El Tribunal General ha dictado sentencia en el Asunto T-358/21, Hotel Cipriani SpA v European Union Intellectual Property Office – Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Sociedade unipessoal, Lda recordando algunas cuestiones relevantes en relación con el concepto de uso efectivo de una determinada subcategoría de productos. En dicha Sentencia, el Tribunal proporciona directrices sobre cómo llevar a cabo la valoración global de todas las pruebas remitidas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, así como los criterios que han de seguirse para determinar la existencia de una subcategoría de productos o servicios independiente, basada en la prueba presentada ante el precitado Organismo.

Comentarios preliminares

El 21 de noviembre de 1997, Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda depositó una solicitud de registro de marca de la Unión Europea que consistía en el signo figurativo CIPRIANI. La solicitud buscaba protección en relación con productos en Clase 29 y 30. El registro de esta solicitud fue concedido el 9 de enero de 2002 bajo el número 000683250.

El 24 de enero de 2019, Hotel Cipriani SpA ejercitó una acción de caducidad por falta de uso frente a la marca de la Unión Europea No. 000683250 CIPRIANI (figurativa) en relación con todos los productos para los que se encontraba registrada.

Tras la aportación de prueba de uso por parte del titular de la marca impugnada, el 16 de junio de 2020, la División de Cancelación emitió una resolución estimando parcialmente la caducidad por falta de uso. Tras ello, solo se mantuvo el registro de la marca en cuestión en relación con “Aceites comestibles” en Clase 29 y “Arroz; Preparaciones a base de cereales, pan; Vinagre” en Clase 30.

El 31 de julio de 2020, Hotel Cipriani SpA interpuso recurso frente a la resolución acordada por la División de Cancelación. Mediante resolución de 27 de abril de 2021, la Sala de Recursos desestimó el recurso.

Hotel Cipriani SpA recurrió la resolución acordada por la Cuarta Sala de Recursos ante el Tribunal General, basándose en cuatro motivos. El primero de ellos estaba relacionado con la valoración de una determinada prueba que había sido presentada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea por el recurrente y no había sido tenida en consideración por un fallo informático del portal eSearch. Los motivos segundo, tercero y cuarto hacían referencia a un supuesto error en la valoración del uso de la marca impugnada.

Decisión del Tribunal

En relación con las alegaciones del recurrente en relación con una supuesta incorrecta valoración de la prueba de uso de la marca impugnada tal y como fue registrada, el Tribunal de Justicia recordó que el uso de una marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual hubiera sido registrada también ha de considerarse uso genuino a efectos de lo dispuesto en el Artículo 18(1) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

En este sentido, el Tribunal acogió la postura adoptada por la Sala de Recursos al considerar que pese a que determinados productos representados en folletos y catálogos comerciales incluían una versión de la marca con ligeras modificaciones, había suficiente prueba de uso que acreditaba que los mismos habían sido comercializados siendo identificados por la marca figurativa tal y como había sido registrada.

El Tribunal también consideró que la prueba de uso aportada por el titular del registro impugnado era suficiente para demostrar que la venta de los productos en cuestión había tenido lugar durante el periodo relevante, de manera frecuente y en cantidades que no podían ser consideradas como meramente simbólicas.

En cuanto a los productos en Clase 30 en cuestión en relación a los cuales se debía demostrar su uso efectivo (“Arroz; Preparaciones hechas a base de cereales, pan; Vinagre”), el recurrente consideraba que el uso efectivo de la marca en cuestión para distintos tipos de pasta, panettone y focaccia no eran suficientes para establecer que había sido usada en relación con la categoría de productos “Preparaciones hechas a base de cereales, pan”, en la medida en que consideraba que “Pasta” constituía una subcategoría independiente de “Preparaciones hechas a base de cereales”.

Tales alegaciones fueron desestimadas por el Tribunal, que haciendo referencia a jurisprudencia ampliamente establecida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, defendió que lo que determinaba si pasta, panettone y focaccia constituían una subcategoría de productos que fuera a ser percibida como una subcategoría independiente de productos, era determinar si en esencia eran distintos, y si tenían distinta finalidad y uso previsto.

Tras efectuar un análisis basado en dichos criterios, el Tribunal mantuvo que era imposible considerar que pasta, panettone y focaccia constituían subcategorías independientes en relación con “Preparaciones a base de cereales”, para las que la marca impugnada se encontraba registrada, dado que la finalidad de todos ellos era ser consumidos por personas para satisfacer sus necesidades nutricionales.

Comentarios

La presente sentencia del Tribunal de Justicia arroja luz sobre la consideración que ha de darse a pequeñas modificaciones efectuadas sobre el signo registrado cuando se usa con unas diferencias que no tienen la capacidad de alterar el carácter distintivo de la marca anterior conforme accedió al Registro. Junto a lo anterior, proporciona información valiosa en cuanto al criterio que ha de seguirse para determinar si determinados productos son susceptibles de constituir una subcategoría independiente de productos o servicios. En concreto, que a efectos de determinar si existe una subcategoría independiente de productos o servicios, esta ha de poder ser percibida por los consumidores como tal, siendo los factores determinantes más relevantes para ello su finalidad y uso previsto.

(Este artículo salió publicado anteriormente en WTR en enero de 2023 como «General Court considers how to establish independent sub-category of goods».)

Sara Navarro Joven, abogada en ELZABURU

Desde que, en 2019, la República de Myanmar anunciase la promulgación de la que será su primera ley de marcas moderna, mucho ha llovido. El país ha vivido una pandemia, está lidiando con una guerra civil aun sin resolverse del todo a la luz de los últimos ataques atroces de estos días, y estamos inmersos en un conflicto bélico de trascendencia mundial. No es de extrañar, por tanto, que la anunciada entrada en vigor de la ley se haya demorado varios años.

El pasado 1 de abril de 2023 el Consejo de Estado de Myanmar emitió la Notificación número 82/2023 por la que se anuncia la entrada en vigor de la nueva Ley. Por tanto, la Ley se encuentra plenamente en vigor desde el 1 de abril de 2023.

En octubre de 2020 se dio apertura a la Primera Fase del nuevo proceso o “Soft Period”, en el que se dio prioridad a aquellos titulares de marcas que contaban ya con una inscripción en virtud de una Declaración de Titularidad (DOO) en la Oficina de Registros de titulares (Office of the Registrar of Deeds). Esos titulares podían presentar una solicitud para preservar sus «derechos de prioridad».

Esta Notificación, de fecha 1 de abril de 2023, abre la Segunda Fase del procedimiento en el que los solicitantes pueden volver a solicitar sus derechos previamente adquiridos, concluir los trámites para ganar la prioridad, pagar las tasas oficiales de presentación cuyo importe ha sido desconocido hasta el momento y nombrar un representante.

Una vez concluya la Segunda Fase, (estimada para finales de abril principios de mayo de 2023) comenzará la Tercera Fase o “Grand Opening” en la que se abrirá el Registro a cualquier interesado que quiera depositar una nueva marca y por la que se le otorgará la fecha de depósito de su solicitud.

Todas las solicitudes serán sometidas a un procedimiento de examen que presumiblemente tomará en torno a 1 año, para finalmente concluir el procedimiento con el pago de la segunda parte de la tasa.

Una vez consolidada la nueva Ley y se haya rodado el procedimiento de registro, es de esperar que Myanmar anuncie su adhesión al Protocolo de Madrid como ya  hicieran en años anteriores sus vecinos asiáticos.

Cristina Arroyo, socia asociada, directora de marcas en el extranjero.

Desde que el Reino Unido dejó la Unión Europea y pese a sus crisis internas y económicas, se mantiene como destino principal para la inversión española. No cabe duda de que sea como fuere, Reino Unido jugó, juega y jugará un papel esencial en el panorama mundial incluso situándose en el ranking de interés económico en un puesto absolutamente destacado.

No es raro pues que el Gobierno español haya estado analizando desde el anuncio de la salida, el impacto que el Brexit ha supuesto para los sectores industriales y las empresas españolas y haya trabajado en posibles ayudas para su establecimiento en el mercado británico y así intentar aplacar el aumento de costes en la actividad exportadora, entre otras dificultades que han emergido.

Los interesados tendrán que solicitar a través del ICEX las ayudas reguladas en el Real Decreto 114/2023, de 21 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones del Programa ICEX-BREXIT de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

Empresas y autónomos perjudicados por el Brexit pueden solicitar y beneficiarse de estas ayudas, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos previstos en el Real Decreto y hayan sido constituidas legalmente en España o sean trabajadores autónomos inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, exportadores o inversores en Reino Unido perjudicados por el Brexit; así como haber superado un procedimiento administrativo regulado en la citada norma y dirigido a la recuperación del gasto. Entre otros condicionantes, se exige, como es lógico, una justificación del menoscabo sufrido por causa del Brexit y la acreditación de la aplicación de la subvención a la finalidad prevista. Todo el procedimiento queda también sometido a un control y supervisión estatal.

Entre los gastos subvencionables encontramos algunas alusiones a la propiedad intelectual e industrial, por ejemplo, los relativos al registro de marcas, patentes, dominios web y denominaciones de origen, costes de adaptación al etiquetado, empaquetado y certificación de los productos y servicios al mercado británico o costes de asesoramiento jurídico y de defensa jurídica de la marca y su homologación. Dichos gastos siempre se entenderán subvencionables en el marco de un proyecto de exportación global.

Una ayuda que no está de más para intentar inflar el pulmón económico de nuestras pequeñas y medianas empresas, en el seno de sus proyectos empresariales de exportación al país británico.

Cristina Arroyo Meneses, Abogada y directora de Marcas en el  Extranjero en ELZABURU

En el BOE del pasado miércoles 15 de febrero aparecía por fin la designación de la Sección 32 de la Audiencia Provincial de Madrid, recién creada, como Sección especializada para conocer en única instancia de los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que agoten la vía administrativa, en materia de propiedad industrial.

También conocerá esta Sección 32, en sustitución de la 28, de los recursos de apelación en materia de propiedad intelectual; propiedad industrial; competencia desleal; publicidad y defensa de la competencia.

La noticia no puede llegar en mejor momento. El pasado 14 de enero entró en vigor el nuevo sistema jurisdiccional por el que se atribuye a la Audiencia Provincial, en “detrimento” de la jurisdicción contencioso-administrativa, el conocimiento de los recursos contra todas las decisiones de la OEPM.

La Audiencia Provincial de Madrid, al coincidir territorialmente con la sede de la OEPM, está llamada a desempeñar un papel “jurisprudencial” esencial con respecto a este nuevo régimen jurisdiccional. Esta Audiencia siempre será competente sin perjuicio de la facultad de elección por el demandante de la Audiencia Provincial correspondiente a su domicilio siempre que se trate de una circunscripción que cuente con Juzgados de lo Mercantil especializados.

Bienvenida sea esta nueva Sección y .. gracias anticipadas!!!!

Maria Cadarso, Asociada en ELZABURU.

El próximo 14 de enero 2023 entrará en vigor una nueva regulación de las acciones de caducidad y nulidad en España conforme a la cual la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) será la competente para entender y resolver las acciones de nulidad y caducidad en relación con registros de marcas y nombres comerciales.

Esta desjudicialización -que deriva de la implementación de la Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas- implica que, a partir del 14 de enero, no se podrán promover ante los Tribunales de la jurisdicción civil este tipo de acciones de nulidad y caducidad, salvo que se formulen en el marco de una acción de infracción, por vía reconvencional.

Otra de las novedades se refiere a que las decisiones de la OEPM que agoten la vía administrativa serán revisables ante los Tribunales de la jurisdicción civil, no solo aquellas que resuelvan las nuevas acciones de nulidad y caducidad, sino también aquellas resoluciones de la OEPM que resuelvan procedimientos de derechos de propiedad industrial, tanto solicitudes como oposiciones, bien sea en relación con marcas, nombres comerciales, diseños o patentes.

Es previsible que esta reforma suponga la simplificación de las acciones y procedimientos, así como un abaratamiento de los costes de los procedimientos.

Para cualquier duda o ampliación de información pueden ponerse en contacto con su contacto habitual o directamente escribiendo un correo electrónico a la dirección: elzaburu@elzaburu.es.

NULIDAD

¿En qué supuestos se podrá iniciar un procedimiento de nulidad?

Puede solicitarse por motivos relativos o por motivos absolutos.

Los motivos relativos que pueden alegarse para instar la nulidad son en esencia los mismos que se pueden invocar en un procedimiento de oposición, en particular, los derechos anteriores reconocidos por la Ley.

Los motivos absolutos, con base en los cuales se puede fundar una acción de nulidad, son los siguientes:

• Que se trate de signos carentes de carácter distintivo, genéricos, descriptivos, habituales, engañosos o contrarios a la Ley, el orden público o las buenas costumbres;

• Que se trate de signos que se compongan exclusivamente de la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del producto o necesaria para obtener un resultado técnico o que dé un valor sustancial al mismo, precisamente por tratarse de creaciones que encajarían más con otras modalidades de propiedad industrial como los diseños, modelos industriales o patentes;

• Que sean signos que contravengan denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y obtenciones vegetales, que gocen de protección según la legislación de la Unión o acuerdos internacionales en los que España sea parte;

• Que los signos reproduzcan o imiten emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales;

• Que se trate de signos que han sido solicitados de mala fe. Entre los factores que se toman en cuenta para apreciar la concurrencia de este requisito se encuentran la identidad o similitud con signos anteriores, el posible conocimiento de un signo anterior, la relación previa con su titular, la falta de intención de utilizar la marca, etc.

La solicitud de nulidad podrá dirigirse contra todos los productos y servicios que distingue el registro impugnado o contra una parte.

¿Cuándo se puede iniciar un procedimiento de nulidad?

En cualquier momento, teniendo en cuenta que la posibilidad de presentar una solicitud de nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde el momento que el solicitante de la nulidad hubiera conocido y tolerado el uso del signo cuya anulación se pretende.

Por su parte, las acciones de nulidad absoluta son imprescriptibles, por lo que se pueden presentar en cualquier momento tras el registro de la marca.

¿En qué casos no podrá iniciarse este procedimiento de nulidad?

No podrá sustentarse un procedimiento de nulidad relativa si:

• Quien pretende iniciarla ha tolerado el uso de la misma durante un periodo de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que la solicitud se hubiese efectuado de mala fe;
• Quien pretende iniciarla ha otorgado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

Por su parte, no podrá iniciarse un procedimiento de nulidad absoluta si:

• El signo carecía de carácter distintivo, era descriptivo, genérico o habitual en la fecha de presentación de la solicitud, pero ha adquirido carácter distintivo para los productos y servicios para los que está registrado antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

¿Quién puede iniciar estos procedimientos de nulidad?

En términos generales, pueden presentar una solicitud de nulidad,

• Cualquier persona física o jurídica legalmente constituida, que se considere perjudicada y tenga capacidad procesal, incluidas -en determinados casos y dependiendo de los derechos que se invoquen-ciertas agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes, así como asociaciones de consumidores o usuarios.
• Los titulares de derechos anteriores reconocidos en la Ley, así como los licenciatarios facultados para ello.

Este procedimiento podrá basarse en uno o más derechos anteriores, siempre que pertenezcan al mismo titular.

¿Qué supone que una marca sea anulada por la OEPM?

Salvo en aquellos casos o circunstancias expresamente previstos en la Ley, se considera que la marca o nombre comercial nunca surtió efectos jurídicos, es decir, como si nunca hubiera existido.

CADUCIDAD

¿En qué supuestos se puede solicitar la caducidad administrativa de una marca o nombre comercial español?

Las causas por la que podrá solicitarse la caducidad de una marca son las siguientes:

• Que, en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca o nombre comercial no hubiere sido objeto de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años;

• Que la marca o nombre comercial se haya convertido, por actividad o inactividad de su titular, en designación usual de los productos o servicios que distingue;

• Que el uso de la marca realizado por su titular o tercero autorizado pueda inducir al consumidor a error, con especial énfasis en aquel error sobre su naturaleza, calidad o procedencia geográfica.

La declaración de caducidad puede ser total o parcial, alcanzado a todos o parte de los productos o servicios que distingue la marca.

¿Es posible iniciar o reanudar el uso de una marca para evitar una caducidad por falta de uso?

Sí, siempre y cuando dicho comienzo o reanudación no se produzca dentro del plazo de los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad y el titular de la marca tuviera conocimiento de que esta solicitud podría ser presentada.

¿Existen causas justificativas de la falta de uso de una marca?

Sí, se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad del titular como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.

¿Desde cuándo produce efectos la declaración de caducidad de una marca?

Por defecto, los efectos de la caducidad se retrotraerán a la fecha de solicitud de la caducidad. No obstante, a instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud de caducidad una fecha anterior en la que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad mencionadas anteriormente.

Cristina Velasco, Asociada Junior en ELZABURU

En el extremo noreste de Centroamérica se encuentra Belice, pequeño país perteneciente a la Commonwealth que mantiene el inglés como idioma oficial.

Belice acaba de anunciar que formará parte del Sistema de Madrid a partir del 24 de febrero de 2023. Este pequeño país centroamericano hará el país número 129 del Sistema al que ya pertenecen otros países del continente americano como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, México, Colombia, Jamaica, Samoa, Trinidad & Tobago, Antigua & Barbuda, Cuba y las Antiguas Antillas Holandesas.

Un país caribeño, con una economía que bebe fundamentalmente de la agricultura (azúcar y banana principalmente) y de un turismo creciente gracias a su paradisiaco enclave, aunque no totalmente exento de una cierta conflictividad precisamente por su ubicación estratégica. Cuenta con una importante producción de mineral y petróleo.

Palapa al atarceder al final de un muelle en Placencia, Belice

Sea como fuere, se trata de una jurisdicción relevante para nuestros clientes españoles que suelen incluirlo en sus planes de protección marcaria.

Hay algunas incógnitas que giran en torno a su incorporación al Sistema de Madrid. La primera cuestión para tener en cuenta es el idioma. La segunda es la armonización de los requisitos locales de declaración de uso o no uso que requiere la ley nacional. Es de suponer que seguirá siendo necesario cumplir con las formalidades locales pese a optar por una vía de protección internacional. En cualquier caso, demos tiempo a que se oficialice la entrada en vigor y con la práctica iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, como pasa siempre.

Cristina Arroyo, Directora de marcas en el extranjero de ELZABURU

[Antecedentes]

En julio de 2012, Dongfang Mingri (Jinjiang) Import & Export Co. («Dongfang Mingri») presentó una solicitud de registro de marca denominativa en caracteres chinos «奔富酒园» (en inglés: BEN FU WINERY, n.º 11157214), que fue concedida en diciembre de 2015, entre otros, designando productos como «vino, brandy» en clase 33. Después del registro, Dongfang Mingri comenzó a utilizar la marca para productos vinícolas en el mercado chino.

Southcorp Brands Pty Limited (una filial de Treasury Wine Estates, «Southcorp») presentó una solicitud de nulidad del registro de la marca impugnada «奔富酒园» en marzo de 2016, basándose en que la marca impugnada era similar a un signo («奔富» (pronunciado como: BEN FU)) que ya había sido utilizado por algunos distribuidores de Southcorp y que gozaba de una influencia sustancial, además de que el titular de la marca impugnada había registrado un gran número de marcas que eran reproducción, imitación o traducción de marcas conocidas de terceros, lo que era contrario al principio de buena fe.

La Junta de Revisión y Adjudicación de Marcas decidió invalidar el registro de la marca impugnada, estableciendo que había una intención obvia de aprovechamiento injusto de la reputación de marcas renombradas, competencia desleal y búsqueda de beneficios ilegales, violando el principio de buena fe, perturbando el buen orden de la gestión del registro de marcas y la competencia leal y ordenada del mercado. Se consideró que las actividades de Dongfang Mingri constituyeron «Adquisición de registro por otros medios indebidos«, como queda establecido en el Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014 (igual en la Enmienda de la Ley de Marcas de 2019).

El Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín rechazó la apelación de Dongfang Mingri, que fue devuelta por el Tribunal Superior de Pekín.

El caso pasa finalmente al Tribunal Supremo de la R.P.C.

[Decisión]

El Tribunal Supremo, en primer lugar, resumió la cuestión clave del caso, que consistía en determinar si la marca impugnada «奔富酒园» fue registrada por otros medios indebidos como los prohibidos en el Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014.

Al principio, el Tribunal confirmó que el elemento más relevante de la marca impugnada son los dos primeros caracteres chinos «奔富 (BEN FU)», la combinación de los dos caracteres chinos restantes «酒园» significa bodega, que sólo puede tratarse como una descripción común en el área industrial pertinente.

Southcorp aportó pruebas suficientes para respaldar su argumento de que el signo «奔富» fue utilizado por primera vez por algunos distribuidores de Southcorp en la década de 1990 para referirse a la marca de vino «Penfolds», un producto de Southcorp. Y, desde la perspectiva del público pertinente, desde mucho antes de la presentación de la solicitud de marca impugnada, los caracteres chinos «奔富 (BEN FU)» se han considerado una transliteración de «Penfolds» y, por tanto, crearon un sólido vínculo con él.

Antes del caso que nos ocupa, había habido muchos conflictos de infracción de marcas y competencia desleal entre Southcorp y Dongfang Mingri. En sentencias anteriores se afirmaba que Dongfang Mingri y sus filiales habían engañado intencionadamente al público utilizando los artículos de presentación del producto vinícola «Penfolds» en los medios de comunicación, lo que constituía competencia desleal, así como una infracción de la marca registrada «PENFOLDS».

En relación con el análisis anterior, el Tribunal concluyó que, al presentar la solicitud de registro de la marca impugnada «奔富酒园», Dongfang Mingri tiene la intención de aferrarse a la reputación del fabricante de vinos «Penfolds» y de obtener una ventaja desleal de éste.

Además, el Tribunal consideró que el hecho de que Dongfang Mingri y sus filiales hayan registrado un gran número (más de 250) de marcas copiadas a otras marcas reputadas, como «宾利 (BIN LI, transliteración de BENTLEY)», designando productos y servicios en las clases 33 y 35, es demasiado sobre lo necesario para un negocio normal.

[Comentarios]

Desde la presentación de la solicitud de nulidad del registro de la marca hasta la obtención de la sentencia de nulidad, este caso ha llegado a su fin después de seis años.

En el procedimiento de apelación ante el Tribunal Superior de Pekín, la decisión de la TRAB y la sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín de invalidar la marca impugnada, entre otras cosas, se basaba en el hecho de que la marca impugnada había sido usada en el comercio por el propietario después del registro.

En contra de la opinión del Tribunal Superior de Pekín, el Tribunal Supremo aclaró el concepto «adquirir el registro por medios fraudulentos u otros medios indebidos» del Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014 (no hay cambios en la Enmienda de la Ley de Marcas de 2019), considerando que debe interpretarse como el medio que se había tomado al presentar la solicitud de registro, y no el propósito para el registro, que de por sí es indebido.

Por lo tanto, el hecho de que la marca impugnada se haya puesto en uso, independientemente del nivel de inversión publicitaria o de la eficacia de la publicidad, después del registro, no puede invalidar el carácter «indebido» de los medios que se adoptaron para adquirir el registro, y por lo tanto, no puede justificar el registro de la marca.

De la Sentencia se desprende la tendencia del Tribunal a proteger las buenas prácticas en el registro de marcas, de un modo coherente con la CNIPA, que sigue combatiendo duramente el registro malicioso de marcas en los últimos años.

Autor: Dan Liu

En una reciente sentencia dictada en el asunto T-355/21, el Tribunal General de la UE confirma la denegación de la marca figurativa Polo Club Düsseldorf Est. 1976 para productos de las clases 18 y 25 por ser incompatible con la marca española anterior POLO CLUB (fig) para los mismos productos. En la sentencia, el Tribunal General hace un interesante repaso de los criterios judiciales sobre la comparación de marcas, en base a los cuales confirma la conclusión de la EUIPO de que la nueva marca daba lugar a un riesgo de confusión con la marca prioritaria entre los consumidores españoles.

En su recurso contra las resoluciones de la EUIPO, la demandante alegó, en esencia, que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto ya que, por un lado, dichas marcas presentan un bajo grado de similitud global y, por otro, la marca anterior POLO CLUB (fig) carece de carácter distintivo o tiene un carácter distintivo débil. La EUIPO consideró que los productos controvertidos eran idénticos o muy similares. Las partes no discuten esta apreciación, por lo que los términos del debate se centran en la comparación entre las marcas desde la perspectiva del consumidor español.

Decisión del Tribunal General

En respuesta a las alegaciones de la demandante, el Tribunal General señala que la apreciación de la similitud entre dos marcas supone algo más que tomar sólo un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Por el contrario, la comparación debe realizarse examinando cada una de las marcas en cuestión en su conjunto, lo que no significa que la impresión de conjunto producida en el público pertinente por una marca compuesta no pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

En el presente caso, los términos «polo club» son a la vez dominantes y los elementos más distintivos de cada una de las marcas controvertidas. Estas palabras «polo club» son más distintivas que los elementos figurativos que componen las marcas controvertidas. Además, los únicos elementos denominativos de la marca anterior están íntegramente incluidos en la marca solicitada, mientras que los demás elementos denominativos que la componen, a saber, las palabras «Düsseldorf» y «est. 1976», se consideran de carácter secundario.

Como conclusión de la comparación, el Tribunal de Primera Instancia considera que las marcas controvertidas presentan, desde el punto de vista visual, un grado de similitud al menos bajo, desde el punto de vista fonético, un grado de similitud al menos medio y, desde el punto de vista conceptual, un grado de similitud elevado. En estas circunstancias, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, las similitudes entre las marcas controvertidas, en particular, desde el punto de vista fonético y conceptual, no pueden verse compensadas por la existencia de diferencias visuales.  Por todas estas razones, la Sala de Recurso consideró correctamente que existía un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca de la UE.

Comentario

Desde mi punto de vista, como consumidor español, considero que la conclusión del Tribunal y antes la de la EUIPO es correcta. Sin embargo, hubiera sido interesante ver la valoración del tribunal si el público relevante hubiera sido, por ejemplo, el de los consumidores británicos, antes del Brexit.

En otro orden de cosas, este caso muestra la multitud de elementos, circunstancias e incluso sensibilidades que influyen en la conclusión sobre la posible existencia de riesgo de confusión entre marcas y puede hacernos reflexionar sobre si sería posible que este tipo de casos se resolvieran exclusivamente usando herramientas basadas en inteligencia artificial en un futuro más o menos próximo.

Autor: José Ignacio San Martín

Este articulo apareció por primera vez en WTR Daily, parte de World Tradmark Review, en (Junio/2022). Para mas información visitar: www.worldtrademarkreview.com.

• La EUIPO rechazó la oposición de Laboratorios ERN contra el registro de APIAL en las clases 3, 4 y 5, basándose en la marca anterior APIRETAL en la clase 5.
• El Tribunal acordó que había un bajo grado de similitud entre los signos, y ninguna similitud o un bajo grado de similitud entre los productos.
• Los estudios de mercado y los certificados que datan de 2010 y una decisión que reconoce la reputación de la marca que data de 2015 no tenían valor probatorio.

El 12 de marzo de 2022, en el asunto T-315/21, el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por la empresa farmacéutica española Laboratorios ERN, titular de la marca APIRETAL, contra la desestimación de su oposición a la solicitud de APIAL presentada por la empresa alemana Nordesta GmbH para productos de las clases 3, 4 y 5.

Antecedentes

La oposición se basaba en dos motivos:

• riesgo de confusión; y
• la marca solicitada se aprovecharía indebidamente de la reputación de la marca anterior o la perjudicaría.

La División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición por considerar que:

1. no existía riesgo de confusión; y
2. el oponente no había demostrado la notoriedad de su marca.

En esta fase, se había probado el uso efectivo de la marca anterior para «productos farmacéuticos antipiréticos».

En apelación, la Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la ausencia de similitud entre los productos de las clases 3 y 4. Sin embargo, se encontró un bajo grado de similitud entre los productos cubiertos por la solicitud de la clase 5 («productos farmacéuticos para el cuidado de la piel; suplementos nutricionales») y los productos del oponente («productos farmacéuticos antipiréticos»). Se rechazó la alegación del oponente de que estos últimos son una subcategoría de los «productos farmacéuticos» más generales.

El recurso ante el Tribunal General tenía por objeto refutar las alegaciones de la Sala de Recurso en la medida en que el oponente consideraba que existía un riesgo de confusión y que la notoriedad de la marca anterior había quedado acreditada.

Riesgo de confusión

La Sala de Recurso, tras realizar una comparación exhaustiva de los productos, concluyó que no existía similitud entre los productos protegidos por la marca anterior y los reivindicados en las clases 3 y 4; no tenían el mismo destino o naturaleza y no eran complementarios, a pesar de que algunos de ellos compartían los mismos canales de distribución.

En cuanto a los productos de la clase 5, concluyó que tenían un bajo grado de similitud, ya que se utilizaban de forma diferente y no son complementarios ni compiten entre sí. Cabe destacar que el nivel de atención de los consumidores será más alto para este tipo de productos, especialmente para los productos de prescripción o los que requieren la intervención de un profesional médico.

Ambas marcas compartían elementos fonéticos y visuales, sílabas idénticas y un principio y un final idénticos. A pesar de estas similitudes, la Sala de Recurso consideró que la diferencia de tres letras y la diferente longitud daban lugar a un bajo grado de similitud. El Tribunal General estuvo de acuerdo.

Reputación de la marca APIRETAL

El Tribunal rechazó como inadmisibles un estudio de mercado y una declaración jurada del director general que eran anteriores a la fecha en que el recurso de casación ante el Tribunal General. Este rechazo se basó en el artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que no permite modificar el objeto del litigio mediante nuevas pruebas.

En cuanto a las pruebas presentadas para demostrar la reputación de APIRETAL que fueron desestimadas por la Sala de Recurso, el tribunal acordó que los estudios de mercado y los certificados que databan de 2010 y una decisión de la oficina de marcas que reconocía la reputación de la marca que data de 2015 no tenían valor probatorio. La fecha relevante para probar la reputación era el 20 de septiembre de 2018.

Comentarios

De la sentencia del Tribunal General se pueden extraer algunas conclusiones importantes en relación con diversos aspectos de la oposición:

• Es fundamental que cualquier prueba o alegación se presente en el momento procesal adecuado dentro del procedimiento de oposición, salvo en casos excepcionales.
• Incluso cuando los productos están comprendidos en la misma clase de la Clasificación de Niza, pueden considerarse diferentes si no comparten el mismo destino, no son complementarios o tienen un método de uso diferente. Esto descartaría un riesgo de confusión.
• La prueba del renombre no dura para siempre. El periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de la solicitud de marca y las pruebas que apoyan la reputación de la marca opositora no puede prolongarse. El renombre de una marca anterior debe tener vigencia en la fecha de presentación de la solicitud.

Este artículo fue originalmente publicado en World Trademark Review -WTR en inglés el 28 de marzo de 2022.

Por Paloma Querol 

El 4 de abril de 2022, el gobierno de Chile depositó su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid con el que los titulares podrán optar por el registro internacional de marcas para internacionalizar sus derechos.

Chile, uno de los países económica y políticamente más estables y sólidos del continente, inmenso y rico en recursos naturales, a partir de este momento abre la puerta a que sus titulares se aprovechen de las ventajas de los procedimientos administrados por OMPI.

El país cuenta con una fuerte capacidad de explotación de materias primas, entre las que cabe destacar la pesca, minería y metales – en especial el cobre- agricultura y ganadería. Sin embargo, entre los sectores que ocupan la gran parte de la importación del extranjero destacan el petróleo y sus derivados, maquinaria industrial y vehículos sin olvidarnos de “turistas” – muchos europeos- que cada año visitan la diversidad natural que ofrece tan extenso y rico país. Resulta un país atractivo para la inversión extranjera y en especial la norteamericana y europea.

Con la adhesión de Chile al Sistema de Madrid, que entrará en vigor el próximo 4 de julio de 2022, será posible incluir este país entre los ya más de 128 países del mundo.

Parece indudable que el futuro pasará por una gran extensión de los derechos de marca a través del Sistema de Madrid en la que poder incluir cada vez más y más Partes Contratantes. Con ello, sin duda se facilitarán los trámites administrativos mas burocráticos, pero a la vez se sofistica la gestión de las marcas. Pues no por el hecho de usar un sistema ágil en determinados trámites y partes del proceso, se puede desatender el cumplimiento de todas las exigencias legales de organismos y legislaciones locales.

Por Cristina Arroyo.