El sistema conocido como “Patente Europea con Efecto Unitario” (o “Patente Unitaria”, como se le denomina coloquialmente), se prevé que se hará realidad en el primer semestre de 2023.

Este sistema consta de dos Reglamentos de la Unión Europea (EU 1257/2012 y EU 1260/2012), que definen:

• la creación de una patente europea con efecto unitario para todos los países participantes, y
• un Acuerdo Internacional por el que se crea un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que tendrá jurisdicción exclusiva para litigar estas nuevas patentes unitarias.

En la actualidad, este sistema se encuentra en la denominada fase de aplicación provisional, en la que se están llevando a cabo los preparativos prácticos necesarios (instalación de las sedes del TUP, desarrollo de sistemas, contratación de jueces, etc) para la puesta en marcha de este nuevo tribunal, que tendrá como sedes principales París y Múnich, además de sedes locales en los países participantes del TUP.

De acuerdo con este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas que lo deseen podrán solicitar que su patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes (EPO) tenga efecto unitario en todos los países que en ese momento sean participantes del sistema. Esto significa que la patente europea se considerará en esos países como una patente única para todos ellos. Una de las consecuencias más inmediatas de este sistema es que, si se opta por la vía unitaria, para los países participantes ya no será necesario proceder con las denominadas validaciones nacionales. Sin embargo, si no se desea que la patente europea concedida tenga efecto unitario, seguirá siendo posible validar en esos países por la vía nacional como hasta ahora. Además, seguirá siendo necesario validar en los países no adheridos al sistema, tales como España, Reino Unido, Suiza, Noruega, Polonia, Islandia o Turquía, entre otros.

Para poder beneficiarse de este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas podrán solicitar el efecto unitario en el plazo improrrogable de 1 mes a partir de la concesión de la patente por parte de la EPO. Esta solicitud deberá ir acompañada de la traducción de la patente europea concedida al inglés, si la patente europea fue concedida en francés o alemán, o a uno cualquiera de los idiomas oficiales de la UE, incluido el español, si la patente europea fue concedida en inglés, y no conlleva el pago de ninguna tasa oficial.

A día de hoy, los países que han ratificado ya el sistema y que por tanto serán los países que entrarán dentro del sistema de la patente unitaria cuando entre en vigor son: Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia, mientras que se encuentra en proceso de ratificación en: Chipre, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Irlanda, República Checa y Rumanía. España no se ha adherido a este sistema, si bien los solicitantes españoles de patentes europeas podrán beneficiarse del mismo, al igual que lo podrán hacer los de cualquier otro país del mundo.

A la hora de elegir si conviene o no el efecto unitario para una patente europea concedida, es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Ventajas del efecto unitario:

• La patente se mantendrá en vigor en todos los países adheridos al sistema mediante un único pago de una cuota de mantenimiento anual a la EPO, que cubrirá todos los países adheridos al sistema, y por tanto no será necesario pagar tasas de mantenimiento individuales en cada uno de ellos.
• Será posible litigar contra posibles infractores de la patente en los distintos países adheridos al sistema mediante un único pleito de infracción presentado ante el TUP.
• Se prevé una compensación de gastos de traducción de 500 € para aquellas patentes europeas para las que se solicite efecto unitario y que fueran originalmente presentadas por pequeñas o medianas empresas, ONGs, etc. en un idioma distinto del inglés, francés o alemán.

Desventajas del efecto unitario:

• La patente unitaria estará sujeta a acciones de invalidación centralizadas ante el TUP, que en caso de éxito invalidarán automáticamente la patente unitaria en todos y cada uno de los países adheridos al sistema. Esta acción de invalidación podrá presentarse a lo largo de toda la vida de la patente unitaria.
• No será posible abandonar la protección en países individuales mediante la omisión del pago de las anualidades correspondientes en los países que ya no interesen, como se puede hacer ahora mismo en el caso de las patentes sometidas al sistema de validaciones nacionales. En caso de falta de pago de la cuota de mantenimiento de la patente unitaria, ésta quedará abandonada en todos los países adheridos al sistema.
• La cuota de mantenimiento anual de la patente unitaria es relativamente elevada y equivale a aproximadamente 4-5 cuotas de mantenimiento anuales de países individuales de la UE tales como Francia o Alemania. Por tanto, si se desea protección en 3 países o menos del sistema, la patente unitaria generalmente tendrá un mayor coste de mantenimiento respecto al sistema de validaciones nacionales.

El sistema de la patente unitaria entrará en vigor el primer día del 4º mes desde el momento en que Alemania deposite su instrumento de ratificación ante el Consejo de la UE, lo que dará inicio al período de tiempo denominado “sunrise period”. En estos momentos está previsto que el “sunrise period” comience el día 1 de marzo de 2023, y la entrada en vigor del Tratado, el día 1 de junio de 2023. Desde el 1 de enero de 2023, aquellos titulares de solicitudes de patente europeas cercanas a concederse podrán, o bien retrasar la concesión para llegar a tiempo de solicitar el efecto unitario en cuanto el sistema empiece a funcionar, o bien realizar la petición de efecto unitario de manera anticipada.

Finalmente, una cuestión muy importante, para la cual los titulares de las patentes europeas actualmente concedidas deben tomar una decisión de manera inmediata: la jurisdicción exclusiva del TUP aplicará, desde el primer día de su entrada en vigor, a todas las patentes europeas para las que se solicite efecto unitario, pero también, por defecto, a las patentes europeas ya existentes, concedidas por la EPO con anterioridad a la entrada en vigor del sistema. Esto significa que estas patentes ya concedidas podrían sufrir una acción de invalidación ante el TUP nada más entrar en vigor el sistema. De ocurrir esto, la patente europea podría quedar invalidada en todos aquellos países adheridos al sistema donde se encuentre en vigor.

Para evitar que esto ocurra, los titulares de patentes europeas ya concedidas que tengan su patente en vigor en alguno de los países participantes del sistema tendrán la posibilidad de presentar, durante el “sunrise period”, una petición de “opt-out” de su(s) patente(s) de la jurisdicción del TUP, que implica lo siguiente:

• Si se solicita dicho “opt-out”, la(s) patente(s) afectadas ya no caerán dentro de la jurisdicción del TUP, sino que lo seguirán haciendo ante los tribunales nacionales de cada país y por tanto se litigarán ante los mismos, como hasta ahora.
• Por el contrario, en ausencia de petición de “opt-out”, las patentes europeas concedidas caerán dentro de la jurisdicción del TUP y podrán ser invalidadas en todos los países adheridos al sistema mediante una única acción de invalidación presentada ante dicho Tribunal.

En consecuencia, los titulares de patentes europeas concedidas hasta la fecha deben decidir ya si desean solicitar el “opt-out” para las mismas, con objeto de poder preparar la presentación de la petición de “opt-out” dentro de los tres meses que se prevé que durará el “sunrise period”.

Como es lógico, no es posible dar un consejo general que aplique a todos y cada uno de los casos, que tendrán que ser estudiados uno por uno, sopesando ventajas e inconvenientes para cada caso en particular, y tomando en consideración para ello tanto el punto de vista económico como el comercial y el estratégico. Para este fin, ELZABURU dispone de profesionales con la cualificación requerida para representar a nuestros clientes ante el Tribunal Unificado de Patentes y que podrán asesorarles. Para más información, le rogamos contacte con su contacto habitual en ELZABURU, o bien dirijan sus cuestiones a la dirección patenteunitaria@elzaburu.es

ELZABURU S.L.P.

Un tribunal alemán ha prohibido la venta y producción en Alemania de coches de Ford capaces de establecer conexión a Internet como parte de una demanda por la infracción de patentes de tecnología inalámbrica. La sentencia además establece la retirada y destrucción de los vehículos presentes en los concesionarios de Ford. La sentencia puede recurrirse todavía.

Conflicto de patentes entre fabricantes y proveedores

La patente EP2294737B1, cuyo titular actual es IPBridge, protege una tecnología para un indicador de calidad de canal y es esencial para el estándar móvil LTE. Los jueces han dictaminado que el módulo de conectividad FordPass-Connect, que conecta el coche con los smartphones, infringe la patente.

La sentencia refleja la creciente tensión entre los fabricantes de automóviles y las empresas tecnológicas que quieren que estos paguen derechos por las tecnologías utilizadas en los sistemas de navegación, las comunicaciones de los vehículos y los coches de conducción autónoma.

Ford también se enfrenta a demandas relativas a automóviles conectados en Estados Unidos e Italia.

La industria automovilística y las patentes de comunicación móvil

IP Bridge ya había demandado previamente en Alemania a Volkswagen por la misma patente. El fabricante alemán decidió, antes de que el tribunal emitiera la correspondiente sentencia, pagar por los derechos de uso de una licencia Avanci que incluye también patentes de más propietarios. Otros fabricantes, como es el caso de General Motors y Tesla, han decidido adquirir la mencionada licencia antes de recibir una demanda.

Las demandas contra Ford se enmarcan en una serie de juicios sobre coches conectados contra la industria automovilística. En los últimos años, el grupo Avanci y otros titulares de patentes se habían centrado en los fabricantes de automóviles alemanes, como BMW, Daimler o el anteriormente mencionado Volkswagen, así como en sus proveedores. Por ejemplo, Nokia, demandó a Daimler por esta misma circunstancia. BMW, Daimler y Volkswagen finalmente decidieron firmar un acuerdo de licencia con Avanci.

Autor: Ruth Sánchez

La Inteligencia Artificial (IA) está cambiando el mundo en que vivimos. La capacidad de los algoritmos de inteligencia artificial para analizar ingentes cantidades de datos, relacionarlos, sacar conclusiones e incluso resolver tareas específicas, combinando los conocimientos adquiridos en el análisis de datos, está dando lugar a la aparición de aplicaciones informáticas y/o dispositivos que resuelven tareas hasta hace poco inasumibles o que incluso ni tan siquiera se habían planteado.

La IA ya está presente en todos los campos

La Inteligencia Artificial está presente en campos como la Medicina, ayudando en el análisis, diagnóstico y predicción de enfermedades, así como en el desarrollo de nuevos medicamentos; en la Ciencia Ambiental, permitiendo analizar datos meteorológicos y/o ambientales sobre ecosistemas, permitiendo prevenir o actuar frente a plagas, incendios, inundaciones, etc.; o en el análisis de comportamientos humanos tales como el tráfico en las carreteras, permitiendo aportar soluciones a la congestión en los grandes núcleos de población.

Esta realidad está afectando también a la Propiedad Industrial. Cada vez es más frecuente que haya empresas que soliciten protección mediante patente por invenciones que han sido desarrolladas por una aplicación de Inteligencia Artificial. Esto supone un reto para la mayor parte de legislaciones de patentes en el mundo, las cuales suelen determinar que la patente es un derecho que se le reconoce a un inventor humano, premiando su esfuerzo y otorgándole un periodo de exclusividad para la explotación de aquello que es fruto de su trabajo y su conocimiento. 

¿Cómo actuar cuando el inventor no es humano?

Muchas oficinas nacionales de patentes y tribunales de muchos países se están viendo en la tesitura de tener que decidir acerca de la admisión de patentes referidas a invenciones que no han sido desarrolladas por una mente humana. En la inmensa mayoría de los casos, las decisiones adoptadas por dichos órganos van en la dirección de rechazar dichas patentes.

Aparte de la cuestión acerca de si las legislaciones nacionales e internacionales actuales permiten o no la protección de invenciones desarrolladas mediante IA, este tema suscita implicaciones filosófico prácticas acerca de si debe concederse o no una patente por una invención obtenida por una máquina.

Por ejemplo: ¿Cómo puede una mente humana (la de un examinador de una oficina de patentes) valorar el criterio de Actividad Inventiva exigido a una invención (“no obviedad” de la invención), cuando “quien” la ha inventado es un ente que tiene absoluto conocimiento de todos los datos publicados en el mundo y a lo largo de toda la historia acerca de dicha materia y con una capacidad de relacionar dichos datos que excede la de cualquier mente humana?

La necesidad de actualizar las legislaciones

Sea como fuere, parece necesario abordar el tema de las invenciones creadas por sistemas de Inteligencia Artificial, y que los distintos países adapten sus legislaciones en materia de Propiedad Industrial para permitir siquiera un cierto grado de protección para estos desarrollos. De lo contrario, se podría desincentivar la actividad de aquellas empresas tecnológicas que, ayudadas de dichos sistemas, buscan aportar soluciones técnicas que mejoren la vida de las personas.

¿Es necesario adaptar los reglamentos de las actuales leyes de patentes para que introduzcan criterios específicos para este tipo de invenciones? ¿Sería mejor establecer una nueva tipología de protección de Propiedad Intelectual para encauzar la protección de estos inventos? En todo caso, parece necesario abordar el tema desde un punto de vista conjunto por todos aquellos países suscritos a tratados internacionales en materia de protección de la Propiedad Industrial, a fin de armonizar los criterios a seguir con este tipo de invenciones.

Autor: Juan Bosco de la Vega Churruca

Una particularidad de la Oficina Europea de Patentes con respecto al resto de las IP5 es el requisito de adaptar la descripción de una solicitud de patente a las reivindicaciones como paso previo a la concesión de la patente.

Si bien este requisito se lleva exigiendo desde hace varios años, las exigencias del mismo han variado con el tiempo y con cada solicitud de patente.

La Oficina Europea de Patentes lleva un tiempo trabajando en la armonización de estas exigencias.

Adaptación de la descripción a las reivindicaciones

La base legal de este requisito se encuentra en el Art.84 EPC: “The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description”.

Si bien el EPC no indica claramente el alcance de este soporte, a día de hoy, tal y como se refleja en las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, este soporte implica eliminar inconsistencias entre la descripción y las reivindicaciones.

Esta interpretación es apoyada por varias decisiones recientes de BoA como T1024/18 y T121/20; si bien recientemente han aparecido decisiones, T1989/18 y T1444/20, que se podrían considerar opuestas a la práctica actual.

Problemáticas de adaptar la descripción de una solicitud de patente

La necesidad de la adaptación de la descripción se deriva del interés en definir lo mejor posible el ámbito de protección que confiere una patente con la finalidad de disminuir la incertidumbre de terceros.

Esta mayor certidumbre no está libre de potenciales problemáticas para el titular de la patente, tales como:

• Adición de materia, infringiendo el Art.123(2) EPC.
• Limitación excesiva del ámbito de protección, por ejemplo, causando una renuncia a equivalentes de la materia reivindicada.
• Renuncia a “fallback positions”.
• Aumento del coste de la tramitación, tanto mayor cuanto más larga es la descripción.
• Riesgo de realizar adaptaciones precipitadas en los procedimientos orales.

Cómo minimizar las problemáticas de la adaptación de la descripción

Si bien hay varias alternativas para minimizar estas problemáticas potenciales, quizás la más cost-efficient para la tramitación implique:

• Excluir/Eliminar únicamente lo estrictamente necesario, pues la práctica de la EPO en otros casos es dar el beneficio de la duda al solicitante.
• Decidir para cada caso si excluir o eliminar, teniendo en cuenta cómo puede afectar al ámbito de la protección y si puede causar adición de materia. Si causa alguna de estas problemáticas, es probable que se puedan presentar buenos argumentos para evitar la exclusión/eliminación.
• Preparar potenciales adaptaciones con antelación al procedimiento oral.

Existen otras alternativas más arriesgadas como, por ejemplo, alargar la tramitación esperando que la práctica de la EPO cambie a medio/largo plazo o elevar la solicitud de patente al BoA esperando que el BoA no exija tal adaptación de la descripción.

Si bien este artículo se ha centrado en el punto de vista del titular de la patente, desde el punto de vista de un contrario esta adaptación abre la posibilidad de realizar nuevos ataques como, por ejemplo, de adición de materia según el Art.123(2) EPC o de presentar observaciones de terceros para forzar adaptaciones más arriesgadas.

Autor: Javier Polop

Los juzgados españoles dedican mucho tiempo a los “traslados”. Así, cuando el demandado por infracción de patentes presenta una reconvención de validez, el juzgado debe dar traslado al demandante. Este traslado es de vital importancia porque pone en marcha el plazo de dos meses para contestar a la reconvención. Sin embargo, se trata de un traslado simbólico porque el demandante ya tiene el escrito en su poder gracias al «traslado entre procuradores». ¿No sería más lógico que se iniciara el plazo desde ese traslado anterior? Práctico, pero una afrenta inmediata al principio de que el proceso deber ser impulsado y controlado por el juzgado. La solución es sencilla. En un momento posterior, el juzgado dicta una resolución efectuando un «traslado» simbólico y dando comienzo al plazo.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando la Ley de Patentes de 2015 permitió al titular de la patente presentar una solicitud de limitación de la patente en respuesta a la reconvención. Aunque esto siempre había sido posible en virtud del artículo 138.3 del CPE, carecía de un cauce procesal específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que había dado lugar a cierta improvisación por parte de los tribunales. El artículo 120 de la nueva Ley cambió todo esto especificando que la solicitud de limitación debía presentarse con la contestación a la reconvención y fijando un plazo de dos meses para responder. Como de costumbre, el juzgado debía «dar traslado» de la solicitud al demandado reconviniente, cuyo plazo para responder comenzaba, sin embargo, a partir de la «recepción» de la solicitud. Esto dio lugar a una serie de artículos académicos que sostenían que el comienzo de este nuevo plazo no sería desde el «traslado» del juzgado, sino mucho antes, desde el momento del traslado entre procuradores.

En el auto de 11 de febrero pasado, el Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Barcelona resuelve esta cuestión a favor del traslado judicial: «Cualquier otra interpretación de las propuestas supondría dejar en manos de una de las partes el inicio del cómputo de plazos procesales, el impulso del proceso, amén de vaciar de contenido la previsión establecida en el primer párrafo del precepto. Llevado al absurdo: si el inicio del cómputo del plazo fuera desde el momento de la recepción de la solicitud –  traslado entre procuradores, entre las mismas partes, se entiende -, ¿para qué está previsto el traslado por el Juez o Tribunal?». Pues el artículo 120.5 «en ningún caso, autoriza a soslayar o relegar el impulso del proceso, el control de los tiempos y su cómputo por parte del órgano judicial«.

Autor: Colm Ahern

La verdadera pregunta sería ¿por qué ahora estamos tan obsesionados con la transformación, sobre todo la digital, y por qué en todos los foros de innovación nos animan a buscar la disrupción permanentemente? Es reiterativo y poco realista.

Las compañías -bueno, las personas que trabajamos en ellas- intentamos adaptarnos a los cambios con mejor o peor actitud; pero a veces nos parece que si no se siguen las tendencias del sector o de las nuevas tecnologías, ocurre lo mismo que en el mundo de la moda, te quedas obsoleto.

A la hora de desarrollar este artículo, en ningún momento mi intención ha sido buscar la reflexión, ni otorgar trascendencia más allá de la que cada lector pueda sacar de su lectura, sino encontrar un enfoque útil y práctico en este universo rico de opiniones contradictorias.

Desde mi modesto punto de vista, lo que está pasando ahora es una revisión de conceptos en casi todos los aspectos empresariales ayudados por metodologías y herramientas tecnológicas más sofisticadas.

Hay líneas de pensamiento que afirman que en situaciones extremas se producen grandes transformaciones en las personas, y seguramente tengan razón; pero mi hipótesis se basa en que esto es verdad si esas personas internamente están predispuestas a transformarse. Lo mismo ocurre en las empresas; pero no ahora, sino desde siempre.

Es el sentido común lleno de honestidad y realidad el que debería guiar a las organizaciones privadas y públicas a conseguir sus objetivos y sostenibilidad para garantizar su continuidad.

Dicho esto, deseo compartir algunos tips empresariales “cero originales” pero importantes y necesarios, a modo de revisión para que los profesionales, dentro de la complejidad en la que estamos inmersos, puedan visualizar algún nuevo proyecto profesional con cierto grado de innovación o disrupción, por qué no, en su entorno:

• Back to the basics. Revisar los parámetros clásicos de gestión.
  • Búsqueda de la eficiencia en las áreas productivas.
  • Toma de decisiones con información segura, basada en datos y con las herramientas adecuadas.
  • Revisión de procesos esenciales.
  • Automatización y robotización de áreas para reducir riesgos y costes.
  • Potenciación de la omnicanalidad.
  • Retención y gestión del talento híbrido.
• Aunar Propósito y Profit, gracias a la Innovación.
• Crear redes de ecosistemas, que aúnen fuerzas para un fin común, dando respuesta a los nuevos cambios de paradigmas empresariales.
• Crear plataformas tecnológicas industriales, con simbiosis entre la gran y pequeña empresa, para permitir el escalado de los nuevos modelos de negocio.
• Orientar Consumo, Inversión y Ahorro a productos y servicios responsables.
• El cliente recupera soberanía, es el principal agente de cambio y espera mayor implicación de los partners en su negocio.
• El cliente exigirá propuestas aglutinadoras de servicios profesionales que resuelvan las necesidades empresariales en cada momento. Esto implicará:

“THINK OUT OF THE BOX”

• El papel transformador de los profesionales en las empresas de servicios será más relevante que el de la tecnología.
• Legitimidad y conciencia social aportando respuestas a problemas de la sociedad, más allá del núcleo de acción de la compañía. Son los “Proyectos Socialmente Responsables” (PSR), que generan valor e impacto social positivo en:
  • Ciencia.
  • Cultura.
  • Tecnología.
  • Ciencias de la Vida y Salud.
  • Ciencias Sociales.
  • Buen Gobierno Corporativo.
• Proyectos donde se reflejen valores como la ética, responsabilidad y ejemplaridad.
• Propuestas de economía circular, que contengan productos y servicios con objetivos de desarrollo sostenible e impacto real en el medio ambiente.

Deseo finalizar sensibilizando de la importancia de proteger y gestionar esas innovaciones y activos intangibles que ayudan a los países a conseguir mayor bienestar y progreso a su sociedad y en consecuencia para sus ciudadanos.

Mucha suerte y ánimo en todo este apasionante camino.

Autora: Pilar Soriano

Sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 C-673/18 Santen

Uno de los requisitos de obtención de un Certificado Complementario de Protección (“CCP”) para un medicamento es que la autorización de comercialización (“AC”) del producto para el que se solicita sea la primera AC del producto como medicamento (artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009). La interpretación de este requisito viene generando desde hace tiempo una importante discusión en la doctrina y jurisprudencia; especialmente a partir de la Sentencia de 19 de julio de 2012 del TJUE en el asunto C-130/11 Neurim. En esta Sentencia, el TJUE señaló que la existencia de una AC anterior para un medicamento de uso veterinario no impedía la obtención de un CCP para una aplicación diferente del mismo producto.

Sin embargo, tras esta sentencia, surgían las siguientes dudas:

• ¿Esta interpretación era aplicable solo a casos en los que la primera AC se refiriera a un medicamento veterinario y la segunda a un medicamento humano? ¿O sería extensible también a casos de nuevas indicaciones o nuevos usos de principios activos cuyas primeras ACs se refirieran a medicamentos de la misma especie (humana o animal)?
• ¿Y sería igualmente extensible a casos de nuevas formulaciones de principios activos cuyas primeras ACs se refirieran a medicamentos de la misma especie (humana o animal)?

Esta segunda duda fue resuelta por el TJUE, en sentido negativo, en Sentencia de 21 de marzo de 2019, en el asunto C-443/17 Abraxis: no cabe conceder CCPs para nuevas formulaciones de principios activos antiguos.

La primera duda la acaba de resolver el TJUE por Sentencia de 9 de julio de 2020, en el asunto Santen arriba referenciado. Y la resuelve también en sentido negativo: no es posible conceder un CCP para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo. Resumimos a continuación el litigio nacional que dio lugar a esta Sentencia y el razonamiento seguido por el TJUE en su decisión:

El litigio principal enfrentaba a la farmacéutica Santen y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia (“INPI”). Santen, especializada en oftalmología, era titular, por una parte, de una patente que protegía una emulsión oftálmica cuyo principio activo era la ciclosporina y, por otra, de una AC para un medicamento llamado “Ikervis” cuyo principio activo era la ciclosporina, destinado a tratar la queratitis grave en pacientes adultos que presentan sequedad ocular. Amparándose en dicha patente y AC, solicitó ante el INPI un CCP para el mencionado medicamento. No obstante, el INPI denegó su solicitud al considerar que la AC en cuestión no constituía, a efectos del artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009, la primera AC para la ciclosporina: en 1983 se había expedido una AC para un medicamento llamado “Sandimmun” cuyo principio activo era también la ciclosporina. El “Sandimmun” estaba indicado para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea y para otros usos terapéuticos como el tratamiento de la uveítis endógena, una inflamación completa o parcial de la úvea, parte central del globo ocular.

Santen recurrió la anterior denegación y al asunto llegó hasta el Tribunal de Apelación de París que es el que planteó la cuestión prejudicial que acaba de resolver el TJUE.

La Sentencia del TJUE se apoya en el siguiente razonamiento:

• La clave para determinar si cabe conceder un CCP para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo que ya fue autorizado en el pasado para otro uso terapéutico es si puede entenderse que los productos objeto de la AC antigua y la AC nueva son productos distintos por el hecho de que se destinen a usos terapéuticos distintos.
• El texto del Reglamento CE nº 469/2009 define el concepto de “producto” en relación con un principio activo, no en relación con una aplicación terapéutica determinada de un principio activo. De ello se deduce que el hecho de que un principio activo se utilice para una nueva aplicación terapéutica no le confiere la cualidad de producto “distinto” cuando haya ha sido utilizado para una aplicación terapéutica ya conocida.
• Por tanto, el artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que no es posible considerar que una AC sea la primera AC de un producto cuando se refiera a una nueva aplicación terapéutica de un principio activo que ya fue objeto de otra AC para otra aplicación terapéutica.

Con esta Sentencia, el TJUE revoca la doctrina Neurim, apostando por una interpretación restrictiva del requisito del artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009. Este pronunciamiento no habrá sido bien recibido por la industria farmacéutica, que ve ahora restringidas las posibilidades de obtener una protección extendida de sus derechos de patente para nuevos medicamentos que consistan en una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo. Pero, como señala el TJUE, el propósito del legislador de la UE “ha sido fomentar no la protección de cualquier investigación farmacéutica que dé lugar a la concesión de una patente y a la comercialización de un nuevo medicamento, sino aquella que conduce a la primera comercialización de un principio activo o de una combinación de principios activos como medicamento”.

Autora: María Cadarso

TRANQUILIDAD es el término que debe guiar la actuación de cualquier titular de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual a partir de esta media noche, es decir, cuando a las 00:00 horas CET se produzca el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

A pesar de los nubarrones que en algún momento de 2019 presagiaban una salida abrupta del Reino Unido de la UE, finalmente se ha alcanzado un acuerdo que, al margen de ordenar esa salida, dispone que durante un período transitorio que, en principio, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020, la legislación de la UE sigue siendo aplicable en el Reino Unido. Este periodo transitorio se extiende, por tanto, a los Reglamentos relativos a la marca de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios, al Reglamento que regula las medidas en frontera para combatir la piratería comercial o a los Reglamentos procesales que resultan de aplicación al ejercicio de acciones judiciales, entre otros. Hay que tener presente, por lo demás, que las patentes europeas no se van a ver afectadas por el Brexit, toda vez que el Convenio sobre la Patente Europea, que regula la concesión de esos títulos, no forma parte del ordenamiento jurídico de la UE.

Los efectos del Brexit en materia de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y otras afines se retrasan, por tanto, hasta el 1 de enero de 2021.

ELZABURU se propone enviar durante los próximos meses circulares informativas sobre las consecuencias del Brexit en relación con solicitudes y registros de marcas de la Unión Europea y registros internacionales de marca que designen la UE; también sobre los efectos del Brexit en materia de dibujos y modelos comunitarios; en relación con variedades vegetales y nombres de dominio <.eu>; sobre las solicitudes de intervención aduanera; sobre los procedimientos judiciales en curso o por iniciar; sobre la falta de incidencia hoy por hoy en cuestiones relativas a la patente europea; sobre procedimientos de oposición, nulidad y caducidad de derechos, así como cuestiones relacionadas con la representación para actuar ante la EUIPO.

El mensaje por ahora es claro. Desde el 1 de febrero y hasta el final del período transitorio, previsto para el 31 de diciembre de 2020, todo seguirá igual en la práctica: los procedimientos en materia de marcas, diseños y otros activos intangibles van a seguir operando como lo han venido haciendo hasta la fecha.

Cualquier duda les rogamos se dirijan a brexit@elzaburu.es.

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