Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024, Inditex (C-361/22)
Hechos
El Tribunal Supremo español presenta una petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 89/104/CEE.
La petición de presenta en el seno de un litigio entre Industria de Diseño Textil, S.A. (en lo sucesivo, “Inditex”) y Myalert, S.A. (en lo sucesivo, “Buongiorno”) por una supuesta vulneración de los derechos conferidos por una marca nacional titularidad de Inditex por el uso efectuado por Buongiorno de un signo idéntico a esa marca sin el consentimiento de Inditex.
El litigio surgió a raíz de una campaña publicitaria lanzada por Buongiorno, en la que se animaba a los potenciales clientes a participar en un sorteo, siendo uno de los premios una tarjeta de regalo de ZARA por valor de 1.000 euros. Buongiorno es un proveedor de servicios de información a través de Internet y telefonía móvil, que en 2010, fecha en la que se produjeron los hechos de los que la Sentencia trae causa, lanzó una campaña publicitaria para la suscripción de un servicio de pago, consistente en la remisión de contenidos multimedia vía SMS para cuyo crecimiento entre el público incluía una serie de actividades promocionales, como era la participación en el concurso arriba descrito.
Inditex consideraba que el uso de la marca nacional española ZARA por parte de Buongiorno vulneraba sus derechos en exclusiva, y presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid, ejercitando una acción de violación de marca. Inditex basó la acción en la existencia de un riesgo de confusión, el aprovechamiento del renombre de la marca y el perjuicio causado a dicho renombre.
Buongiorno negaba la vulneración de tales derechos, aduciendo que el uso efectuado de la marca ZARA había sido un uso puntual, no efectuado a título de marca, con la finalidad de indicar en qué consistía uno de los regalos ofrecidos a los ganadores del sorteo. Buongiorno consideraba que dicho uso era referencial y se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos.
Tras desestimar el Tribunal de primera instancia la demanda de Inditex, esta interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que a su vez, desestimó el recurso, considerando que el uso efectuado por Buongiorno no lesionaba el renombre de la marca ZARA y que no había aprovechamiento indebido de su reputación. Inditex interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que como órgano jurisdiccional remitente, planteó la siguiente pregunta:
“¿Debe interpretarse el artículo 6.1.c) de la Directiva [89/104] en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite del derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el artículo 14.1.c) de la Directiva [2015/2436]: uso “de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos?”
El órgano jurisdiccional remitente consideraba que el uso de la marca ZARA por Buongiorno estaba comprendido en el límite definido por el artículo 37, apartado 1, letra c) de la Ley de Marcas, en su versión inicial, que era aplicable ratione temporis al litigio objeto del recurso de casación, que era equivalente al del artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 89/104. El Tribunal Supremo español consideraba que la conducta de Buongiorno podría encajar mejor en el tenor del artículo 14, apartado 1, letra c) de la Directiva 2015/2436 que en el artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 2008/95.
Pronunciamientos
El Tribunal de Justicia concluye que el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 2008/95 es más limitado que el del artículo 14, apartado 1, letra c) de la Directiva 2015/2436, en la medida en que el artículo 6, apartado 1, letra c) se refiere solamente al uso en el tráfico económico de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o un servicio. Tal interpretación queda corroborada por la génesis de la Directiva.
El Tribunal recuerda que la finalidad del artículo 6, apartado 1, letra c), consistente en una limitación de los efectos del derecho de marca, no es sino conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y de la libre circulación de mercancías y libre prestación de los servicios en el mercado interior.
A ese respecto, considera el Tribunal que el ámbito de aplicación de dicha disposición no se limita a situaciones en las que sea necesario usar una marca para indicar el destino de un producto “como accesorio o recambios”. Las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la precitada disposición deben limitarse a las que corresponden al objetivo de la limitación, en la medida en que fue prevista, para que los proveedores de productos o servicios complementarios de un producto, puedan utilizar dicha marca para informar al público de forma comprensible y completa del destino del producto que comercializan o del servicio que ofrecen, entendido como el vínculo funcional entre sus productos o servicios y los del titular de la marca.
Durante la génesis de la Directiva 2015/2436 se trató de ampliar el alcance de la limitación recogida anteriormente por el artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 2008/95 para permitir que el titular de una marca no pudiera impedir el uso leal y honesto de la marca para designar como suyos productos o servicios, o para referirse a ellos. Por tanto, el ámbito de la limitación recogida por la versión anterior del artículo de la Directiva referente a la limitación de los derechos conferidos por la marca (esto es, del artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95) es más reducido que el de la versión posterior del mismo (esto es, de la redacción del artículo 14, apartado 1, letra c) de la Directiva 2015/2436).
Por tanto, responde que el artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero.
Tras ello, considera que corresponde al juez nacional determinar si Buongiorno hizo un uso de la marca ZARA que pudiera considerarse amparado por el límite del artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 2008/95 y si, atendiendo a la respuesta de la cuestión prejudicial, ese uso era necesario para indicar el destino del servicio ofrecido por Buongiorno, así como si dicho uso se había realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
Comentario
Esta sentencia proporciona principios interpretativos relevantes, plenamente transferibles al régimen actual del derecho de marcas en la Unión Europea, ya que reconoce el equilibrio que debe haber entre el derecho en exclusiva que confiere el registro de una marca a su titular junto con la necesidad de asegurar que otros operadores económicos puedan hacer un uso referencial legítimo del mismo.
Otra cuestión relevante es la importancia que el Tribunal de Justicia proporciona a la génesis de los artículos cuyo alcance se analiza, considerando que, para interpretar correctamente una disposición de Derecho de la Unión, es fundamental tomar en consideración no solo su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscribe, sus objetivos y finalidad.
Sara Navarro, Asociada Senior del Área de Marcas de Elzaburu.
