Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2025, (C-17/24)
1. Hechos
CeramTec GmbH es una empresa alemana dedicada a la fabricación de componentes cerámicos para prótesis médicas. Esta compañía era titular de una patente relativa a un material cerámico coloreado mediante óxido de cromo, la cual expiró en agosto de 2011. Poco después de esa expiración, CeramTec presentó tres solicitudes de marca de la Unión -una marca de color, una figurativa y una tridimensional- todas ellas vinculadas al color rosa Pantone 677C, característico de sus productos, conforme al siguiente detalle:
Marca de color | Marca figurativa | Marca tridimensional |
 |  |
|
Coorstek Bioceramics LLC es una sociedad estadounidense que fabrica componentes médicos de cerámica técnica avanzada, en particular para prótesis de cadera y de columna dorsal:
CeramTec demandó a Coorstek Bioceramics LLC por infracción de marca y competencia parasitaria, mientras que Coorstek reconvino solicitando la nulidad de las marcas por dos motivos: que el signo consistía en una forma necesaria para obtener un resultado técnico y que el solicitante había actuado de mala fe.
La Cour d’appel de Paris anuló las marcas impugnadas al considerar que CeramTec actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro, pues pretendía prolongar el monopolio técnico previamente otorgado por la patente. CeramTec recurrió ante la Cour de cassation, que planteó tres cuestiones prejudiciales al TJ relativas a la interpretación de las causas de nulidad absoluta contenidas en el artículo 52.1 del Reglamento 207/2009: (i) si las causas de nulidad son autónomas y excluyentes, (ii) si puede apreciarse mala fe sin probar la forma funcional y (iii) si pueden considerarse hechos posteriores a la solicitud para acreditar la mala fe.
2. Pronunciamientos
El TJ concluyó que las dos causas de nulidad absoluta son autónomas y no se excluyen mutuamente. Cada una tiene naturaleza distinta y puede aplicarse sin depender de la otra. La causa basada en la forma funcional protege el interés general evitando monopolios técnicos perpetuos, mientras que la mala fe sanciona conductas desleales en el proceso competitivo.
El TJ precisó que puede apreciarse la existencia de mala fe incluso cuando no concurre el motivo de denegación relativo a la forma funcional. Entre los factores relevantes para determinar la mala fe figuran la naturaleza de la marca impugnada, el origen y uso del signo, el alcance de la patente expirada, la lógica comercial y la cronología de los hechos.
De esta forma, el TJ estableció que la mala fe debe evaluarse según la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud. Los hechos posteriores solo pueden servir como indicios, pero no alterar esa intención si el solicitante los desconocía entonces. En consecuencia, únicamente los elementos que efectivamente condicionaron su propósito en esa fecha pueden fundamentar una apreciación de mala fe.
3. Comentario
La sentencia determina que la interpretación de las causas de nulidad absoluta debe efectuarse a la luz del espíritu que subyace en el sistema marcario europeo, evitando que se utilice para fines ajenos a su naturaleza. La autonomía entre las causas de nulidad permite sancionar conductas estratégicas que, aunque no encajen estrictamente en el artículo 7.1.e) ii), vulneran la lógica del sistema. Se evita así que el solicitante alegue la inexistencia de forma funcional como argumento para eludir la concurrencia de mala fe.
La no exclusión de las causas permite que ambas actúen como mecanismos complementarios para salvaguardar el interés general y la competencia leal. Si una empresa intenta prolongar un monopolio técnico tras la expiración de una patente, sus marcas pueden verse incursas en el motivo de mala fe, incluso si el titular comprueba a posteriori que el signo no es puramente funcional.
La sentencia proporciona a los tribunales y a la EUIPO una mayor flexibilidad a la hora de declarar la nulidad, evitando interpretaciones restrictivas. Para los operadores económicos, refuerza la obligación de actuar con lealtad en el tráfico jurídico, recordando que el registro de marcas no debe usarse para obstaculizar la competencia.
Así, se consolida una interpretación amplia del concepto de mala fe, centrando el análisis en la intención real del solicitante y no únicamente en la configuración del signo. Sin embargo, deja abierto el tema de la prueba acreditativa de dicha intención, que permanece como un elemento subjetivo que debe demostrarse mediante indicios. El TJ confirma así la presunción de validez de la marca y la necesidad de que quien alega mala fe aporte indicios racionales en su contra. Por su parte, corresponde a continuación al solicitante demostrar que el registro impugnado formaba parte de una estrategia comercial legítima. De esta forma, incluso si la marca cumple su función de origen, puede ser anulada si la intención al presentarla fue deshonesta.
Pamela Olivos, Asociada, área de Marcas
