Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 2025, BSH/Electrolux (C-339/22)
1. Hechos
La presente sentencia trae causa de una petición de decisión prejudicial planteada por los tribunales suecos al TJ sobre la interpretación y alcance del art. 24.4 del Reglamento de Bruselas (I) 1215/2012 (“RB”).
Los hechos del caso eran los siguientes: BSH Hausgeräte GmbH (“BSH”) es titular de una patente europea en el sector de las aspiradoras. La patente había sido validada en Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Suecia, Reino Unido y Turquía. BSH ejercita una acción contra Electrolux AB (“Electrolux”) por violación de todas las partes nacionales de la patente ante los tribunales suecos. Electrolux se opuso a la demanda y planteó la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a las partes nacionales de la patente europea distintas de la parte sueca (“la patente o patentes extranjera(s)”) al amparo de lo dispuesto en el art. 24.4 RB.
La sentencia de primera instancia acogió la defensa de Electrolux. BSH recurrió la sentencia de instancia y el tribunal de apelación sueco suspendió el litigio y planteó al TJ tres cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación del art. 24.4 RB.
2. Pronunciamientos
Las dos primeras cuestiones prejudiciales plantean al TJ la pregunta de si el art. 24.4 RB debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado, ante el que se ha ejercitado, en virtud del art. 4.1 RB, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro (la patente extranjera), seguiría siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugna, por vía de excepción, la validez de dicha patente.
El TJ responde de forma afirmativa a la anterior pregunta. En su respuesta el TJ señala:
- Que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente son los exclusivamente competentes para conocer de la acción de impugnación en materia de inscripción o de validez de esa patente (la patente extranjera), independientemente de que tal impugnación se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción.
- Que, no obstante, dado que la anterior norma se circunscribe a los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes, el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del art. 4.1 RB, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro (la patente extranjera), será competente para conocer de esa acción con independencia de que el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de esa patente.
Sobre este último punto, el TJ matiza:
- Que la respuesta propuesta no queda desvirtuada por el hecho de que su aplicación pueda dar lugar a la bifurcación de procedimientos (el procedimiento por violación de la patente y el procedimiento relativo a la validez de la patente) ante órganos jurisdiccionales distintos.
- Y que el órgano jurisdiccional que conoce de la acción por violación de patente podrá en todo caso suspender la tramitación de ésta cuando el demandado haya ejercitado debidamente en otro Estado miembro una acción de nulidad de la patente expedida en ese otro Estado miembro (la patente extranjera), si lo estima justificado y considera que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal de ese otro Estado miembro.
La tercera cuestión prejudicial plantea al TJ la pregunta de si el art. 24.4 RB se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros y les confiere competencias exclusivas para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados.
EL TJ responde en sentido negativo a la anterior pregunta. Pero añade que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conoce, sobre la base del art. 4.1 RB de una acción por violación de una patente expedida o validada en un Estado tercero (la patente extranjera), en cuyo marco se ha suscitado, por vía de excepción, la validez de esa patente, podrá pronunciarse, además de sobre la acción de violación de la patente, sobre la anterior excepción con efectos inter partes.
3. Comentario
La sentencia que nos ocupa ha sido celebrada por los titulares de patentes porque les permite consolidar en una única acción y ante un único tribunal de la UE, la infracción de la patente europea que pueda haber sido validada en varios Estados contratantes del Convenio de la Patente Europea (CPE), creando una suerte de jurisdicción única para violaciones de patentes europeas transfronterizas.
La sentencia también ha sido acogida sin reservas por el TUP que, como tribunal común de varios Estados Miembros (art. 71 bis RB), ha venido ampliando su jurisdicción para conocer de los actos de infracción de patentes unitarias y patentes europeas clásicas para las que no se haya registrado un opt-out, realizados fuera del territorio del TUP (p.ej. España), por demandados domiciliados en Estados miembros del Acuerdo del TUP.
A pesar de ello, la doctrina propuesta en la citada sentencia plantea dudas y reservas. Apuntamos algunas de ellas:
- ¿Aplica la anterior doctrina a las acciones de infracción de patentes interpuestas contra demandados en la UE al amparo de las normas especiales de jurisdicción previstas en los arts. 7.2 y 8 RB? A priori, la respuesta debería ser negativa ya que sólo el art. 4.1 RB, atribuye al tribunal jurisdicción universal para el conocimiento de los actos realizados por el demandado.
- ¿Cómo va a interpretarse el concepto de domicilio previsto en el art. 63 RB, de forma expansiva o restrictiva?
- La bifurcación de procedimientos en materia de patentes es una institución procesal ajena al Derecho procesal español y suscita el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias (por el tribunal que conoce de la acción de infracción y por el tribunal que conoce de la acción de validez de la patente de que se trate).
- Existe además el riesgo de que los efectos ex tunc de la sentencia que se dicte por los jueces que conocen de la acción de validez de la patente, decaigan frente a la sentencia de infracción que haya podido ser antes dictada y ejecutada.
- En el escenario descrito, el demandado queda privado de toda posibilidad de impugnar la validez de la patente extranjera base de la acción, por vía de excepción. No parece que una medida de este calado sea compatible con el derecho de defensa del demandado.
- Sólo si el demandado inicia una acción de nulidad de la patente extranjera en el Estado en el que la patente se haya concedido, se prevé la posibilidad de que el juez que conoce de la acción de infracción de la patente suspenda ésta. Pero la suspensión se somete además a la exigencia de que el juez constate “que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente será anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro”. ¿Cómo va, en la práctica, a interpretarse esta exigencia y a ordenarse, en su caso, la posible suspensión del proceso? ¿No implica el análisis preliminar de la viabilidad de la acción de nulidad de la patente extranjera, por el juez que conoce de la acción de infracción, una invasión de las competencias que el art. 24.4 RB atribuye al juez competente en materia de inscripciones o validez de patentes.
Enrique Armijo, Socio del área Legal de ELZABURU.
