Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de agosto de 2025, Tradeinn Retail Services (C-76/24).
1. Hechos
La empresa PH, titular de dos marcas registradas en Alemania, demandó ante los tribunales alemanes a la empresa española Tradeinn Retail Services S.L. (en adelante, TRS), ya que TRS ofrecía a través de su web y de la plataforma <Amazon.de> productos de buceo que incluían signos idénticos a las marcas registradas en Alemania por PH.
En dicha demanda, PH solicitaba que se prohibiera a TRS utilizar signos idénticos a sus marcas tanto en los productos como en sus embalajes, así como la oferta, fabricación, distribución o cualquier otro tipo de comercialización o promoción de dichos productos.
En primera instancia, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth), tras constatar el allanamiento parcial de TRS, ordenó el cese de la oferta y promoción de los productos que mostraban el signo idéntico a las marcas de PH. Dicha sentencia fue recurrida por PH ante el Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania).
El Oberlandesgericht Nürnberg consideró en segunda instancia que también podía apreciarse almacenamiento ilícito de los productos en España, ya que tenía como fin el ofrecimiento y comercialización de los mismos en Alemania. Por ello, condenó a TRS a cesar la promoción y venta de los productos de buceo provistos de esos signos, así como de su distribución y almacenamiento.
TRS interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania) al entender que la consideración de la segunda instancia ampliaba el alcance de la sentencia dictada en primera instancia.
En el conocimiento del asunto y ante las dudas originadas en la apreciación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436, el Bundesgerichtshof suspendió el procedimiento y planteó dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia (TJ):
- si el titular de una marca nacional puede prohibir el almacenamiento en otro Estado miembro, de productos con signo idéntico con vistas a su comercialización en el país donde las marcas están protegidas; y
- si para que haya almacenamiento, a efectos de la norma, basta con un poder de control indirecto o es necesario tener acceso directo a los productos.
2. Pronunciamientos
La respuesta del TJ a la primera cuestión prejudicial es que el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca protegida en un Estado miembro está facultado para prohibir a un tercero el almacenamiento de productos con un signo idéntico o similar al suyo en el territorio de otro Estado miembro, siempre que los productos estén destinados a ser ofrecidos o comercializados en el Estado miembro donde la marca anterior esté protegida.
Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el TJ considera que el concepto de almacenamiento comprende no solo los casos de dominio directo y efectivo de los productos, sino también el dominio indirecto, que supone un poder de control o de dirección sobre las personas que tienen el dominio directo y efectivo de estos productos.
3. Comentario
La relevancia de la respuesta del TJ a las cuestiones prejudiciales se encuentra en el hecho de que el escenario comercial tradicional, caracterizado por una unidad territorial, ha sido modificado con la aparición de Internet y las plataformas de comercio electrónico, donde podemos observar la implicación de operadores de diferentes nacionalidades y territorios.
Por ello, la presente sentencia supone un refuerzo a las facultades de que disponen los titulares de marcas nacionales para prohibir a un tercero de otro Estado miembro el almacenamiento de productos que contengan signos iguales o semejantes a sus marcas nacionales, siempre que la comercialización de los mismos se dirija al Estado en el que sus marcas se encuentren registradas.
Así mismo, se amplía el concepto de almacenamiento, que pudiera ser interpretado de diferente forma en función de las diferentes lenguas de los Estados miembros. De esta forma se recoge un concepto amplio en el que no solo se incluye a quien tiene dominio físico directo de los productos, sino también el dominio indirecto, es decir, que se dispone de un poder de control o de dirección sobre las personas que tienen ese dominio directo, como serían las empresas intermediarias, logísticas, etc.
En definitiva, el pronunciamiento del TJ fortalece el alcance práctico de los derechos de los titulares de marcas nacionales, ya que aunque se mantiene el principio de territorialidad como esencia del análisis de cualquier eventual conflicto, todas aquellas operaciones transfronterizas con diversos Estados miembros implicados quedan cubiertas bajo el ius prohibendi de los titulares de una marca.
Patricia Gómez, Asociada, área Marcas
