A pesar de la crisis sanitaria que se extiende por toda Europa (confiemos que no por mucho tiempo), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha suspendido su labor, y el 26 de marzo dictó una interesante sentencia (asunto C-622/18) sobre reclamación de daños y perjuicios por infracción de marca cuando ésta ha sido caducada por falta de uso.
La sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Cour de Cassation francesa que traía causa de una acción por violación de la marca francesa SAINT GERMAIN para bebidas alcohólicas ejercitada por su titular contra unas empresas que elaboraban y distribuían un licor denominado “St-Germain”. En un procedimiento paralelo la marca había sido caducada por falta de uso, pero el demandante mantuvo su pretensión de reclamar daños y perjuicios por el periodo anterior no afecto a la caducidad.
En concreto, la marca se había registrado en mayo de 2006 y su caducidad se declaró por sentencia de 28 de febrero de 2013, que retrotrajo los efectos de la declaración al 13 de mayo de 2011, es decir, cinco años después de la concesión. Por tanto, la marca nunca había sido usada. A pesar de ello, la demandante reclamó la indemnización de daños por el periodo período anterior a la caducidad y no cubierto por la prescripción, entre el 8 de junio de 2009 y el 13 de mayo de 2011.
En el Derecho francés los efectos de la declaración de caducidad están regulados en estos términos: “los derechos del titular de una marca que, sin justa causa, no haga un uso efectivo de ella para los productos y servicios comprendidos en el registro durante un período ininterrumpido de cinco años. La caducidad surtirá efectos en la fecha de la expiración del período de cinco años previsto en el párrafo primero del presente artículo y tendrá un efecto absoluto”.
Se plantea entonces la cuestión de si el titular de una marca que no la ha explotado nunca y cuyos derechos sobre esta han caducado tras la expiración del plazo de cinco años legalmente establecido puede alegar haber sufrido un menoscabo a la función esencial de su marca y solicitar, en consecuencia, la reparación de un perjuicio debido al uso hecho por un tercero de un signo idéntico o similar durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca.
En su sentencia, el TJUE recuerda que la Directiva de armonización deja al criterio de cada Estado Miembro la fijación de los efectos de la declaración de caducidad. En consecuencia, una norma nacional que establezca el dies a quo a partir de la fecha en que se cumpla el periodo de cinco años sin uso no contraviene el Derecho de la Unión. Si esto es así, nada obsta para que se pueda ejercitar una acción por violación de derechos de marca con el consiguiente pedimento de daños si la legislación nacional lo permite. Pero con un matiz importante.
Por lo que respecta a la liquidación de los daños y perjuicios, el Tribunal recuerda que la Directiva 2004/48 advierte que la indemnización deberá ser «adecuada a los daños y perjuicios efectivos que [el titular de la marca] haya sufrido como consecuencia de la infracción». Aunque la falta de uso de una marca no se opone, en sí misma, a una indemnización relacionada con la comisión de hechos constitutivos de violación de marca, no es menos cierto que esa circunstancia es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta para determinar la existencia y, en su caso, el alcance del perjuicio sufrido por el titular y, por tanto, el importe de los daños y perjuicios que este puede eventualmente reclamar.
En cuanto a las consecuencias de esta sentencia en nuestro país, hay que recordar que los efectos de la caducidad de marcas están regulados en el artículo 60 de la Ley española de Marcas como sigue: “La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.”. Esta norma en realidad reproduce lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (UE) 2017/1001, por lo que la situación para las marcas de la Unión Europea es la misma.
Por tanto, siempre que la persona que inste la caducidad lo solicite, en España también es posible que la declaración de caducidad se retrotraiga al momento en que se cumplieron los cinco años de falta de uso de la marca. Aun así, el titular de la marca podría reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos si la infracción de su marca se cometió en un periodo al que no alcance la declaración de caducidad. Queda por ver, no obstante, cómo valorarán los tribunales españoles esa indemnización.
Autor: Carlos Morán
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