El Tribunal de Justicia ha dictado la sentencia de 11 de noviembre de 2020 (C-809/18 P; MINERAL MAGIC) en la que, por primera vez, ha tenido la oportunidad de establecer los requisitos que deben concurrir para la aplicación del artículo 8.3 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE).
Este precepto -que tiene su antecedente en el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París (CUP)- contempla el caso en el que un agente (persona vinculada comercialmente con el titular de una marca extranjera) solicita a su nombre la marca del titular extranjero sin contar con el consentimiento de éste. En términos coloquiales, es el supuesto que se denomina caso del “agente infiel”.
Los hechos que dan lugar a la sentencia que comentamos, se pueden sintetizar de la siguiente manera. La empresa inglesa JOHN MILLS solicitó la marca de la Unión Europea MINERAL MAGIC para distinguir varios productos de la clase 3. Con anterioridad a la solicitud, existía un contrato de distribución entre JOHN MILLS y la firma norteamericana JEROME ALEXANDER CONSULTING referido a productos comercializados con la denominación MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER. Apercibido de la presentación de la marca MINERAL MAGIC, la firma norteamericana presentó oposición alegando la aplicación del artículo 8.3 RMUE. Entre otras, alegó la existencia del registro de la marca estadounidense MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER también para productos de la clase 3.
La cuestión fundamental que se dilucidó ya ante la EUIPO, era si el artículo 8.3 RMUE se podía aplicar cuando, como en el presente caso, las denominaciones de la marca europea y la marca norteamericana no eran completamente idénticas y, tampoco resultaban idénticos- al menos en su totalidad- los productos distinguidos por ambas.
Al no existir la doble identidad, la División de Oposición de la EUIPO rechazó las pretensiones de la firma norteamericana. Sin embargo, el posterior recurso fue estimado por la Sala Primera de Recursos de la EUIPO por lo que la marca MINERAL MAGIC quedó, en ese momento, denegada. La Sala hizo una interpretación flexible del supuesto contemplado en el artículo 8.3 RMUE declarando que también se podía aplicar cuando las marcas controvertidas fueran semejantes tanto en sus denominaciones como en relación con los productos distinguidos..
Interpuesto el oportuno recurso por JOHN MILLS, el Tribunal General lo estimó mediante sentencia de 15 de octubre de 2018 (T-7/17). Fundamentalmente, el TG hace una interpretación literal del artículo 8.3 RMUE que habla de “dicha marca” lo que supone –a juicio del TG- que la marca extranjera y la marca solicitada deben ser las mismas y, en consecuencia, idénticas. Asimismo, y para ratificar su tesis, el TG acude a los trabajos realizados durante la elaboración del Proyecto de Reglamento 40/94 de la Marca Comunitaria. En tales antecedentes constaba un documento donde, explícitamente, se indicaba que no había sido aceptada la propuesta de una delegación para que la disposición en cuestión se aplicara también a supuestos de marcas «similares» para productos «similares». Para el TG, siendo el artículo 8.3 tan claro en su redacción, no había necesidad de acudir a otras fuentes interpretativas como, por ejemplo, el artículo 6 septies CUP. Por eso, entendió que al haber solo una mera semejanza entre las marcas controvertidas no concurrían los presupuestos para aplicar el artículo 8.3 RMUE.
El TJ, al contrario, entiende que para aplicar el artículo 8.3 RMUE resulta imprescindible tener en cuenta el artículo 6 septies CUP, desde el momento en que la Unión Europea forma parte de la Organización Mundial del Comercio y, como tal, está obligada a cumplir con el ADPIC que, a su vez, declara que los artículos 1 a 12 del CUP deben ser respetados.
Pues bien, el TJ aunque reconoce que en la versión francesa (que es la auténtica) del artículo 6 septies CUP se utiliza la expresión «cette marque» a los efectos de designar la marca anterior, no por ello han de dejarse de estudiar los antecedentes de la norma. En este aspecto, el TJ afirma que de las Actas de la Conferencia de Lisboa de 1958 -que fue la Conferencia en la que se introdujo tal norma- se indica que una marca solicitada por el agente o el representante del titular de la marca anterior también puede quedar amparada por esa disposición cuando la marca solicitada sea similar a la referida marca anterior.
Es decir, el TJ no da por sentado que el artículo 8.3 RMUE (y su antecedente del 6 septies CUP) solo se aplica en el caso de la doble identidad y ya reconoce que, a priori, también puede ser aplicado en los supuestos de “semejanza”. Y en este aspecto, -y para mí este argumento es muy convincente- el TJ claramente señala que “si el art. 8.3 RMUE solo se aplicase al supuesto de la identidad entre marcas (incluyendo también la identidad aplicativa) tal interpretación tendría el efecto de poner en tela de juicio la concepción general del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea en la medida en que tendría como consecuencia que el titular de la marca extranjera se vería privado de la posibilidad de oponerse, sobre la base del artículo 8.3, al registro de una marca similar por parte de su agente o representante, mientras que el agente o representante, una vez efectuado tal registro, estaría facultado, en virtud específicamente del artículo 8.1 b), para formular oposición a la posterior solicitud de registro de la marca inicial por parte de ese titular debido a la similitud de esta marca con la marca registrada por el agente o representante de ese mismo titular”.
Sobre la base de estos argumentos el TJ estima el recurso e incluso entra en el fondo del asunto de tal manera que considera que, en el presente caso, concurren los presupuestos aplicativos del artículo 8.3 RMUE y, por tanto, las marcas resultan incompatibles.
En definitiva podemos concluir afirmando que esta sentencia tiene gran trascendencia pues confirma cuáles son los requisitos necesarios para que el titular de una marca extranjera pueda impedir el registro de una marca posterior cuya petición ha realizado su agente o representante. En forma resumida, podemos señalar que tales requisitos -que deben concurrir de forma acumulativa- son los siguientes.
- El primer requisito es que, específicamente en los países donde la marca se adquiere en virtud del registro, la persona que pretende hacer valer su derecho sea titular de una marca en un país que forme parte del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio.
- El segundo requisito es que entre los titulares de las marcas exista con anterioridad a la solicitud de la marca impugnada una relación comercial. En este aspecto, hay conformidad en que los términos de “agente” o “representante” han de interpretarse de forma amplia; incluyendo, por ejemplo, al distribuidor como es el caso enjuiciado por la presente sentencia.
- El último de los requisitos, que en definitiva es el que analiza la sentencia comentada, se refiere a que no es imprescindible la doble identidad entre las marcas enfrentadas, sino que también puede aplicarse en los supuestos de que exista semejanza entre los distintivos y similitud en los productos o servicios reivindicados en ambas marcas.
Si concurren tales requisitos resultarán de aplicación los artículos 8.3 RMUE y 6 septies CUP, a no ser que- como dicen los mencionados preceptos- el agente pueda justificar su actuación o tenga autorización (que entiendo debe ser expresa) del titular de la marca extranjera.
Autor: Jesús Gómez Montero; Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu
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