1. Hechos. Interflora, conocida red de floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o Internet, ejercitó en el Reino Unido una acción judicial contra Marks & Spencer (uno de los principales minoristas del Reino Unido) por haber seleccionado como palabra clave la marca registrada INTERFLORA -y otras variantes- lo que permitía que cuando se introducía la palabra “Interflora” en el motor de búsqueda de Google apareciesen los anuncios de Marks & Spencer, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados». El texto del anuncio no incluía, sin embargo, el término “Interflora” y sí algunas referencias a M&S o a <marksandspencer.com>. La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales, todas ellas con el objeto de conocer hasta qué punto la actuación de Marks & Spencer podría constituir una vulneración de los derechos de marca de Interflora.
2. Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, la doctrina de las sentencia de 23 marzo 2010 (caso acumulado C-236/08 a C- 238/08, Google) y de 25 de marzo de 2010 (caso C-278/08 BergSpechte), reiterando que el signo seleccionado por el anunciante como palabra clave constituye uso en el tráfico económico; confirmando que se trata de un uso de la marca para productos o servicios del anunciante, incluso aunque el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio; y manifestando que para que el titular de la marca puede prohibir dicho uso no basta con que concurra la doble identidad del artículo 5.1(a) de la Directiva de Marcas, sino que es necesario que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (la función esencial de garantizar a los consumidores el origen del producto y la función publicitaria), así como una función de nuevo cuño que denomina la función de inversión de la marca y que, aunque se solapa en cierta medida con la función publicitaria, se refiere a las medidas que adopta el titular de una marca “para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel”.
En la segunda parte de la sentencia se analiza el conflicto desde la perspectiva del art. 5.1(b) de la Directiva de Marcas y de la consideración de la marca INTERFLORA como renombrada. Para el Tribunal el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir su utilización por terceros cuando ese uso suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o implique un menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad. A partir de la doctrina jurisprudencial de las sentencias dictadas en los casos C-408/01 Adidas y C-487/07 L’Oreal, afirma el Tribunal que la elección como palabra clave de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet no contribuye necesariamente a la desnaturalización de un signo transformándolo en genérico.
Añade el Tribunal de Justicia, en la parte final de la sentencia, que una marca de renombre seleccionada en el marco de un servicio de referenciación en Internet por quien no es su titular, se entiende usada con justa causa y en el marco de una competencia sana y leal, cuando la publicidad del “enlace patrocinado” proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca sin ofrecer una simple imitación de los productos, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar las funciones de la mencionada marca.
3. Comentario. La sentencia vuelve a abordar los límites a la licitud del uso de marcas de terceros como palabras clave, si bien introduce dos novedades en relación con las sentencias anteriores: de un lado se refiere a la función de inversión de la marca y, de otro, aborda por primera vez la perspectiva del conflicto desde la consideración de la marca de renombre. El Tribunal defiende
nuevamente el principio de libre competencia, pero proporciona a los tribunales nacionales una serie de pautas y herramientas para que, a la vista de la redacción que pueda tener el enlace patrocinado y de su contenido, puedan resolver los conflictos que se susciten entre los titulares de marcas –incluso de renombre- y quienes seleccionen dichas marcas como palabras clave.
Autor: Luis Baz
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