Patentar software es una cuestión recurrente para empresas innovadoras, startups tecnológicas y responsables legales que desarrollan soluciones digitales. La respuesta jurídica en Europa no es intuitiva entre otros motivos, porque las leyes de patentes fueron concebidas mucho antes de la aparición de la informática y han tenido que adaptarse sobre la marcha a su aparición e implantación en las distintas áreas tecnológicas.
Tanto en el ámbito europeo, como en España, la patentabilidad del software sigue criterios cada vez más claros establecidos y aplicados por la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Conocer estos criterios es esencial para definir una estrategia de protección eficaz y jurídicamente sólida.
¿Se puede patentar software según la normativa europea?
Tanto la normativa europea, como la española, parten de un principio fundamental: los programas de ordenador, considerados como tales, no son patentables. Esto significa que el código fuente de un programa queda excluido de la protección por patente.
Además, aunque un programa se ejecute en un ordenador, ello no implica automáticamente que pueda considerarse una invención en el sentido del derecho de patentes.
¿Qué se puede patentar?
Ahora bien, el hecho de que el software “como tal” no sea patentable no significa que toda invención relacionada con software quede automáticamente excluida.
Según la práctica europea y española de patentes, una “invención implementada por ordenador” (CII) es aquella que supone el uso de un ordenador, red informática u otro aparato programable y en el que al menos una característica se lleva a cabo por medio de un programa informático.
Ambas oficinas de patentes consideran potencialmente patentables aquellas invenciones implementadas en ordenador que tengan al menos una característica que produzca un efecto técnico adicional.
El efecto técnico adicional como criterio clave de patentabilidad
Uno de los conceptos centrales para determinar si una invención relacionada con software puede patentarse es el denominado “efecto técnico adicional”.
A efectos de la EPO y OEPM, una invención presenta “efecto técnico adicional” cuando la ejecución del programa produce un resultado técnico que va más allá del funcionamiento normal de un ordenador. No basta con que el software se ejecute en un sistema físico ni con los efectos eléctricos inevitables asociados a cualquier procesamiento de datos.
No obstante, actualmente no existe una definición como tal, de qué es el “carácter técnico”. Ante las dudas generadas, para tratar de aclarar este concepto, ambas oficinas de patentes han aportado progresivamente distintos ejemplos concretos.
Así, por ejemplo, actualmente sabemos que las siguientes acciones sí tendrían carácter técnico:
- mejora o análisis de audio, imagen o vídeo digital,
- control de un sistema de frenos en un automóvil,
- generación de claves en un sistema criptográfico, cifrado/descifrado o firma de comunicaciones electrónicas.
Aunque esto ha arrojado algo de luz sobre el tema, la patentabilidad de este tipo de invenciones tiene que considerarse caso a caso, por lo que recomendamos consultar a un profesional.
Qué no es patentable cuando hablamos de software
Según la práctica consolidada de la EPO y la OEPM, quedan excluidos de la patentabilidad, cuando se reivindican como tales:
- Los programas de ordenador,
- Los algoritmos y métodos matemáticos,
- Los métodos de negocio o económicos implementados mediante software,
- Las ideas abstractas sin carácter técnico.
Además, la mera informatización de un proceso conocido o la automatización de una actividad empresarial no confieren carácter técnico suficiente para acceder a la protección por patente.
Requisitos generales para patentar invenciones relacionadas con software
Incluso cuando una invención implementada en ordenador presenta carácter técnico, debe cumplir los requisitos generales de patentabilidad, comunes a cualquier otro tipo de invención:
- Novedad, frente al estado de la técnica conocido.
- Actividad inventiva, es decir, que la solución no resulte evidente para un experto en la materia.
- Aplicación industrial, entendida en sentido amplio.
Además, en el análisis de la actividad inventiva, únicamente se tienen en cuenta los aspectos técnicos de la invención, excluyendo los elementos no técnicos.
Patentes y otras formas de protección del software
Conviene recordar que, con independencia de su patentabilidad, los programas de ordenador están protegidos por derechos de autor desde el momento de su creación.
Esta protección:
- Recae sobre la forma de expresión del programa,
- No protege la idea técnica subyacente,
- Y es distinta y complementaria a la protección por patente.
Por ello, la elección entre patente, derechos de autor u otras figuras jurídicas debe realizarse caso por caso, atendiendo a la naturaleza de la innovación y a los objetivos estratégicos de la empresa.
¿El software puede protegerse como secreto empresarial?
Sí. Además de las patentes, muchas empresas optan por la protección de desarrollos relacionados con software mediante secretos empresariales, especialmente cuando la divulgación temprana de la innovación podría comprometer requisitos de patentabilidad como la novedad. Los secretos empresariales abarcan información confidencial o know-how que no es pública y que aporta una ventaja competitiva, siempre que se adopten medidas razonables de protección interna para mantener dicha confidencialidad.
Esta figura puede ser una herramienta complementaria o alternativa a la patente. Antes de presentar una solicitud de patente, proteger la información técnica como secreto empresarial ayuda a evitar que la invención se haga pública prematuramente y ponga en riesgo la novedad exigida por la legislación de patentes.
Igualmente, tras la presentación de una solicitud de patente, parte del conocimiento asociado al software (procedimientos internos, optimizaciones adicionales, prácticas de implementación, etc.) puede seguirse manteniendo bajo secreto, ampliando así la protección estratégica del activo.
Patentar software en España y Europa es posible, pero solo en supuestos concretos, cuando el programa forma parte de una verdadera solución técnica. La línea entre lo patentable y lo excluido no siempre es evidente y requiere un análisis jurídico y técnico especializado.
En Elzaburu, contamos con una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas innovadoras en materia de patentes de software y estrategias de protección del conocimiento, incluyendo el uso complementario de figuras como los secretos empresariales.
Si su empresa está desarrollando una solución tecnológica y desea evaluar la mejor forma de protegerla, nuestro equipo está a su disposición para ofrecerle un asesoramiento especializado y adaptado a sus necesidades.
Juan de Justo, Asociado del área de patentes de Elzaburu
