Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2025, Teva (ECLI:ES:TS:2025:1714)
1. Hechos
El litigio enfrenta a la farmacéutica Teva con la titular de una patente europea relativa a un compuesto destinado al tratamiento de enfermedades inflamatorias. Teva solicitó la nulidad parcial de la patente alegando falta de actividad inventiva, al considerar que el efecto técnico reivindicado no era plausible a la luz de la información contenida en la solicitud inicial. La parte demandada defendió que la plausibilidad del efecto se desprendía del conocimiento general del experto y de estudios posteriores que confirmaban la eficacia del compuesto.
Tras un recorrido procesal ante los tribunales de instancia y apelación, el caso llegó al TS, que debía determinar si la plausibilidad del efecto técnico pretendido constituye un requisito exigible para valorar la actividad inventiva en el marco de la Ley de Patentes (LP) y del Convenio sobre la Patente Europea (CPE).
2. Pronunciamientos
El TS parte del principio de que la actividad inventiva debe evaluarse conforme al artículo 56 del CPE y a la doctrina consolidada de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Destaca que la invención debe ofrecer una solución técnica a un problema técnico objetivo, y que la contribución alegada debe ser creíble en el momento de la solicitud.
La Sala asume la noción de “plausibilidad del efecto técnico”, desarrollada por la jurisprudencia de la EPO, según la cual no basta con una mera afirmación del efecto técnico: es necesario que, a partir de la solicitud y los conocimientos generales del experto en la materia, el efecto resulte verosímil o razonablemente sustentado. Si el efecto no es plausible en ese momento, la invención carece de actividad inventiva.
El TS aclara que la plausibilidad no constituye un nuevo requisito de patentabilidad autónomo, sino un criterio metodológico para valorar la actividad inventiva. Rechaza que puedan utilizarse pruebas o datos posteriores para subsanar la falta de plausibilidad inicial, pues ello alteraría el equilibrio del sistema de patentes y ampliaría indebidamente el contenido de la solicitud original.
Aplicando esta doctrina al caso, el TS concluye que la patente impugnada no aportaba datos suficientes que hicieran creíble el efecto antiinflamatorio alegado. La descripción no contenía ejemplos experimentales ni referencias concretas que permitieran al experto considerar plausible el mecanismo de acción del compuesto. En consecuencia, confirma la nulidad parcial de la patente por falta de actividad inventiva.
3. Comentario
La sentencia del TS consolida en España la doctrina europea sobre la plausibilidad del efecto técnico como elemento esencial para valorar la actividad inventiva. La Sala adopta la jurisprudencia de la EPO y el TJ, estableciendo que el solicitante debe aportar, desde el momento de la presentación, una base técnica suficiente que haga creíble la eficacia de la invención. De este modo, se evita la concesión de patentes especulativas o basadas en meras hipótesis.
En la práctica, esto obliga a las empresas a justificar con mayor rigor sus invenciones, incorporando datos o referencias que sustenten la verosimilitud del efecto alegado.
Ana Sanz, Socia-Asociada del área Legal.
