Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de agosto de 2025, Lunapark (C-452/24)
1. Hechos
Lunapark es titular de la marca registrada DRACULA para productos de confitería desde 2009. Antes de dicho registro, la empresa Karkkimies utilizaba el signo «Dracula» para comercializar productos similares, sin haber adquirido ningún derecho de marca. En 2019, Hardeco compró Karkkimies y continuó usando el signo «Dracula» para los mismos productos, en cuyos envases figuraban la palabra «Dracula» y signos figurativos que representaban al personaje correspondiente.
En 2020, Lunapark demandó a Hardeco por violación de su marca. Hardeco alegó que Lunapark había tolerado durante muchos años el uso del signo por Karkkimies, lo que debía impedirle ejercitar ahora la acción. El tribunal finlandés de primera instancia aceptó este argumento basándose en un principio general del Derecho civil finlandés según el cual las acciones deben ejercerse en un plazo razonable. Lunapark recurrió en casación.
El Tribunal Supremo de Finlandia planteó al TJ una cuestión prejudicial sobre si el artículo 10 de la Directiva 2015/2436, en el marco de un litigio relativo a la violación de una marca, permite que un Estado miembro limite el derecho del titular de una marca mediante tal principio general de inactividad en supuestos no previstos en los artículos 9 y 18 de la Directiva, que regulan la tolerancia frente a una marca posterior registrada.
2. Pronunciamientos
El TJ afirma que el artículo 10 de la Directiva se opone a que un Estado miembro establezca, mediante un principio general de derecho nacional, la prescripción del derecho del titular de una marca a prohibir el uso de un signo idéntico o similar en casos distintos de lo previsto en los artículos 9 y 18 de la Directiva.
El TJ fundamenta su decisión en que el artículo 10 constituye una armonización completa del contenido material del derecho de marca en la Unión, de modo que los Estados miembros no disponen de margen para introducir limitaciones adicionales. Este carácter exhaustivo también se proyecta sobre el régimen de tolerancia o prescripción por inactividad, regulado en el artículo 18, apartado 1, que únicamente contempla la posibilidad de limitar el derecho del titular en relación con una marca posterior registrada, y siempre bajo condiciones estrictas: conocimiento del uso, transcurso de cinco años consecutivos y ausencia de mala fe del solicitante de la marca posterior. El TJ recuerda además su jurisprudencia previa (sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C 482/09, párrafo 33), según la cual el artículo 9 armoniza por completo los requisitos de la prescripción por tolerancia en procedimientos de nulidad, armonización extensible también a las acciones por violación relativas a una marca posterior registrada.
Sobre esta base, el TJ destaca que el régimen armonizado no prevé ninguna limitación derivada de la tolerancia respecto de signos no registrados, ni confiere derechos a su simple uso prolongado. En el caso concreto, aunque el tercero hubiese utilizado el signo «Dracula» con anterioridad al registro de la marca DRACULA por Lunapark, tal uso —salvo que hubiera generado un derecho exclusivo según el derecho nacional, extremo a verificar por el órgano remitente— no queda comprendido dentro del régimen armonizado de tolerancia del artículo 18, pues este se refiere exclusivamente a marcas registradas posteriores y no a signos carentes de protección registral.
Por consiguiente, se concluye que no es posible que los Estados miembros introduzcan limitaciones adicionales derivadas de principios generales de su derecho nacional —como una prescripción por inactividad respecto del uso de un signo no registrado— porque ello equivaldría a imponer restricciones no contempladas por la normativa armonizada y comprometería el objetivo esencial de garantizar una protección uniforme y coherente de las marcas en toda la UE.
3. Comentario
La sentencia reafirma la línea jurisprudencial del caso Soda-Club (CO2) y SodaStream International (C 197/21), en la que el TJ ha insistido en que el artículo 10 de la Directiva establece una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca, definiendo así de manera exhaustiva el contenido material de los derechos de que gozan los titulares de marcas en la Unión Europea.
Desde el punto de vista práctico, la decisión tiene varias implicaciones. Primero, refuerza la seguridad jurídica del titular registral: su derecho no se ve afectado por la inactividad frente a un uso no protegido, garantizando uniformidad y estabilidad en la protección de marcas. Segundo, limita las expectativas de los terceros que, de buena fe, hayan usado un signo sin registrarlo, dejando claro que el sistema europeo privilegia al titular registral. Tercero, protege la coherencia del mercado común, evitando que la aplicación de principios civiles nacionales genere disparidades en la protección de marcas entre Estados miembros.
Este pronunciamiento también aclara un área potencialmente conflictiva: la transición entre el uso prolongado de un signo no registrado y la aparición de un titular registral que permanece inactivo. La sentencia confirma que la única vía para que el usuario previo pueda oponer su uso es la adquisición de un derecho anterior o la existencia de una marca posterior registrada que genere los efectos de tolerancia.
En síntesis, este asunto consolida la fuerza del derecho exclusivo conferido por la marca registrada y subraya que solo las causas reguladas por la Directiva pueden limitarlo. A la vez, advierte a los operadores económicos de que el uso prolongado de un signo sin registrarlo no ofrece protección suficiente frente a un titular registral que decida ejercitar sus derechos, incluso después de un largo periodo de inactividad.
Lorena Sánchez, Abogada del área de Marcas.
