[Antecedentes]
En julio de 2012, Dongfang Mingri (Jinjiang) Import & Export Co. («Dongfang Mingri») presentó una solicitud de registro de marca denominativa en caracteres chinos «奔富酒园» (en inglés: BEN FU WINERY, n.º 11157214), que fue concedida en diciembre de 2015, entre otros, designando productos como «vino, brandy» en clase 33. Después del registro, Dongfang Mingri comenzó a utilizar la marca para productos vinícolas en el mercado chino.
Southcorp Brands Pty Limited (una filial de Treasury Wine Estates, «Southcorp») presentó una solicitud de nulidad del registro de la marca impugnada «奔富酒园» en marzo de 2016, basándose en que la marca impugnada era similar a un signo («奔富» (pronunciado como: BEN FU)) que ya había sido utilizado por algunos distribuidores de Southcorp y que gozaba de una influencia sustancial, además de que el titular de la marca impugnada había registrado un gran número de marcas que eran reproducción, imitación o traducción de marcas conocidas de terceros, lo que era contrario al principio de buena fe.
La Junta de Revisión y Adjudicación de Marcas decidió invalidar el registro de la marca impugnada, estableciendo que había una intención obvia de aprovechamiento injusto de la reputación de marcas renombradas, competencia desleal y búsqueda de beneficios ilegales, violando el principio de buena fe, perturbando el buen orden de la gestión del registro de marcas y la competencia leal y ordenada del mercado. Se consideró que las actividades de Dongfang Mingri constituyeron «Adquisición de registro por otros medios indebidos«, como queda establecido en el Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014 (igual en la Enmienda de la Ley de Marcas de 2019).
El Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín rechazó la apelación de Dongfang Mingri, que fue devuelta por el Tribunal Superior de Pekín.
El caso pasa finalmente al Tribunal Supremo de la R.P.C.
[Decisión]
El Tribunal Supremo, en primer lugar, resumió la cuestión clave del caso, que consistía en determinar si la marca impugnada «奔富酒园» fue registrada por otros medios indebidos como los prohibidos en el Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014.
Al principio, el Tribunal confirmó que el elemento más relevante de la marca impugnada son los dos primeros caracteres chinos «奔富 (BEN FU)», la combinación de los dos caracteres chinos restantes «酒园» significa bodega, que sólo puede tratarse como una descripción común en el área industrial pertinente.
Southcorp aportó pruebas suficientes para respaldar su argumento de que el signo «奔富» fue utilizado por primera vez por algunos distribuidores de Southcorp en la década de 1990 para referirse a la marca de vino «Penfolds», un producto de Southcorp. Y, desde la perspectiva del público pertinente, desde mucho antes de la presentación de la solicitud de marca impugnada, los caracteres chinos «奔富 (BEN FU)» se han considerado una transliteración de «Penfolds» y, por tanto, crearon un sólido vínculo con él.
Antes del caso que nos ocupa, había habido muchos conflictos de infracción de marcas y competencia desleal entre Southcorp y Dongfang Mingri. En sentencias anteriores se afirmaba que Dongfang Mingri y sus filiales habían engañado intencionadamente al público utilizando los artículos de presentación del producto vinícola «Penfolds» en los medios de comunicación, lo que constituía competencia desleal, así como una infracción de la marca registrada «PENFOLDS».
En relación con el análisis anterior, el Tribunal concluyó que, al presentar la solicitud de registro de la marca impugnada «奔富酒园», Dongfang Mingri tiene la intención de aferrarse a la reputación del fabricante de vinos «Penfolds» y de obtener una ventaja desleal de éste.
Además, el Tribunal consideró que el hecho de que Dongfang Mingri y sus filiales hayan registrado un gran número (más de 250) de marcas copiadas a otras marcas reputadas, como «宾利 (BIN LI, transliteración de BENTLEY)», designando productos y servicios en las clases 33 y 35, es demasiado sobre lo necesario para un negocio normal.
[Comentarios]
Desde la presentación de la solicitud de nulidad del registro de la marca hasta la obtención de la sentencia de nulidad, este caso ha llegado a su fin después de seis años.
En el procedimiento de apelación ante el Tribunal Superior de Pekín, la decisión de la TRAB y la sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín de invalidar la marca impugnada, entre otras cosas, se basaba en el hecho de que la marca impugnada había sido usada en el comercio por el propietario después del registro.
En contra de la opinión del Tribunal Superior de Pekín, el Tribunal Supremo aclaró el concepto «adquirir el registro por medios fraudulentos u otros medios indebidos» del Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014 (no hay cambios en la Enmienda de la Ley de Marcas de 2019), considerando que debe interpretarse como el medio que se había tomado al presentar la solicitud de registro, y no el propósito para el registro, que de por sí es indebido.
Por lo tanto, el hecho de que la marca impugnada se haya puesto en uso, independientemente del nivel de inversión publicitaria o de la eficacia de la publicidad, después del registro, no puede invalidar el carácter «indebido» de los medios que se adoptaron para adquirir el registro, y por lo tanto, no puede justificar el registro de la marca.
De la Sentencia se desprende la tendencia del Tribunal a proteger las buenas prácticas en el registro de marcas, de un modo coherente con la CNIPA, que sigue combatiendo duramente el registro malicioso de marcas en los últimos años.
Autor: Dan Liu
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