Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2024, (C-801/21 P)
1. Hechos
El 17 de junio de 2017, el Sr. Hamid Ahmad Chakari presentó una solicitud de marca de la Unión Europea para identificar productos de arroz en las clases 30 y 31, cuya representación gráfica era la siguiente:
Abresham Super Basmati Selaa Grade
Indo European Foods interpuso oposición ante la EUIPO, invocando un derecho anterior no registrado en el Reino Unido basado en el uso continuado de la designación BASMATI para arroz. Indo alegó que dicho uso constituía un derecho anterior oponible conforme al artículo 8.4 del RMUE y, en particular, invocó la acción por usurpación de denominación (action for passing off), que permite impedir el uso de signos que generen una asociación comercial indebida y puedan causar un perjuicio económico al usuario previo.
En abril de 2019, la División de Oposición desestimó la oposición, considerando que las pruebas aportadas no acreditaban de manera suficiente la existencia de un derecho anterior. La Sala de Recursos confirmó esta decisión en abril de 2020, reiterando que la documentación y los elementos probatorios no demostraban la protección efectiva reclamada.
Indo European Foods interpuso recurso ante el Tribunal General (TG) solicitando la anulación de la resolución de la Sala de Recursos. Durante la tramitación del recurso, el 31 de diciembre de 2020 concluyó el período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido, lo que tuvo como consecuencia que los derechos no registrados en el Reino Unido dejaran de ser invocables ante la EUIPO como fundamento de oposiciones basadas en el artículo 8.4 RMUE. Ante esta circunstancia, la EUIPO alegó que el recurso había perdido objeto, ya que el derecho invocado por Indo había dejado de existir.
El TG rechazó esta alegación y anuló la resolución, considerando que la desaparición sobrevenida del derecho anterior no afectaba al interés legítimo del recurrente de obtener la revisión de la legalidad mientras el derecho era todavía oponible. Contra esta sentencia, la EUIPO interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ).
2. Pronunciamientos
El TJ confirmó que el recurso interpuesto ante el TG seguía siendo admisible y que el interés en recurrir no desaparece por la pérdida sobrevenida del derecho anterior invocado. En particular, la circunstancia de que el derecho anterior dejara de ser invocable tras el fin del período transitorio no elimina ni el objeto del recurso, ni el interés de Indo European Foods en obtener la revisión de la resolución.
El TJ consideró que el TG actuó correctamente al evaluar la alegación de infracción del artículo 8.4 del RMUE. Concluyó que la desestimación de la oposición perjudicó los intereses económicos de Indo European Foods, justificando la continuidad del procedimiento pese a la desaparición posterior del derecho anterior. Asimismo, rechazó los argumentos de la EUIPO sobre la función esencial de la marca, la territorialidad o la posible conversión en solicitudes nacionales, al no afectar al interés en recurrir.
El TJ destacó además que el TG puede, en cualquier fase del procedimiento, examinar de oficio si existe interés en mantener la acción, evaluando si una eventual anulación de la resolución podría producir ventajas o evitar perjuicios para el recurrente. Asimismo, rechazó los argumentos de la EUIPO relativos a la función esencial de la marca, la territorialidad o la eventual conversión de la marca impugnada en solicitudes nacionales, considerando que no afectaban al interés en recurrir.
Finalmente, el TJ desestimó el recurso de la EUIPO, sin que la desaparición sobrevenida del derecho anterior sea obstáculo, y sin imponer obligaciones adicionales a la Sala de Recursos respecto de la nueva resolución.
3. Comentario
La sentencia confirma que el examen de la legalidad de una resolución de la Sala de Recursos debe centrarse en el momento en que la decisión fue adoptada, sin que los cambios posteriores en la normativa o en la protección de los derechos invocados puedan privar al recurso de su objeto.
Asimismo, el Tribunal refuerza que el derecho a que una resolución sea revisada por un organismo superior no depende solo de la vigencia posterior del derecho invocado, sino de la posibilidad de revisar la resolución que afectó a los intereses económicos o jurídicos del recurrente, todo ello a fin de salvaguardar la función de garantía de los tribunales.
El Tribunal remite el asunto a la Sala de Recursos al objeto de que se pronuncie sobre el momento temporal en el que han de apreciarse los requisitos del derecho anterior. De esta forma, se deja en manos de la Sala de Recursos una cuestión fundamental para la resolución del fondo del asunto.
El pronunciamiento consolida, en suma, una interpretación fiel a la estructura del Reglamento y al papel que corresponde al control judicial en materia de marcas. La desaparición sobrevenida del derecho anterior no desactiva la función revisora de los tribunales ni reduce la necesidad de examinar la corrección de la actuación administrativa. La sentencia contribuye así a reforzar la estabilidad del sistema y aporta criterios claros sobre la posible pérdida sobrevenida de derechos, en un contexto marcado por importantes cambios normativos, como consecuencia, en este caso, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Enrique Jacobo, Abogado del Área de Marcas de ELZABURU.
