Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, AUDI (C-334/22)
1. Hechos
AUDI, fabricante de automóviles, es titular de la marca figurativa de la Unión Europea nº 000018762, reproducida bajo estas líneas, cuya protección se extiende, entre otros productos y servicios, a “vehículos de locomoción terrestres, aéreos y náuticos, piezas de estos productos (incluidas en la Clase 12), incluidos motores para automóviles” incluidos en Clase 12.
GQ, por su parte, es una persona física que comercializaba, a través de Internet, rejillas de radiador, adaptadas y diseñadas para modelos automóviles AUDI de los años 80 y 90. Estas rejillas no eran originales, pero incorporaban un elemento cuya forma permitía fijar el emblema del fabricante y reproducía total o parcialmente la marca figurativa AUDI.
AUDI ejercitó ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) acciones judiciales para impedir su importación y comercialización, alegando infracción de sus derechos de marca y solicitando, además, la destrucción de las piezas intervenidas por las autoridades.
El tribunal polaco consideró necesario esclarecer: (i) si ese elemento de fijación que reproduce la marca constituye un uso en el tráfico económico susceptible de entrar en conflicto con los derechos anteriores de AUDI; (ii) si el uso de elementos destinados a fijar el emblema del fabricante puede quedar amparado por la limitación del artículo 14.1.c) del RMUE; y (iii) si, dado que el signo forma parte de la configuración de un componente del automóvil, cabría aplicar por analogía la llamada «cláusula de reparación» del Reglamento de dibujos y modelos comunitarios.
2. Pronunciamientos
Sobre esta base, el Tribunal de Justicia descarta de forma tajante la posibilidad de aplicar por analogía la cláusula de reparación prevista en el artículo 110 del Reglamento 6/2002, prevista para los dibujos o diseños, recordando que el legislador de la Unión Europea decidió no incorporar una excepción equivalente en el ámbito marcario. En consecuencia, el derecho exclusivo del titular debe apreciarse exclusivamente conforme a los artículos artículo 9 y 14 del RMUE.
El Tribunal recuerda que el uso de un signo idéntico o similar a la marca en el tráfico económico incluye, entre otros, colocar ese signo en un producto destinado a su comercialización, ofrecerlo, almacenarlo o importarlo. En este sentido, el Tribunal expone que la forma del elemento de esas rejillas de radiador destinado a fijar el emblema de AUDI constituye un signo en el sentido del artículo 9.2 del RMUE y que, por lo tanto, su colocación e integración en las rejillas de radiador, con vistas a la comercialización, constituye un uso comprendido en el artículo 9.3. del RMUE.
Además, el Tribunal recuerda que dicho uso puede menoscabar cualquiera de las funciones de la marca, no limitándose a su función esencial de indicar el origen empresarial, sino también la función de “garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad”.
En consecuencia, y en vista de que, efectivamente, existiría uso por parte del GQ del signo descrito, corresponde al juez nacional valorar si concurre identidad o similitud entre el signo y la marca anterior, la similitud entre productos y, en su caso, el riesgo de confusión o la posible explotación indebida del renombre de AUDI, que el órgano remitente considera notoriamente conocida.
Por otro lado, el Tribunal rechaza que el uso pueda quedar amparado por la limitación del artículo 14.1.c). Señala que GQ no utiliza la marca para indicar el destino del producto, sino que reproduce la forma del signo en la propia pieza para conferirle una apariencia lo más cercana posible al recambio original. Se trata, por tanto, de una reproducción del signo, no de un uso referencial. Por ello, la limitación no resulta aplicable, con independencia de que exista o no la posibilidad técnica de fijar el emblema sin reproducir la forma de la marca.
En consecuencia, el Tribunal declara que el uso de un signo idéntico o similar a la marca AUDI en piezas de recambio constituye un uso en el tráfico económico susceptible de ser prohibido por el titular y que la limitación del artículo 14 del RMUE no impide tal prohibición en este tipo de supuestos.
3. Comentario
La sentencia clarifica de manera significativa el alcance de la protección marcaria en el sector de las piezas de recambio. La cuestión planteada no se refería a la reproducción directa del emblema de un fabricante, sino al lugar previsto para fijar dicho emblema, cuya forma inevitablemente perfila la marca. El Tribunal reafirma que la marca no pierde protección por integrarse físicamente en una pieza de recambio y que la forma del elemento de fijación, aunque responda a exigencias funcionales, puede constituir un signo si reproduce o se asemeja suficientemente a la marca.
El Tribunal rechaza también la aplicación de la «cláusula de reparación» como vía para limitar la protección marcaria, recordando que el artículo 14 del RMUE es el mecanismo creado por el legislador para equilibrar los intereses del titular de la marca con los de un mercado de recambios no falseado. Esta conclusión descarta la posibilidad de trasladar al ámbito marcario un régimen más flexible previsto exclusivamente para los diseños.
En cuanto a la interpretación del artículo 14.1.c) del RMUE, la sentencia distingue acertadamente entre el uso referencial (necesario y lícito) y la reproducción del signo en la propia pieza. Este criterio refuerza que la limitación no puede emplearse para legitimar imitaciones que pretenden replicar la apariencia del producto original.
En conclusión, la sentencia consolida la protección de las marcas automovilísticas y limita la comercialización de piezas no originales que incluyan elementos susceptibles de provocar una asociación directa con el fabricante. También proporciona una pauta para distinguir entre recambios compatibles (amparados por el uso referencial de la marca) y recambios imitativos, que entran en conflicto con el ámbito de protección de las marcas anteriores.
Lucía Palomino, Abogada del área de Marcas.
