El TJUE ha dictado una nueva sentencia (C-642/16 Junek Europ-Vertrieb de 17 de mayo de 2018)sobre interpretación del principio de agotamiento de marca en el caso de importaciones paralelas y reenvasado de productos. La sentencia resuelve una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal Supremo alemán en la que se plantea, en esencia, si los principios sentados por el TJUE en lo que respecta a la limitación del agotamiento del derecho de marca en el marco de la importación paralela de medicamentos se aplican también, sin restricciones, a la importación paralela de productos sanitarios.
Recordemos que la doctrina del TJUE en la materia (sentada, entre otras, en sentencias C-427/93,C-429/93 y C-436/93 Bristol-Myers Squibb y otros y C-348/04 Boehringer Ingelheim y otros) señala que el titular de una marca puede prohibir la comercialización ulterior en un Estado miembro de un medicamento importado de otro Estado miembro cuando el importador ha reenvasado el producto (lo que se entiende que se produce también en casos en los que se añade una etiqueta al envase original) y vuelto a poner la marca, salvo que se den cinco requisitos:
- Que se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;
- Que se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje;
- Que se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de este;
- Que la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular; así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado; y
- Que el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, altitular de la marca y le proporcione, a petición de este, un ejemplar del producto reenvasado.
En el litigio surgido en Alemania del que trae causa esta nueva sentencia del TJUE, sucedía lo siguiente:
- La demandante (el titular de la marca) era una empresa alemana titular de la marca DEBRISOFT para productos sanitarios. En concreto, bajo esta marca fabricaba y comercializaba un material de curas para el tratamiento superficial de heridas.
- La demandada (el importador paralelo) era una empresa austriaca que importaba el producto DEBRISOFT de la demandante desde Austria para comercializarlo en Alemania. Antes de vender los productos en farmacia, la demandada añadía a la caja una etiqueta (en la que incluía información sobre la empresa importadora, sus datos de contacto, un código de barras y un número farmacológico) que colocaba en la parte no impresa del envase y sin tapar la marca dela demandante. A continuación mostramos una imagen del envase controvertido (la etiqueta añadida por la demandada aparece en la parte inferior izquierda):
- La demandada no había informado a la demandante de la reimportación ni había puesto asu disposición una muestra del producto modificado con la nueva etiqueta. Esto incumpliría elrequisito 5 arriba indicado, con lo que, de acuerdo con la doctrina del TJUE antes reseñada, eltitular de la marca podría en principio oponerse a la ulterior comercialización por parte delimportador paralelo.
- La fabricante alemana consideró, en efecto, que la conducta de la demandada constituía unaviolación de su derecho de marca e interpuso la correspondiente demanda de infracción contra laempresa importadora austriaca para prohibir que dicha compañía comercializase su productoDEBRISOFT.
Pues bien, ante la pregunta remitida por el Tribunal Supremo alemán de si la antes citadadoctrina del TJUE sobre reenvasado de medicamentos sería aplicable al presente caso, el TJUE hacontestado que los hechos de este caso difieren de los que dieron lugar a las sentencias quesentaron los principios aludidos. Así, el TJUE señala que en las citadas sentencias la intervencióndel importador paralelo no implicaba solo la colocación de una etiqueta adicional externa, sinotambién, en todos los casos, la apertura del embalaje original (en concreto, para añadir unprospecto en una lengua diferente de la del titular de la marca). En este caso, en cambio, no sehabría abierto el embalaje original y tan solo se habría colocado una etiqueta pequeña en unaparte no impresa y sin tapar la marca del titular. En estas circunstancias, al entender del TJUE, lacolocación de tal etiqueta no pondría en riesgo el objeto específico de la marca (garantía deprocedencia) y no podría por tanto considerarse un “reenvasado” en el sentido de lajurisprudencia citada. Por ello, el TJUE concluye que en el caso examinado se produciría elagotamiento de marca que impediría al titular de la marca oponerse a la ulterior comercializaciónpor el importador paralelo.
Esta interpretación del TJUE va a suponer que el Tribunal Supremo alemán tenga que revocar lassentencias de instancia, pues éstas habían estimado la demanda de la titular de la marcaDEBRISOFT contra el importador austriaco.
En todo caso, al margen del litigio alemán, la sentencia que se reseña suscita una cuestión deinterés. El TJUE no tiene en cuenta que el producto del caso sea un producto sanitario y no unmedicamento, sino que tan solo examina la intervención concreta del importador paralelo en elsupuesto considerado. Ello invita a preguntarse si esta sentencia puede implicar una flexibilizaciónde la doctrina del TJUE en lo que atañe a la limitación del agotamiento del derecho de marca enel marco de la importación paralela de medicamentos. En efecto, podría entenderse que laimportación paralela en la UE de un medicamento al que el importador ha añadido una etiquetaen condiciones equivalentes a las del caso aquí examinado no será considerado “reenvasado” en elsentido de la doctrina del TJUE, y que el importador podrá comercializar dicho productolibremente sin tener que cumplir con requisitos previos como la notificación previa al titular ofacilitar a dicho titular un ejemplar del producto modificado.
Autora: María Cadarso