Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2025, Ron Barceló (ECLI:ES:TS:2025:3307)
1. Hechos
Varias compañías distribuidoras de bebidas interpusieron demanda contra Barceló Comercial Internacional, S.A. e Importaciones y Exportaciones de Varma, S.A., solicitando que se declarase que estas habían actuado ilícitamente al esgrimir sus derechos sobre la marca Ron Barceló para prohibir la comercialización de productos con dicha marca dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), incurriendo en actos de competencia desleal e infringiendo las normas europeas de defensa de la competencia. Las demandantes pretendían que se declarase que la adquisición de Ron Barceló a proveedores del EEE por precios inferiores a los fijados por los distribuidores españoles era ajustada a derecho puesto que, al proceder la mercancía del EEE, los derechos sobre la marca Ron Barceló se habrían agotado.
Las demandadas se opusieron a la demanda, alegando que no había agotamiento del derecho, y reconvinieron ejercitando la acción de infracción de las marcas Ron Barceló en relación con las ventas por las demandantes de productos con dicha marca sin su autorización.
En primera instancia, el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1 de Alicante dictó sentencia desestimando íntegramente la demanda y estimando la reconvención. En segunda instancia, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea) confirmó en lo esencial la sentencia de primera instancia, con algunas modificaciones en el contenido del fallo.
La Audiencia Provincial consideró que, a pesar de que la demanda no lo denominara así, lo que se ejercitaba en ella era una acción negatoria de infracción de la marca Ron Barceló. Aunque esta acción no está regulada en la Ley de Marcas, sí está contemplada en el artículo 121.1 de la Ley de Patentes, que la Audiencia considera aplicable por la remisión prevista en la Disposición adicional primera de la Ley de Marcas. No obstante, desestima la acción porque considera que no concurrían en el caso las circunstancias necesarias para que se produjera el agotamiento del derecho de marca.
Las demandantes interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia de apelación, que fueron íntegramente desestimados por la sentencia objeto de este comentario.
2. Pronunciamientos
En su recurso, las demandantes plantearon varios motivos de casación en torno a la cuestión del consentimiento del titular de la marca para la comercialización de productos con la misma en el EEE y la carga de la prueba sobre la existencia del agotamiento del derecho de marca.
El Tribunal Supremo, apoyándose en la copiosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el agotamiento, comienza recordando que, como regla general, el TJ entiende que el titular de la marca ha otorgado su consentimiento de comercializar sus productos dentro del EEE cuando ha podido controlar la comercialización de los productos por terceros, puesto que este control permite salvaguardar la función esencial del signo de identificación del origen empresarial del producto.
Además, el TS reconoce que el consentimiento puede ser tácito, pero subraya que el TJ ha señalado que, para apreciar la existencia de ese consentimiento tácito, deben concurrir determinados elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores que revelen con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho de exclusiva. Y, en el caso, el TS coincide con la Audiencia Provincial en que no se produce esa certeza.
Respecto a la carga de la prueba, las recurrentes invocaban la jurisprudencia del TJ que establece la inversión de la carga de la prueba en aquellos casos en los que la imposición de esa carga al supuesto infractor permite al titular de la marca compartimentar los mercados nacionales, como puede ocurrir en los supuestos en los que comercializa sus productos en el EEE mediante un sistema de distribución exclusiva o selectiva.
El TS revisa los pronunciamientos del TJ sobre esta cuestión y señala que la carga de la prueba del agotamiento varía en función del conocimiento sobre el lugar de primera comercialización del producto: si no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, la carga de la prueba recaerá sobre el titular de la marca y no sobre el importador paralelo; en cambio, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe una presunción de que no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo y deberá ser el importador paralelo en el que pruebe que tal consentimiento se ha producido.
Partiendo de estas premisas, en el supuesto enjuiciado, el TS rechaza el recurso de las demandantes, puesto que considera que hacen supuesto de la cuestión al no haberse probado en la instancia que el Ron Barceló se distribuya en un régimen de distribución exclusiva ni que haya un riesgo de compartimentación del mercado.
Finalmente, el TS rechaza igualmente el motivo del recurso que propugnaba la consideración como un indicio determinante de la existencia de un consentimiento tácito el hecho de que en el etiquetado original de los productos apareciera identificado un distribuidor del EEE. El Tribunal considera que podría tratarse de un indicio a tener en cuenta junto con otros para alcanzar un determinado nivel de prueba en relación con el consentimiento, pero que por sí solo no tiene entidad suficiente para declarar la existencia de un consentimiento tácito.
3. Comentario
La relevancia de esta sentencia reside en la confirmación de la posibilidad, reconocida en sede de apelación por la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, de plantear una acción declarativa de no infracción -acción negatoria o de jactancia- en materia de derechos de marca, equivalente a la contemplada en el artículo artículo 121.1 de la Ley de Patentes.
En este sentido, la remisión a la regulación establecida en ese precepto tiene importantes consecuencias, entre ellas la de la exigencia de cumplir con el requisito del requerimiento previo al titular del derecho en los términos del apartado segundo del artículo. En el caso, una de las razones por las que la Audiencia Provincial había desestimado la acción negatoria era el incumplimiento de este requisito, y este pronunciamiento es confirmado por el Tribunal Supremo.
Por otro lado, esta resolución resulta particularmente interesante en cuanto al análisis de dos aspectos esenciales de la institución del agotamiento del derecho de marca. En primer lugar, la posible existencia de un consentimiento tácito para la comercialización del producto dentro del EEE por parte del titular del derecho, y las condiciones que deben concurrir para que los tribunales puedan apreciarlo. Y, en segundo lugar, la carga de la prueba del agotamiento y las eventuales situaciones en las que se puede producir una inversión del principio general del proceso civil en virtud del cual la carga de la prueba de un hecho corresponde a quien lo alega.
Como no podía ser de otro modo, para el examen de estas cuestiones el Tribunal Supremo parte de la abundante jurisprudencia del TJ sobre las importaciones paralelas entre Estados miembros y el principio del agotamiento del derecho de marca.
Carlos Morán, Socio, área Legal
