Las PYME europeas ya pueden beneficiarse de una nueva convocatoria del “Servicio de Diagnóstico en Propiedad Intelectual-Industrial” (Programa IPA4SME) de la Unión Europea

El programa proporciona apoyo financiero y servicios de valorización y análisis de los activos de tecnología y conocimiento existentes en las PYME que hayan recibido el Sello de Excelencia concedido desde el Programa H2020 de la Unión Europea.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es la oficina encargada de realizar los informes relacionados con este servicio para las empresas españolas que lo han solicitado, siguiendo con su compromiso de impulsar el uso de la Propiedad Intelectual e Industrial en las PYME españolas innovadoras.

Según los informes de la OEPM, España es el país en el que más empresas se están beneficiando de este servicio, dado que además cuenta con el mayor número de empresas con el Sello de Excelencia del Programa H2020 de entre todos los países europeos.

Actualmente se está desarrollando la cuarta de las convocatorias del Programa IP4SME, y desde el 27 de marzo y hasta el próximo 5 de junio está abierto el plazo de solicitud para participar en la quinta convocatoria del programa.

La OEPM continuará ofreciendo el servicio IPA4SME a lo largo de las 7 convocatorias que quedan por completar, hasta finales del año 2021.

Si desea conocer los beneficios del programa y los requisitos que debe cumplir la PYME solicitante, acceda al documento completo.

Autoras: Alba Mª López y Marina Martínez Pedreño

A pesar de la crisis sanitaria que se extiende por toda Europa (confiemos que no por mucho tiempo), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha suspendido su labor, y el 26 de marzo dictó una interesante sentencia (asunto C-622/18) sobre reclamación de daños y perjuicios por infracción de marca cuando ésta ha sido caducada por falta de uso.

La sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Cour de Cassation francesa que traía causa de una acción por violación de la marca francesa SAINT GERMAIN para bebidas alcohólicas ejercitada por su titular contra unas empresas que elaboraban y distribuían un licor denominado “St-Germain”. En un procedimiento paralelo la marca había sido caducada por falta de uso, pero el demandante mantuvo su pretensión de reclamar daños y perjuicios por el periodo anterior no afecto a la caducidad.

En concreto, la marca se había registrado en mayo de 2006 y su caducidad se declaró por sentencia de 28 de febrero de 2013, que retrotrajo los efectos de la declaración al 13 de mayo de 2011, es decir, cinco años después de la concesión. Por tanto, la marca nunca había sido usada. A pesar de ello, la demandante reclamó la indemnización de daños por el periodo período anterior a la caducidad y no cubierto por la prescripción, entre el 8 de junio de 2009 y el 13 de mayo de 2011.

En el Derecho francés los efectos de la declaración de caducidad están regulados en estos términos: “los derechos del titular de una marca que, sin justa causa, no haga un uso efectivo de ella para los productos y servicios comprendidos en el registro durante un período ininterrumpido de cinco años. La caducidad surtirá efectos en la fecha de la expiración del período de cinco años previsto en el párrafo primero del presente artículo y tendrá un efecto absoluto”.

Se plantea entonces la cuestión de si el titular de una marca que no la ha explotado nunca y cuyos derechos sobre esta han caducado tras la expiración del plazo de cinco años legalmente establecido puede alegar haber sufrido un menoscabo a la función esencial de su marca y solicitar, en consecuencia, la reparación de un perjuicio debido al uso hecho por un tercero de un signo idéntico o similar durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca.

En su sentencia, el TJUE recuerda que la Directiva de armonización deja al criterio de cada Estado Miembro la fijación de los efectos de la declaración de caducidad. En consecuencia, una norma nacional que establezca el dies a quo a partir de la fecha en que se cumpla el periodo de cinco años sin uso no contraviene el Derecho de la Unión. Si esto es así, nada obsta para que se pueda ejercitar una acción por violación de derechos de marca con el consiguiente pedimento de daños si la legislación nacional lo permite. Pero con un matiz importante.

Por lo que respecta a la liquidación de los daños y perjuicios, el Tribunal recuerda que la Directiva 2004/48 advierte que la indemnización deberá ser «adecuada a los daños y perjuicios efectivos que [el titular de la marca] haya sufrido como consecuencia de la infracción». Aunque la falta de uso de una marca no se opone, en sí misma, a una indemnización relacionada con la comisión de hechos constitutivos de violación de marca, no es menos cierto que esa circunstancia es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta para determinar la existencia y, en su caso, el alcance del perjuicio sufrido por el titular y, por tanto, el importe de los daños y perjuicios que este puede eventualmente reclamar.

En cuanto a las consecuencias de esta sentencia en nuestro país, hay que recordar que los efectos de la caducidad de marcas están regulados en el artículo 60 de la Ley española de Marcas como sigue: “La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.”.  Esta norma en realidad reproduce lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (UE) 2017/1001, por lo que la situación para las marcas de la Unión Europea es la misma.

Por tanto, siempre que la persona que inste la caducidad lo solicite, en España también es posible que la declaración de caducidad se retrotraiga al momento en que se cumplieron los cinco años de falta de uso de la marca. Aun así, el titular de la marca podría reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos si la infracción de su marca se cometió en un periodo al que no alcance la declaración de caducidad. Queda por ver, no obstante, cómo valorarán los tribunales españoles esa indemnización.

Autor: Carlos Morán

Un año después de la publicación de la Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019), podemos afirmar que la Ley está teniendo un impacto importante en el tejido empresarial español.

La gestión de este activo intelectual se venía realizando ya por algunas empresas, pero con la entrada en vigor de la Ley se ha incrementado su uso considerablemente, por parte de entidades de todos los tamaños y de sectores muy diversos, pues da valor a cierta información que antes no se protegía ni se consideraba un activo a tener en cuenta.

También son muchas las empresas que quieren pasar de ser prestadoras de servicios a vendedoras de productos tecnológicos y esto conlleva a establecer una estrategia de PI y la implantación de un modelo fuerte de protección de estos activos. Dentro de dicha estrategia y modelo, el secreto empresarial se audita, valora y juega un papel cada vez más relevante, especialmente en esta economía de los datos hacia la que nos movemos.

La aplicación de la Ley tiene un doble enfoque y es necesario tener en cuenta ambos. Por un lado, la ley otorga un derecho de protección de los secretos de la empresa frente a accesos, utilizaciones y revelaciones infractoras; eleva a los secretos empresariales a la misma categoría que otros derechos de propiedad intelectual y es objeto de propiedad con un régimen muy similar al de las patentes, contemplando por ejemplo su cesión o licencia. Pero, por otro lado, la Ley exige a las empresas una gran diligencia a la hora de transmitir, recibir o conservar secretos empresariales o información confidencial de terceros para evitar ser objeto de reclamaciones judiciales.

En relación con esto último, conviene no olvidar que los secretos empresariales están protegidos en el ámbito penal en los artículos 278 (el espionaje empresarial) y 279 (violación de secreto empresarial) del Código Penal. El 278 del CP es aplicable a cualquier persona que para descubrir secretos utilice medios de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u objetos y el 279 del CP a las personas que teniendo una obligación legal o contractual de reserva hagan actos de difusión, revelación o cesión de los secretos de empresa de forma no autorizada.

Los artículos anteriores del CP, se tratan de normas penales en blanco, en las que no se definen conceptos y es muy previsible que los criterios de la norma civil (Ley 1/19) sean aplicables a los procedimientos penales. Asimismo, es previsible que las empresas o instituciones que vean sus secretos violados acudan a la vía penal. Por lo tanto, las empresas, organizaciones e instituciones han de incluir en su política de compliance el cumplimiento con las obligaciones relacionadas con los secretos empresariales de terceros.

Se prevé en cualquier caso un aumento de la litigiosidad en materia de secretos a medida que las empresas vayan tomando conciencia de la importancia de este activo intangible e implanten medidas necesarias para su protección y para acreditar que se cumplen los requisitos exigidos.

En previsión de lo anterior, la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal de lo Mercantil de Barcelona ha publicado en diciembre de 2019 un «Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles».

La razón del Protocolo la encontramos en la necesidad de concretar en detalle los mecanismos procesales de seguridad para la información secreta o confidencial que la Ley 1/2019 apuntaba en su artículo 15 («Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial»).

El ámbito de aplicación de este Protocolo es amplio, puesto que no solo pretende abarcar los procedimientos donde se enjuicie la posible violación de secretos empresariales, sino que también sirva de aplicación para todos aquellos procedimientos donde se declare que determinada información es secreto empresarial o información confidencial. Puede ser, por ejemplo, una guía útil para el manejo de información confidencial en los procesos de contratación pública, donde cada vez más se dan situaciones en las que se debe preservar determinada información de un participante en el concurso, frente a otros que son sus competidores.

El Protocolo establece que es posible aplicar las medidas concretas de protección de los secretos empresariales en las distintas fases del proceso: desde el inicio del procedimiento (por ejemplo: solicitarlas en la misma demanda o solicitud de medidas cautelares); o una vez iniciado el procedimiento (por ejemplo: en la contestación de la demanda o a la hora de aportar prueba). Las medidas de protección del secreto información confidencial se puede hacer de oficio o a instancia de parte, siempre dejando la posibilidad de que haya una posibilidad de contradicción o audiencia de las partes.

El Protocolo indica qué ha de contener la solicitud de parte de las medidas para que se mantenga el secreto o la confidencialidad, de acuerdo con los principios de necesidad, adecuación, proporcionalidad, concreción, ponderación de los intereses de terceros y menor onerosidad respecto a las medidas solicitadas; y, personas que formarán el «círculo de confidencialidad».

Asimismo, el Protocolo analiza las distintas medidas que pueden aplicarse para la preservación de la documentación física y digital, acceso a la misma, publicidad de las vistas y acceso a las grabaciones y versiones confidenciales y no confidenciales de documentos judiciales.

La resolución judicial sobre las medidas que han de aplicarse a la información secreta o confidencial deberá ser concreta respecto a las medidas aplicables (y estás han de ser para cumplir la finalidad, adecuadas y proporcionadas); con fundamentación con respecto a su carácter confidencial y con concreción respecto a la información confidencial o secreta.

En suma, un año después de la promulgación de la Ley vemos cómo el secreto empresarial se está incorporando como un activo inmaterial cada vez más relevante y que dicha relevancia irá en aumento. Es previsible un aumento de la litigiosidad en este campo, con una mayor sofisticación de los casos. Tal vez no alcancemos los niveles de Estados Unidos, pero sin duda habrá un número más elevado de litigios, para lo que conviene prepararse.

Autores: Javier Fernández-Lasquetty y Cristina Espín

Este mes de febrero se cumplió un año de la publicación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. En su preámbulo se declara que las organizaciones utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.

Sin embargo, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. La globalización, una creciente externalización, las cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas.

La doctrina penalista ha estado siempre de acuerdo en proteger también penalmente las agresiones más graves de los secretos industriales o empresariales, en línea con los países de nuestro entorno. Actualmente, el espionaje empresarial se tipifica en el art. 278 del Código Penal.

La ola de innovación tecnológica ha envalentonado a determinados actores de amenazas, capaces de eliminar grandes cantidades de datos de una compañía en segundos, exponiendo a las empresas a un mayor riesgo de ser hackeadas por sus competidores, gobiernos extranjeros y grupos hacktivistas. El espionaje empresarial patrocinado por los estados es real y creciente en una economía globalizada y cibernética.

Sin embargo, muchas empresas no sabrán el verdadero valor de su información confidencial hasta que les sea robada, lo que puede tener consecuencias devastadoras. Incluso los servicios de inteligencia de los Estados miembros de la UE reconocen que están «a tientas en la oscuridad» con respecto a los casos de espionaje económico. Una razón clave para la falta de datos sobre el robo cibernético de secretos empresariales es que muchas intrusiones no se detectan.

El robo cibernético de secretos empresariales afecta a las pymes más que a las grandes empresas

Según ECIPE (febrero de 2018), el impacto negativo en la UE como resultado del robo cibernético de secretos empresariales es de alrededor de 60.000 millones de euros de pérdidas en crecimiento económico, lo que se traduce en una pérdida de competitividad y de empleo y en una reducción de las inversiones en I+D. Más en concreto, 289.000 puestos de trabajo podrían haber estado en peligro en 2018, y ese número se elevaría a un millón de puestos de trabajo para 2025. El robo cibernético de secretos empresariales afecta a las PYMEs más que las grandes empresas, debido a sus bajos presupuestos, la falta de sensibilización de ser un objetivo de espionaje y la falta de profesionales de TI cualificados.

Encontramos un sorprendente aumento del 64% en los incidentes de seguridad atribuidos a empresas competidoras, algunos de los cuales pueden ser respaldados por los gobiernos. En la realización de ataques, los competidores a menudo fusionan sofisticadas técnicas de alta tecnología con otros métodos como la contratación de empleados de la compañía objetivo, el soborno, la extorsión y la promesa de un nuevo trabajo. El aumento de los delitos cibernéticos atribuidos a los estados y a los competidores se produce al mismo tiempo que aumenta el número de robos de la propiedad intelectual y de otras informaciones sensibles.

Uno de los actuales conflictos más importante en el campo de la tecnología y seguridad a nivel mundial es el caso Huawei, compañía a la que EEUU acusa, entre otros delitos, de espionaje industrial. El problema tiene numerosas aristas, desde el espionaje industrial al usar equipos extranjeros hasta la llegada de nueva tecnología como el 5G y la guerra comercial entre China y EEUU.

Las reticencias a entregar proyectos a compañías chinas por miedo al espionaje han llegado a Europa

Los Programas de Talento chinos, en los que se reclutan expertos de empresas y universidades de todo el mundo con múltiples incentivos para trabajar en China, han sido puestos en el punto de mira del FBI desde 2015 por las amenazas que suponen para las empresas y universidades norteamericanas.

Las reticencias a entregar proyectos a compañías chinas por miedo al espionaje también han llegado a Europa. La UE es el primer destino de las empresas chinas. Solo en 2017 invirtieron más de 35.000 millones de euros en Europa, siendo casi el 60% de ese capital destinado a infraestructuras y comunicaciones, lo que ha provocado que varios países vean con especial preocupación la entrada de capital público chino en empresas estratégicas y temen que esas adquisiciones supongan una transferencia tecnológica hacia Pekín.

El ciberespionaje como práctica habitual de ciertos gobiernos es reconocido por el Centro Criptológico Nacional y, en la misma línea, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019.

Cuanto mayor nivel tecnológico tenga un país, mayor será el riesgo de que sus empresas sufran ataques

Estos ataques se dirigen habitualmente contra sectores industriales, infraestructuras críticas y estratégicas en todo el mundo con el objetivo de obtener beneficios geopolíticos, secretos de Estado y/o empresariales, propiedad intelectual o industrial, así como datos e informaciones de sectores estratégicos.

El volumen de secretos empresariales almacenados electrónicamente, junto al aumento de las intrusiones cibernéticas, han creado una tormenta perfecta para el espionaje económico. Cuanto mayor nivel tecnológico tenga un país, mayor será el riesgo de que sus empresas sufran ataques de este tipo. En consecuencia, las empresas se verán envueltas en guerras comerciales y tecnológicas no solo con otras empresas sino también entre los propios estados. De ahí que resulte de extraordinaria importancia el disponer de eficaces y rápidas respuestas penales frente el espionaje empresarial.

Autor: Juan José Caselles