La reciente difusión de un análisis técnico que supuestamente permitiría reproducir la fórmula de la Coca-Cola ha reabierto un debate jurídico tan recurrente como actual: ¿hasta dónde alcanza la protección de los secretos empresariales? Más allá del atractivo mediático de “desvelar” una receta legendaria, el caso permite reflexionar sobre uno de los instrumentos clave de la propiedad industrial y sobre los límites reales de su protección en un entorno tecnológico cada vez más sofisticado.

Qué protege el secreto empresarial

El secreto empresarial ampara información de cualquier naturaleza (técnica, comercial, organizativa, etc.) que no sea generalmente conocida, ni fácilmente accesible en su sector, que tenga valor económico precisamente por su carácter reservado y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla confidencial.

A diferencia de la patente, que otorga un derecho exclusivo por tiempo limitado a cambio de la divulgación pública de la invención, el secreto empresarial no requiere registro y la protección descansa en la confidencialidad. Sin embargo, esa protección no es automática: depende de una gestión activa y estructurada por parte del titular.

Ingeniería inversa: un límite estructural del sistema

Uno de los aspectos que genera mayor confusión es la relación entre secreto empresarial e ingeniería inversa.

¿Es ilícito analizar, con las herramientas disponibles, un producto adquirido legalmente en el mercado y llegar a una formulación similar? En sí mismo, no constituye una infracción del secreto empresarial.

La mayoría de los ordenamientos jurídicos admiten la ingeniería inversa como un medio legítimo de obtención de información, siempre que no exista acceso indebido a documentación confidencial, vulneración de medidas de seguridad ni incumplimiento de acuerdos contractuales. El secreto empresarial protege frente al espionaje o la apropiación desleal de información reservada, pero no frente al análisis técnico de un producto que se encuentra en el mercado.

La carga de la prueba en caso de conflicto

En un eventual procedimiento judicial por violación de secreto empresarial, no basta con acreditar la similitud entre productos. El titular debe demostrar que la información protegida fue obtenida de forma ilícita y que existían medidas razonables para preservar su confidencialidad.

Además, este tipo de litigios plantea una dificultad añadida: en ocasiones, para defender el secreto es necesario describir qué parte concreta del conocimiento analizado constituye el secreto protegido. En productos de consumo masivo, donde el valor reside tanto en la marca como en la experiencia global, esa estrategia procesal no siempre es deseable.

¿Está perdiendo eficacia el secreto empresarial?

La creciente accesibilidad a herramientas analíticas y la democratización del conocimiento técnico han reducido las barreras para desentrañar ciertos procesos o composiciones. Sin embargo, interpretar esta realidad como el “fin” del secreto empresarial sería una conclusión errónea y peligrosa.

En sectores como la química industrial, el software, la biotecnología o los procesos manufactureros complejos, gran parte de la ventaja competitiva no siempre resulta patentable o no conviene divulgarla públicamente. En estos casos, el secreto empresarial sigue siendo una herramienta esencial dentro de la estrategia de protección de activos intangibles.

Lo que sí cambia es el nivel de exigencia: cuanto mayor es la capacidad técnica de terceros, más rigurosa debe ser la gestión interna del conocimiento.

Estrategias combinadas en propiedad industrial

Ningún instrumento de propiedad industrial es autosuficiente. En un entorno donde la ingeniería inversa es lícita, la protección eficaz del conocimiento suele requerir una estrategia por capas: combinar secretos empresariales con patentes selectivas, fortalecer la diferenciación a través de la marca, innovar de forma continua y aceptar que ciertas ventajas técnicas tendrán una vida limitada. La protección jurídica no sustituye a la estrategia empresarial; la complementa.

La patente ofrece exclusividad temporal, pero implica divulgación. El secreto permite protección potencialmente indefinida, aunque es vulnerable al descubrimiento independiente. La elección entre uno u otro (o la combinación de ambos) debe responder a criterios estratégicos.

Conclusión

La eventual reproducción técnica de una fórmula emblemática no pone en cuestión la vigencia del secreto empresarial, sino que subraya sus límites jurídicos. En un contexto de transparencia tecnológica creciente, comprender estas fronteras y diseñar políticas internas adecuadas resulta esencial para cualquier empresa que base su competitividad en el conocimiento.

En Elzaburu contamos con una amplia experiencia en asesoramiento en propiedad industrial, protección de secretos empresariales y diseño de estrategias jurídicas para la gestión de activos intangibles, ofreciendo un enfoque riguroso y alineado con la evolución normativa y tecnológica.

Cristina Espín, Asociada Senior del área Legal de Elzaburu.

En un mercado cada vez más competitivo y globalizado, proteger la información estratégica y el know-how o conocimiento de la empresa es esencial. En este contexto, los secretos empresariales se han convertido en una herramienta clave para salvaguardar la ventaja competitiva de las compañías.

En este artículo, te explicamos qué son los secretos empresariales, su estrecha relación con las patentes, cómo se protegen y dónde están regulados.

¿Qué es un secreto empresarial?

Un secreto empresarial es cualquier tipo de información, conocimiento o know-how de cualquier naturaleza (financiera, estratégica, de I+D, marketing, organizativa, entre otras) que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019, de 20 de febrero), que son:

• Carácter secreto: La información no debe ser conocida ni fácilmente accesible.
• Valor empresarial: Debe aportar una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ya sea actual o potencial.
• Medidas razonables de protección: El titular debe implementar acciones adecuadas y razonables para salvaguardar la confidencialidad, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.

Secretos Empresariales y Patentes: protecciones alternativas y complementarias.

La protección de una invención puede abordarse mediante diferentes mecanismos legales, siendo los más destacados la patente y el secreto empresarial. Estas protecciones pueden ser utilizadas de forma alternativa o complementaria, dependiendo de la estrategia de protección que adopte la empresa.

En muchos casos, proteger una invención a través de ambas figuras puede resultar recomendable. Por ejemplo, antes de presentar una solicitud de patente, es esencial mantener en secreto la información técnica relacionada con la invención, ya que su divulgación podría comprometer el requisito de novedad exigido para obtener la patente. Para evitar este riesgo, puede recurrirse a la protección mediante secreto empresarial.

Una vez presentada la solicitud de patente, puede existir información adicional que, sin formar parte de la patente, constituya know-how valioso, como técnicas de uso, procesos de mejora o recomendaciones para obtener un resultado óptimo. Esta información también puede protegerse mediante secreto empresarial, lo que amplía el alcance de la protección.

En otros casos, las figuras de secreto empresarial y patente pueden considerarse alternativas, lo que hace necesario un análisis de sus principales características antes de optar por una u otra. 

1. Registro y coste

Para la protección del secreto empresarial no existe un proceso oficial de registro, por lo que no existen tasas oficiales asociadas. Sin embargo, es imprescindible generar pruebas que acrediten su existencia y demostrar la implementación de medidas razonables para mantener su confidencialidad, conforme a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales.

Para la protección mediante patente se exige un procedimiento formal de registro, que debe llevarse a cabo en cada territorio donde se busque protección.

2. Publicidad y confidencialidad

El secreto empresarial se protege exclusivamente mientras se mantenga su confidencialidad. No tiene un límite temporal definido, por lo que puede mantenerse indefinidamente, siempre que no se divulgue. Si se publica, de forma intencionada o accidental, pierde su condición de secreto y, con ello, su protección legal.

La patente concede un derecho exclusivo de explotación por un período de veinte años, a cambio de su divulgación pública. Esta información puede ser consultada por terceros y, una vez finalizado el plazo de protección, puede ser utilizada libremente.

3. Tipo de protección y prueba

El secreto empresarial no otorga un ius prohibendi. La protección se limita a casos de obtención, uso o divulgación ilegítimos. Para acreditar su existencia y protección, es necesario cumplir con los requisitos legales y aportar evidencias que demuestren lo anterior.

La patente sí concede un derecho exclusivo que impide la explotación por parte de terceros durante su vigencia. Su existencia y contenido quedan respaldados por el correspondiente registro oficial, lo que facilita su prueba y defensa legal.

4. Transmisibilidad

Tanto el secreto empresarial como la patente son activos intangibles que pueden ser transmitidos o licenciados a terceros.

La decisión de proteger una invención mediante secreto empresarial, patente o una combinación de ambas protecciones dependerá de múltiples factores, como la naturaleza de la invención, su ciclo de vida, la facilidad para mantener la confidencialidad, la estrategia comercial o el entorno competitivo. Una combinación adecuada puede ofrecer una protección más sólida y duradera, maximizando el valor estratégico de los activos intangibles de la empresa.

Cómo proteger un secreto empresarial

La correcta gestión de los activos intangibles es esencial, especialmente en lo que respecta al secreto empresarial. Para protegerlo, el titular debe adoptar una actitud activa y comprometida. Esta actitud se manifiesta en dos aspectos fundamentales: la protección de la información o conocimiento y el diseño de una estrategia interna clara.

La protección del secreto requiere que el titular de los derechos identifique y plasme cuidadosamente toda la información o conocimiento susceptible de ser secreto empresarial, lo clasifique y aplique medidas razonables para que la información sea secreta.

Y, por último, es necesario evitar infringir los derechos sobre los secretos empresariales de terceros mediante una buena diligencia debida.

Regulación de los secretos empresariales

A nivel europeo, el secreto empresarial está regulado principalmente en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y relevación ilícitas (en adelante, “la Directiva”). La Directiva pretende, además de armonizar las diversas legislaciones en la UE, tener un efecto disuasorio frente a todas las conductas constitutivas de acciones de competencia desleal, siempre y cuando el titular del secreto empresarial haya protegido debidamente su secreto empresarial y pueda acreditarlo.

Además, la Directiva define el secreto empresarial en un sentido muy amplio, incluyendo tanto información comercial como técnica, y define los conceptos de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales, dedicando un capítulo a las excepciones y estableciendo una serie de normas para garantizar la disponibilidad de acciones civiles frente infracciones.

A nivel nacional, tras la transposición de la Directiva en nuestro derecho, el secreto empresarial en España está regulado en la Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales.

En Elzaburu, ofrecemos servicios especializados en la implantación de planes de identificación, protección, gestión y puesta en valor de secretos empresariales.

Realizamos due diligence de secretos empresariales, llevamos a cabo valoraciones, y asesoramos en licencias y acuerdos relacionados con estos activos intangibles. Además, acompañamos a nuestros clientes en la actividad prelitigiosa y litigiosa vinculada a la defensa y protección de sus secretos empresariales, garantizando una protección integral y estratégica de su información confidencial.

Cristina Espín, Asociada Senior del área Legal, Negocios y Contratos de Elzaburu.

Infringir secretos empresariales de empresas norteamericanas te puede llevar ante sus tribunales  

Recientemente se dio a conocer la sentencia dictada por el Seventh Circuit de la US Court of Appeals, en un caso sobre infracción de secretos empresariales, bajo la Defend Trade Secrets Act (DTSA), que va a tener consecuencias en las relaciones comerciales transatlánticas.

El caso involucra a la compañía estadounidense Motorola, que demandó a la compañía china Hytera alegando la apropiación indebida de secretos comerciales mediante métodos ilegales para desarrollar productos casi idénticos a los de Motorola.

Gran parte de la apropiación de estos secretos tuvo lugar entre 2010 y 2014 pero después de la entrada en vigor de la DTSA en 2017, Motorola planteó una demanda contra Hytera por dicha apropiación, reclamando una indemnización de daños y perjuicios sustancial.

La aplicación extraterritorial de la DTSA extiende su brazo legal fuera de EEUU

Hasta aquí nada muy diferente de otros casos que se han planteado y se plantean en Estados Unidos en materia de secretos empresariales. Pero lo importante de este es que el tribunal ha concedido la indemnización de daños y perjuicios no solo por los causados en EEUU, sino también y mayoritariamente por actividades infractoras realizadas fuera del país.

El tribunal considera que existe una posibilidad de aplicación extraterritorial de la DTSA, que extiende su brazo legal más allá de las fronteras de EEUU. Interpreta que la norma deja abierta esta posibilidad en varios supuestos, como por ejemplo los “Acts in furtherance”, que son actos que contribuyen a la realización de otros ilícitos y que se integran en un único.

Realizado un Act in furtherance en Estados Unidos, todos aquellos relacionados y dirigidos a un mismo fin, aun cuando se realicen fuera, tienen un efecto en dicho territorio y llevan a establecer la jurisdicción de sus tribunales.

Una sentencia que puede afectar a empresas españolas

Este fallo es crucial para las empresas españolas que mantienen relaciones comerciales con compañías norteamericanas o que operan en mercados globales. A partir de ahora, existe el riesgo de que, en caso de disputas sobre secretos empresariales o secretos comerciales, las empresas estadounidenses prefieran litigar en sus propios tribunales. Argumentando que existe una conexión entre actividades realizadas dentro y fuera de Estados Unidos, podrían intentar extender su jurisdicción globalmente.

Estados Unidos cuenta con un marco legal robusto y sofisticado para la protección de secretos empresariales y comerciales, respaldado por una extensa jurisprudencia y normativa tanto estatal como federal. Por tanto, enfrentar un litigio ante un tribunal norteamericano no es una situación muy deseable para una compañía española.

¿Es adecuada la sentencia? Para llegar a una conclusión sobre este asunto hay que atender a las circunstancias del caso, pero, si existe una infracción de secretos empresariales que tiene efecto global, ¿es necesario recorrer diferentes países y acudir a otros tantos tribunales para exigir la declaración de infracción y solicitar la indemnización de daños y perjuicios? Puede que no sea necesario;  el tribunal encuentra en el texto de la DTSA suficientes razones para atraer la jurisdicción.

Una sentencia que establece un importante precedente

¿Va a ser un caso aislado? No lo creo. Una vez declarado el efecto extraterritorial de la DTSA, habrá nuevos casos, pues las empresas estadounidenses encontrarán más atractivo jugar en casa que tener que visitar otros campos. De hecho, ya hay despachos de abogados que están recomendando considerar esta posibilidad.

¿Va a afectar a las empresas españolas? Sin duda, no hace falta ser chino para que una empresa norteamericana te demande. Esto sucederá cuando se den las mismas circunstancias del caso Motorola, pero incluso para situaciones menos graves y flagrantes. La sentencia crea un precedente que irá ampliándose a otros casos, al leerla se vislumbra este posible futuro.

Cómo gestionar los secretos empresariales: la mejor defensa es la prevención

Para las empresas españolas, esta sentencia subraya la importancia de manejar con sumo cuidado cualquier secreto empresarial o secreto comercial recibido de socios internacionales, especialmente de compañías estadounidenses. Aunque la adquisición de estos secretos sea legal, un mal manejo o una gestión inadecuada podría resultar en serias repercusiones legales bajo la DTSA.

La mejor defensa es la prevención: implementar un plan de gestión de secretos empresariales sólido y cumplirlo meticulosamente. Este enfoque no solo protege a la empresa de posibles litigios, sino que también fortalece su posición en el mercado global.

Con la reciente sentencia en el caso Motorola vs. Hytera, el panorama legal está cambiando. Las empresas deben estar preparadas para un entorno donde la protección de secretos empresariales y comerciales requiere una mayor atención y cuidado que nunca antes. Adaptarse a estas nuevas realidades legales será clave para evitar conflictos y mantener relaciones comerciales saludables y productivas en el ámbito internacional.

Javier Fernández-Lasquetty, Socio del Área de Negocios y Contratos de ELZABURU  

Un año después de la publicación de la Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019), podemos afirmar que la Ley está teniendo un impacto importante en el tejido empresarial español.

La gestión de este activo intelectual se venía realizando ya por algunas empresas, pero con la entrada en vigor de la Ley se ha incrementado su uso considerablemente, por parte de entidades de todos los tamaños y de sectores muy diversos, pues da valor a cierta información que antes no se protegía ni se consideraba un activo a tener en cuenta.

También son muchas las empresas que quieren pasar de ser prestadoras de servicios a vendedoras de productos tecnológicos y esto conlleva a establecer una estrategia de PI y la implantación de un modelo fuerte de protección de estos activos. Dentro de dicha estrategia y modelo, el secreto empresarial se audita, valora y juega un papel cada vez más relevante, especialmente en esta economía de los datos hacia la que nos movemos.

La aplicación de la Ley tiene un doble enfoque y es necesario tener en cuenta ambos. Por un lado, la ley otorga un derecho de protección de los secretos de la empresa frente a accesos, utilizaciones y revelaciones infractoras; eleva a los secretos empresariales a la misma categoría que otros derechos de propiedad intelectual y es objeto de propiedad con un régimen muy similar al de las patentes, contemplando por ejemplo su cesión o licencia. Pero, por otro lado, la Ley exige a las empresas una gran diligencia a la hora de transmitir, recibir o conservar secretos empresariales o información confidencial de terceros para evitar ser objeto de reclamaciones judiciales.

En relación con esto último, conviene no olvidar que los secretos empresariales están protegidos en el ámbito penal en los artículos 278 (el espionaje empresarial) y 279 (violación de secreto empresarial) del Código Penal. El 278 del CP es aplicable a cualquier persona que para descubrir secretos utilice medios de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u objetos y el 279 del CP a las personas que teniendo una obligación legal o contractual de reserva hagan actos de difusión, revelación o cesión de los secretos de empresa de forma no autorizada.

Los artículos anteriores del CP, se tratan de normas penales en blanco, en las que no se definen conceptos y es muy previsible que los criterios de la norma civil (Ley 1/19) sean aplicables a los procedimientos penales. Asimismo, es previsible que las empresas o instituciones que vean sus secretos violados acudan a la vía penal. Por lo tanto, las empresas, organizaciones e instituciones han de incluir en su política de compliance el cumplimiento con las obligaciones relacionadas con los secretos empresariales de terceros.

Se prevé en cualquier caso un aumento de la litigiosidad en materia de secretos a medida que las empresas vayan tomando conciencia de la importancia de este activo intangible e implanten medidas necesarias para su protección y para acreditar que se cumplen los requisitos exigidos.

En previsión de lo anterior, la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal de lo Mercantil de Barcelona ha publicado en diciembre de 2019 un «Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles».

La razón del Protocolo la encontramos en la necesidad de concretar en detalle los mecanismos procesales de seguridad para la información secreta o confidencial que la Ley 1/2019 apuntaba en su artículo 15 («Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial»).

El ámbito de aplicación de este Protocolo es amplio, puesto que no solo pretende abarcar los procedimientos donde se enjuicie la posible violación de secretos empresariales, sino que también sirva de aplicación para todos aquellos procedimientos donde se declare que determinada información es secreto empresarial o información confidencial. Puede ser, por ejemplo, una guía útil para el manejo de información confidencial en los procesos de contratación pública, donde cada vez más se dan situaciones en las que se debe preservar determinada información de un participante en el concurso, frente a otros que son sus competidores.

El Protocolo establece que es posible aplicar las medidas concretas de protección de los secretos empresariales en las distintas fases del proceso: desde el inicio del procedimiento (por ejemplo: solicitarlas en la misma demanda o solicitud de medidas cautelares); o una vez iniciado el procedimiento (por ejemplo: en la contestación de la demanda o a la hora de aportar prueba). Las medidas de protección del secreto información confidencial se puede hacer de oficio o a instancia de parte, siempre dejando la posibilidad de que haya una posibilidad de contradicción o audiencia de las partes.

El Protocolo indica qué ha de contener la solicitud de parte de las medidas para que se mantenga el secreto o la confidencialidad, de acuerdo con los principios de necesidad, adecuación, proporcionalidad, concreción, ponderación de los intereses de terceros y menor onerosidad respecto a las medidas solicitadas; y, personas que formarán el «círculo de confidencialidad».

Asimismo, el Protocolo analiza las distintas medidas que pueden aplicarse para la preservación de la documentación física y digital, acceso a la misma, publicidad de las vistas y acceso a las grabaciones y versiones confidenciales y no confidenciales de documentos judiciales.

La resolución judicial sobre las medidas que han de aplicarse a la información secreta o confidencial deberá ser concreta respecto a las medidas aplicables (y estás han de ser para cumplir la finalidad, adecuadas y proporcionadas); con fundamentación con respecto a su carácter confidencial y con concreción respecto a la información confidencial o secreta.

En suma, un año después de la promulgación de la Ley vemos cómo el secreto empresarial se está incorporando como un activo inmaterial cada vez más relevante y que dicha relevancia irá en aumento. Es previsible un aumento de la litigiosidad en este campo, con una mayor sofisticación de los casos. Tal vez no alcancemos los niveles de Estados Unidos, pero sin duda habrá un número más elevado de litigios, para lo que conviene prepararse.

Autores: Javier Fernández-Lasquetty y Cristina Espín