En un mercado cada vez más competitivo, donde las marcas no solo buscan atraer la atención del consumidor sino también diferenciarse en entornos saturados, la creatividad y la originalidad se han convertido en elementos estratégicos imprescindibles.

Un ejemplo reciente que ilustra este escenario es la disputa en torno a la marca “No Ni Ná”, impulsada por Paz Padilla y su hija para una línea de moda. En este caso, la sustitución de la letra “I” por una raspa de pescado ha generado dudas jurídicas que van más allá del diseño: ¿puede un símbolo habitual alcanzar carácter distintivo? ¿Qué condiciones debe cumplir una marca para ser registrada con éxito?

Qué significa que una marca sea distintiva

La distintividad es lo que hace que una marca sea única y que los consumidores puedan relacionar un producto o servicio con la empresa que lo ofrece. Cuando un signo no permite establecer esa conexión, deja de cumplir su propósito esencial.

Las autoridades encargadas del registro de marcas valoran esta distintividad considerando dos factores clave:

1. Los productos o servicios que se desean proteger.
2. La percepción del público objetivo al que se dirige la marca.

Si un signo carece de distintividad, no podrá registrarse. Entre las causas más habituales se encuentran:

• Descriptividad: ocurre cuando el signo describe directamente características del producto o servicio, como su naturaleza, calidad o procedencia. Ejemplo: usar “DULCE” para productos de confitería.
• Uso de términos genéricos: palabras de uso común en un sector, como “SOFTWARE” para programas informáticos.
• Expresiones habituales en el comercio: términos que se han integrado en el lenguaje corriente, como “BIO” para alimentos ecológicos.
• Slogans excesivamente genéricos: frases como “LO MEJOR PARA TI” no permiten identificar un origen empresarial concreto.
• Formas funcionales o impuestas por la naturaleza del producto: en las marcas tridimensionales, no se pueden registrar formas indispensables o comunes, como la silueta básica de una botella.
• Diseños demasiado banales o comunes: elementos excesivamente simples, como un círculo rojo para productos electrónicos, no permiten diferenciar una empresa de otra.

Símbolos identificativos como elemento distintivo: un terreno cada vez más exigente

No todos los componentes de una marca necesitan ser igualmente distintivos. Es posible que una marca incluya elementos que, aisladamente, presenten un carácter distintivo débil o carezcan por completo de distintividad.

El uso de iconos reconocibles como marcas es frecuente en sectores como la moda. Ejemplos como la calavera de SCALPERS FASHION S.L. o el puma de Puma SE demuestran que los símbolos pueden adquirir un gran poder identificador.

Pero esa popularidad ha endurecido los criterios de registro. En el caso de “No Ni Ná”, la raspa de pescado se utiliza habitualmente como referencia a Cádiz y a zonas como Zahara de los Atunes, lo que complica considerarla un signo exclusivo.

Para defender su registro, la empresa debería probar que:

• Los consumidores no asocian la raspa con un símbolo genérico del sector.
• O que, tras un uso prolongado y continuado, el diseño ha adquirido un carácter distintivo elevado o, incluso renombre, como ocurre con el jinete a caballo de Longchamp, reconocido de forma inequívoca por el público.

Protección por derecho de autor: un límite importante

Que un signo carezca de distintividad no significa que quede sin protección jurídica. Si el diseño de la raspa de “No Ni Ná” es original y único, podría estar protegido por el derecho de autor.

No obstante, esta protección solo impediría la copia literal del diseño concreto, no el uso de variaciones genéricas del motivo. Por tanto, una acción judicial contra una raspa de pescado distinta tendría pocas probabilidades de éxito.

Claves para crear marcas originales y evitar conflictos

El caso “No Ni Ná” demuestra la importancia de apostar por signos distintivos y creativos desde el inicio. Algunas recomendaciones clave para empresarios y diseñadores son:

1. Evitar términos genéricos o comunes en el sector.
2. Apostar por signos inventados, arbitrarios o sugerentes, sin relación directa con el producto o servicio. Algunos ejemplos exitosos son Google o Apple en el ámbito tecnológico.
3. Realizar una búsqueda previa de antecedentes marcarios para evitar conflictos.
4. Contar con el asesoramiento de un profesional especializado en propiedad industrial antes de lanzar la marca al mercado.

Originalidad como estrategia de posicionamiento de marca

La distintividad exigida puede variar según el sector. En ámbitos altamente saturados como la moda, la cosmética o la alimentación, encontrar signos realmente diferenciadores resulta más complejo. Por el contrario, en sectores tecnológicos o emergentes, donde hay mayor espacio creativo, es más fácil cumplir con este requisito.

En cualquier caso, cuanto más único, original y memorable sea el signo, mayores serán las probabilidades de éxito en su registro y consolidación en el mercado.

Lorena Sánchez, Abogados y Técnicos del área de Marcas de Elzaburu

En 1865 se produjeron avances relevantes en distintos ámbitos del conocimiento y la tecnología. Algunos de ellos pasaron desapercibidos en su momento, otros marcaron el inicio de trayectorias empresariales que hoy son referentes globales. Ese mismo año se fundó Elzaburu, en un entorno en el que la ciencia, la industria y la cultura comenzaban a organizarse en torno a la protección de la innovación.

Este artículo recogemos diez hitos que comparten año de origen con nuestra firma y tienen mucho que ver con la conformación de lo que hoy entendemos como propiedad industrial e intelectual.

1. Las leyes de Mendel: genética antes de tiempo

Gregor Mendel presentó en 1865 sus estudios sobre la herencia genética. Aunque sus conclusiones no fueron reconocidas hasta décadas después, sus experimentos sentaron las bases de la biotecnología moderna, un campo que hoy genera miles de patentes cada año. Constituyen un ejemplo claro de cómo el conocimiento científico necesita tiempo para ser valorado y protegido.

2. Joseph Lister y la antisepsia quirúrgica

Ese mismo año, el cirujano británico Joseph Lister comenzó a aplicar ácido carbólico (fenol) para esterilizar instrumentos. Su técnica redujo las infecciones postoperatorias y transformó la medicina, abriendo camino a la protección de innovaciones sanitarias y farmacéuticas. La antisepsia marcó el inicio de una nueva era en la cirugía, y su aplicación derivó en desarrollos patentables en el ámbito hospitalario.

3. Las ecuaciones de Maxwell: ciencia aplicada

James Clerk Maxwell formuló en 1865 las ecuaciones que unificaron electricidad, magnetismo y luz. Este avance teórico dio lugar a tecnologías como la radio, la televisión y las telecomunicaciones, todas ellas protegidas por propiedad industrial. La física fundamental, en este caso, se convirtió en la base de múltiples sectores industriales que hoy siguen evolucionando.

4. Alfred Nobel y la nitroglicerina

En Suecia, Alfred Nobel fundó su primera fábrica de nitroglicerina. Dos años después inventaría la dinamita. Su trayectoria muestra cómo un hallazgo científico puede convertirse en una innovación protegida y comercialmente viable. Además, su legado se consolidó en el ámbito de la propiedad intelectual con la creación de los premios Nobel, que reconocen la excelencia científica y literaria.

5. El ascensor y la arquitectura vertical

En 1865 comenzó a generalizarse la instalación de ascensores en edificios de oficinas, tras el desarrollo del freno de seguridad por Elisha Otis. Esta tecnología transformó el diseño urbano y permitió el crecimiento vertical de las ciudades. Su evolución técnica ha estado acompañada por múltiples desarrollos en ingeniería que han sido objeto de protección industrial.

6. El ferrocarril como motor de patentes

En este mismo año, la red ferroviaria seguía ampliándose tanto en Europa como en América. En el caso español, se consolidaban las conexiones entre Madrid y ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla y Lisboa. Esta infraestructura, que transformó la movilidad y el comercio, se apoyó en miles de desarrollos técnicos protegidos mediante patentes: desde locomotoras hasta sistemas de señalización y materiales de vía. El ferrocarril es un ejemplo claro de cómo la propiedad industrial ha sido motor de progreso en sectores estratégicos.

7. El origen de Nestlé

Henri Nestlé desarrolló en 1865 una fórmula para la alimentación infantil que dio origen a la empresa Nestlé. Hoy, la compañía es un referente mundial en gestión de marcas, con una estrategia sólida de protección de identidad corporativa. Su evolución demuestra cómo una marca bien registrada puede mantenerse vigente durante más de siglo y medio.

8. Alicia en el País de las Maravillas

Lewis Carroll publicó ese año “Alicia en el País de las Maravillas”, obra que se convirtió en un clásico de la literatura infantil. Su éxito demuestra el valor de los derechos de autor en la difusión y protección de obras creativas. La propiedad intelectual ha permitido que esta obra se adapte, traduzca y comercialice en múltiples formatos y territorios.

9. El cable telegráfico transatlántico

En 1865 se logró instalar con éxito el primer cable telegráfico entre Irlanda y Terranova. Esta hazaña técnica revolucionó las comunicaciones y dio lugar a patentes en telegrafía, marcando el inicio de la conectividad global. La transmisión de mensajes en tiempo real entre continentes fue el germen de las redes que hoy sustentan la economía digital.

10. El proceso Bessemer y el acero moderno

El proceso Bessemer se consolidaba en 1865, permitiendo producir acero de forma masiva y eficiente. Esta innovación fue protegida mediante patentes y se convirtió en la base de grandes infraestructuras y desarrollos industriales. El acero facilitó la construcción de puentes, trenes, fábricas y edificios, y sigue siendo un material clave en la ingeniería contemporánea.

Elzaburu: una firma nacida en el mismo entorno de innovación

Mientras estos avances se desarrollaban, Elzaburu nacía. Desde entonces, hemos acompañado a inventores, autores y empresas en la protección de sus creaciones. Compartir año de origen con tantos hitos relevantes refuerza nuestra vocación por proteger aquello que transforma el mundo. La propiedad industrial e intelectual no solo preserva el valor de las ideas, sino que impulsa su desarrollo y aplicación.

Elisa Prieto, Responsable de Gestión del Conocimiento en Elzaburu

El registro de una marca vinculada a un proyecto musical se ha convertido en una herramienta esencial dentro de las estrategias de propiedad industrial y propiedad intelectual de los artistas contemporáneos. La reciente solicitud de la marca europea “LUX” por parte de Rosalía, meses antes del lanzamiento de su nuevo álbum, ilustra cómo el derecho marcario puede anticiparse al mercado y proteger el valor comercial de los activos intangibles asociados a la creación artística.

Registro anticipado y prioridad legal

Presentar la solicitud de una marca de la Unión Europea antes del lanzamiento de un producto cultural o musical permite fijar una fecha de prioridad y obtener una presunción de protección jurídica frente a terceros. En el caso de “LUX”, la artista presentó la solicitud el 6 de junio de 2025 para las clases 9, 25 y 41, que incluyen grabaciones musicales, prendas de vestir y servicios de entretenimiento.

Esta estrategia evita posibles registros oportunistas por parte de terceros que busquen beneficiarse del valor comercial del signo y facilita la preparación de contratos de licencia (merchandising, distribución, etc) con mayor seguridad jurídica.

Actualmente, la solicitud se encuentra en fase de examen por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Una vez superada esta etapa, se abrirá un plazo de tres meses para que titulares de derechos anteriores puedan presentar oposición por motivos relativos. En consecuencia, todavía podría producirse una oposición si existieran marcas previas similares.

Riesgos de no registrar la marca en otras jurisdicciones

Uno de los principios fundamentales del derecho marcario es su carácter territorial. Esto implica que la protección obtenida mediante una marca de la Unión Europea solo tiene efectos dentro de ese territorio.

No registrar la marca en jurisdicciones relevantes, puede dejar al titular expuesto a usos no autorizados o registros previos por parte de terceros. En este caso, Rosalía ha solicitado también el registro en Reino Unido y Estados Unidos, algo coherente con la relevancia internacional de su anterior gira Motomami World Tour.

Sin embargo, por el momento, no consta una solicitud en China, donde el lanzamiento del álbum antes del registro podría haber facilitado que un tercero se adelantara. Sin un registro local, sería más difícil actuar frente a posibles infracciones o usos indebidos del signo “LUX” en ese mercado.

El carácter distintivo de “LUX”

Uno de los aspectos clave para la concesión de una marca es su carácter distintivo. La EUIPO examina las solicitudes para descartar signos genéricos o descriptivos conforme a las prohibiciones absolutas del Reglamento de Marca de la UE.

Aunque “LUX” significa “luz” en latín y se asocia comúnmente al lujo, este término no describe directamente los productos o servicios protegidos (como prendas de vestir, grabaciones musicales o servicios de entretenimiento). Por tanto, no existen impedimentos jurídicos aparentes para su registro.

Marcas figurativas y simbólicas: particularidades

En paralelo, otra de las marcas registradas relacionadas con “LUX” es un símbolo. Estas marcas figurativas también pueden acceder al registro, siempre que no se limiten a formas genéricas y posean carácter distintivo suficiente.

A diferencia de las marcas denominativas, su distintividad se evalúa desde una perspectiva visual, atendiendo a si el signo gráfico permite identificar el origen empresarial o artístico de los productos y servicios ofrecidos.

Publicidad y transparencia en las solicitudes

En el caso de las solicitudes de marca de la Unión Europea, es habitual que hasta su publicación no se muestre la línea temporal ni la información relativa a posibles oposiciones. Ello se debe a que, mientras la solicitud está en fase de examen, el periodo de oposición aún no se ha abierto y determinados datos solo son accesibles para el titular o su representante autorizado ante la Oficina.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no prevé la tramitación confidencial de solicitudes, por lo tanto, no se trataría de una estrategia de confidencialidad. Una vez publicada la solicitud, toda la información esencial pasaría a ser pública.

Titularidad marcaria y relación con la discográfica

En este caso, para que la discográfica pueda reclamar parte de los ingresos derivados de la explotación de las marcas, debemos basarnos en lo acordado entre las partes. En principio, sin un acuerdo de licencia formalizado con la discográfica, será la propia artista quien reciba los ingresos generados por el uso de las marcas registradas a su nombre.

Estrategias legales para capitalizar los intangibles

En la estrategia para capitalizar el lanzamiento de un disco, intervienen diversas variables, dependiendo de la creatividad del artista o del equipo de trabajo. Un ejemplo de cómo explotar los intangibles en este contexto es el caso de la portada del disco de Rosalía, presentada en un evento multitudinario en Callao. Para la creación de la portada, es necesaria la cesión de ciertos derechos de los colaboradores implicados, como el fotógrafo o el diseñador, y estos derechos suelen ser titularidad de la discográfica, en este caso, Columbia Records.

Otra forma de capitalizar el lanzamiento, explotando los intangibles, es a través de las Listening Parties, un formato originario de Estados Unidos y usado por grandes artistas como Ye (a.k.a Kanye West). Este tipo de eventos sirve no solo como herramienta promocional para generar expectación, sino también como una experiencia única para los fans, quienes pueden escuchar el disco por primera vez junto al artista. Rosalía, en particular, ha optado por un formato más íntimo que otros artistas, creando así un tipo de conexión más personal con su público y ampliando la experiencia en torno al lanzamiento. Esto sin duda ha hecho que se deban tener en cuenta una serie de acciones legales para proteger dicha actividad. Por ejemplo, formalización de contratos con los espacios, licencias de comunicación pública, condiciones de tratamiento de datos, acceso. En resumen, como con casi todos los lanzamientos musicales, es el compendio de acciones legales lo que supone un factor diferencial a la hora de que un producto pueda ser exitoso.

Errores frecuentes en la gestión de intangibles

El punto de partida a la hora de capitalizar los intangibles para evitar problemáticas a futuro en el lanzamiento de un disco, debe ser asegurarse de contar con todas las cesiones de derechos o licencias necesarias para la explotación fonográfica y editorial, así como los registros de marca y los derechos sobre otros elementos clave como los artes, diseños de la portada, y cualquier material visual asociado al lanzamiento. Es fundamental evitar cualquier tipo de reclamación por infracciones de derechos, tanto en la fase de lanzamiento como después de la difusión del producto.

Un error común, y potencialmente costoso, es la falta de formalización de acuerdos con productores, intérpretes y colaboradores. No es raro ver, incluso hoy en día, discos publicados tanto en formato físico como digital que posteriormente generan reclamaciones por infracciones de derechos de autor o derechos morales. Estas disputas pueden surgir por razones como el uso no autorizado de samplings, o por cesiones de derechos que no fueron debidamente firmadas. Además, los elementos visuales, como el diseño de la portada (cover) o cualquier otro material gráfico utilizado en la promoción, deben ser protegidos adecuadamente para evitar conflictos relacionados con la propiedad intelectual.

Lucía Palomino, Abogada del área de Marcas de Elzaburu, & Jesús Nogués, Abogado del área de Media and Entertainment de Elzaburu.

Imagen: Web de Rosalía y EUIPO.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha denegado recientemente la solicitud de registro de la marca TEQUIFRESA para distinguir bebidas alcohólicas en la clase 33. La decisión se fundamenta en que el signo solicitado evoca la indicación geográfica (IG) “Tequila”, amparada tanto por normativa europea como por acuerdos internacionales con México.

Este caso es un buen ejemplo de cómo la normativa europea protege las indicaciones geográficas frente a intentos de registro marcario que puedan aprovechar indebidamente su reputación o inducir a error al consumidor.

Antecedentes del caso

El solicitante, Fraternity Spirits World Inc., presentó la solicitud de la marca denominativa TEQUIFRESA en la clase 33 para designar: “Bebidas alcohólicas, excepto cervezas”.

La EUIPO, en su comunicación inicial de 27 de mayo de 2025, emitió una objeción sobre la base del artículo 7.1.j) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE) al considerar que la marca evocaba la indicación geográfica (IG) “Tequila”.

El solicitante no presentó alegaciones dentro del plazo concedido por lo que la Oficina confirmó la denegación en su resolución de 22 de agosto de 2025.

Fundamentación jurídica de la EUIPO

Protección reforzada de la indicación geográfica (IG) “Tequila”

En la resolución denegatoria la EUIPO recordó que el término “Tequila” goza de una doble protección:

1. En virtud del Reglamento (CE) nº 2024/1143, de 11 de abril de 2024, que regula las indicaciones geográficas en el ámbito de las bebidas espirituosas en la Unión Europea.
2. En virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre reconocimiento mutuo y protección de denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (DOUE L 152, 11.06.1997).

Evocación del término protegido

La EUIPO estableció que la solicitud de marca TEQUIFRESA incluye el elemento “TEQUI”, el cual evoca el término “Tequila”. La adición de la denominación “FRESA” no alejaría la existencia de dicha evocación.

Además, en relación con los productos solicitados en clase 33 (“Bebidas alcohólicas, excepto cervezas”), la EUIPO considera que en dicha formulación se incluyen las “bebidas espirituosas a base de agave”, las cuales no tienen el origen que indica la indicación geográfica evocada en la marca para la que se solicita protección.

Consecuencias de la resolución

La EUIPO, en aplicación del artículo 7.1.j) del RMUE, denegó la solicitud de marca TEQUIFRESA.

De acuerdo con los artículos 67 y 68 del RMUE, el solicitante tiene derecho a interponer recurso en el plazo de dos meses desde la notificación y continuación tendrá un plazo adicional para dos meses para manifestar los argumentos que estime pertinentes.

Importancia de la decisión para titulares y solicitantes de marcas

Este caso pone de manifiesto varios aspectos clave que los solicitantes de marcas deben considerar al planificar su estrategia marcaria en la Unión Europea.

La resolución confirma que las indicaciones geográficas gozan de una protección reforzada que no solo impide el registro idéntico del término, sino también cualquier evocación, incluso parcial, como sucede con la inclusión del elemento “TEQUI” en la marca solicitada, capaz de remitir al consumidor a la indicación geográfica “Tequila” pese a estar acompañado de otros elementos o denominaciones.

Además, este caso subraya la necesidad de llevar a cabo búsquedas previas exhaustivas no solo de marcas sino también de indicaciones geográficas, reforzando así la importancia de diseñar estrategias marcarias sólidas y alineadas con la normativa vigente.

Marta Rodríguez, Asociada Senior del área de Marcas de Elzaburu

La irrupción de personajes surrealistas generados por inteligencia artificial (IA) en plataformas como TikTok ha desencadenado un fenómeno viral conocido como Italian Brainrot. Estas creaciones (como Tralalero Tralala, Tung Tung Tung Sahur o Ballerina Cappuccina) han conquistado el mercado en forma de cromos, juguetes, videojuegos y merchandising, pero también han planteado importantes interrogantes legales sobre su protección.

¿Es posible registrar una marca sin ser el creador?

En el sistema marcario de la Unión Europea y España, rige la regla del first to file otorga derechos exclusivos a quien presenta primero la solicitud ante la oficina competente (EUIPO u OEPM), independientemente de si es el creador original (ya que la función principal de las marcas es indicar el origen comercial del producto o servicio). Esto ha permitido que múltiples actores intenten registrar nombres vinculados al universo Brainrot, generando una avalancha de solicitudes y potenciales conflictos.

No obstante, la ley establece límites claros: si se demuestra que una solicitud se ha presentado con mala fe (por ejemplo, para apropiarse indebidamente de derechos preexistentes), puede ser impugnada. Pero la demostración siempre recae en quien reclama.

¿Puede protegerse la autoría en creaciones generadas por IA?

La legislación actual solo reconoce derechos de autor a personas físicas. En el caso de personajes creados mediante IA, el reconocimiento de autoría depende del grado de intervención humana y la existencia de originalidad. Si el resultado es fruto de instrucciones precisas y control creativo por parte del prompter, podría considerarse una obra protegida, siempre y cuando esté dotado de originalidad y altura creativa. El reto está en poder demostrarlo.

Además, las condiciones y términos de uso de las plataformas de IA pueden condicionar la titularidad de los resultados, lo que añade complejidad a la protección jurídica.

Fricciones comerciales y convivencia de marcas

La proliferación de marcas que venden productos asociados al Brainrot puede provocar fricciones comerciales, con oposiciones cruzadas entre los solicitantes. Sin embargo, también puede darse el caso de que las solicitudes simultáneas den lugar a una convivencia pacífica de marcas cuando amparen sectores diferenciados en el mercado, siempre y cuando, evidentemente, no se ejerciten acciones frente a ellas, por los titulares legítimos.

Por ejemplo, una misma denominación podría coexistir si se utiliza para productos distintos (como juguetes frente a ropa) y no genera confusión en el consumidor. Esta posibilidad, aunque menos frecuente, es jurídicamente viable y puede ser una vía estratégica para empresas que deseen aprovechar el tirón del fenómeno sin entrar en conflicto directo con otros titulares que ya disponen del registro. No obstante, ello no es óbice a que, el titular legítimo que así lo demuestre, pueda impugnar el registro o presentar acciones de infracción en su caso.

¿Cómo protegerse frente a copias y usos no autorizados?

La proliferación de productos inspirados en Brainrot ha generado fricciones comerciales y riesgo de plagio. Para evitarlo, es fundamental contar con una estrategia de protección adecuada: registro de marcas y diseños, vigilancia activa del mercado y uso de herramientas tecnológicas para detectar copias.

Plataformas como Amazon, eBay o Google permiten retirar productos ilícitos en 24-48 horas si se acredita la titularidad del derecho. Pero para que esta protección sea efectiva, debe existir tanto un derecho en vigor o válido, y un titular dueño del mismo.

¿Estamos ante una creación popular?

La dificultad para identificar autores legítimos ha llevado a algunos expertos a comparar el fenómeno con las creaciones populares transmitidas oralmente. Si nadie reivindica la autoría de personajes como Tralalero Tralala, ni de los contenidos que los desarrollan (vídeos, memes, canciones), la protección por derechos de autor queda en libre disposición, sujeto a la reclamación por quien considere que ha vulnerado su derecho legítimo.

¿Y si el fenómeno Brainrot se desvanece?

La normativa prevé la caducidad de las marcas que no se utilizan de forma real y efectiva durante cinco años. Sin embargo, este periodo se considera un margen razonable para que el titular pueda poner en marcha la explotación comercial de la marca. En fenómenos virales como Brainrot, este “periodo de gracia” puede ser decisivo para consolidar una estrategia de monetización.

La viralidad de las creaciones generadas por IA plantea nuevos retos para el derecho de marcas y propiedad intelectual. En este contexto, contar con asesoramiento especializado es clave para evitar conflictos, proteger los activos intangibles y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno digital. Desde Elzaburu, acompañamos a empresas, creadores y titulares de derechos en el diseño de estrategias jurídicas eficaces para registrar, defender y explotar sus marcas en un ecosistema cada vez más complejo y digitalizado.

Enrique Jacobo, abogado del área de marcas de Elzaburu.

El vínculo entre deporte y Propiedad Industrial continúa estrechándose. Hace un año analizábamos cómo determinadas celebraciones futbolísticas podían registrarse como signos distintivos. Hoy encontramos un nuevo ejemplo de esta tendencia en Lamine Yamal, quien ha registrado recientemente siete marcas de la Unión Europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

La marca personal como activo estratégico

Registrar marcas en la EUIPO no es un trámite menor: supone construir un marco de protección jurídica para activos intangibles que acompañarán al deportista dentro y fuera del terreno de juego. En el caso de Yamal, esta estrategia le permitirá controlar el uso de su nombre y apellidos a través de dos registros de marca diferentes, así como del gesto que hace al marcar un gol (304) en otras cinco marcas registradas, evitando que terceros puedan usar cualquiera de esos elementos como marcas o aprovecharse de ellos sin su autorización.

En el pasado mes de mayo, las primeras marcas quedaron registradas en la EUIPO en relación con ropa y calzado deportivos, gorras y varios tipos de prendas de vestir. Poco después, la protección se amplió solicitando el registro de las marcas denominativas “LY304”, “304” y “304 FC”, para una gama más amplia de productos, entre ellos, balones de fútbol, guantes, muñecos, gafas, cascos, relojes, auriculares, mochilas, barras de pesas y o juegos electrónicos. Esta extensión de la protección refleja una visión estratégica y a largo plazo, que aconseja registrar una marca no sólo para los productos o servicios cuyo lanzamiento es inminente, sino también para aquellos otros a los cuales pudiera interesar extender el uso de la marca a medio o largo plazo.

El gesto como signo distintivo

Hace un año señalábamos cómo jugadores como Kylian Mbappé habían registrado sus celebraciones como marcas. En el caso de Yamal, la protección en torno a su gesto al marcar (número 304), remite a los tres últimos dígitos del código postal de su barrio, Rocafonda, en Mataró (Barcelona).

Marca de Lamine Yamal: Registro del gesto realizado al marcar un gol

El registro de esta celebración no protege su ejecución en el terreno de juego (donde cualquier otro jugador podría realizarla sin infringir la marca), sino su uso en el ámbito económico. Es decir, otorga al titular un derecho exclusivo a explotar comercialmente el gesto protegido a través de la marca y evitar que terceros lo utilicen en productos o servicios sin su autorización, proyectándolo así como un activo susceptible de explotación comercial.

Igualmente, conviene recordar, que, junto a la protección que confiere la marca, podrían plantearse en algunos casos reclamaciones basadas en derechos de autor (siempre que se acredite suficiente originalidad) o en la protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

Una estrategia con visión de futuro

La carrera de un futbolista, por exitosa que sea, tiene un recorrido temporal limitado. El registro de marcas constituye una herramienta clave que permite prolongar la proyección económica, social y cultural de un futbolista de élite más allá de su trayectoria en el césped. En este sentido, la apuesta de Yamal refleja una clara conciencia de que su imagen y sus signos distintivos forman parte de un patrimonio intangible que conviene proteger desde el inicio.

Además, la unión entre un modo tan peculiar y personal de celebrar sus goles, un número que para el protagonista tiene un significado muy especial y su procedencia geográfica refuerza también la autenticidad de la marca, creando un relato que combina identidad personal, vínculo con su lugar de origen, éxito deportivo y notoriedad.

Con el caso de Lamine Yamal se confirma una tendencia cada vez más consolidada: los futbolistas de élite están apostando por la estrategia de proteger como marcas registradas no solo su nombre y apodo, sino también sus gestos al celebrar un gol y otros símbolos personales representativos de su identidad.

En Elzaburu seguimos de cerca esta evolución, convencidos de que la Propiedad Industrial se ha convertido en una pieza clave en la gestión de la identidad de los deportistas y en la creación de valor más allá del terreno de juego.

Fernando Ilardia, Socio del área de Marcas de Elzaburu

La evolución de los remedios medicinales a la industria farmacéutica moderna está íntimamente ligada al desarrollo de la propiedad industrial, la protección de invenciones y la consolidación de sistemas regulatorios que hoy resultan esenciales para la salud pública. A lo largo de los siglos XIX y XX, el concepto de medicamento pasó de ser una promesa publicitaria sin respaldo científico a convertirse en un producto regulado, respaldado por patentes, evidencia clínica y control institucional.

“Patent Medicines”: marcas sin garantías científicas

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el rápido crecimiento de las ciudades, la precariedad laboral y la falta de higiene generaron un entorno propicio para la propagación de epidemias. En medio de este contexto, la población, ansiosa por soluciones, se aferró a los llamados “Patent Medicines”.

Pese a su nombre, estos productos no eran patentes farmacéuticas en el sentido actual. En realidad, se trataba de marcas registradas bajo las que se comercializaban remedios supuestamente curativos, sin pasar por ningún control de calidad ni verificación de eficacia. Los fabricantes protegían el nombre y el secreto de la fórmula mediante el registro marcario, lo que les permitía operar indefinidamente mientras abonaran las tasas correspondientes.

La mayoría de estas fórmulas incluían alcohol, opiáceos y otros ingredientes de dudosa seguridad, y su venta era libre, incluso para niños, embarazadas o ancianos. Las consecuencias fueron inevitables: intoxicaciones, efectos secundarios graves e incluso fallecimientos.

En el siguiente vídeo, Elisa Prieto (Responsable de Gestión del Conocimiento en Elzaburu) nos resume cómo nacieron las Patent Medicines y por qué engancharon a la población; su papel pionero en el uso masivo de la publicidad; y cómo la regulación y la ciencia acabaron con estos “milagros” de botica.

Primeros pasos hacia la regulación sanitaria

La creciente preocupación por la salud pública impulsó a colegios médicos y autoridades a actuar. Los profesionales sanitarios comenzaron a revelar la composición real de estos productos y sus riesgos, mientras los organismos reguladores desarrollaban normativas que imponían procesos de autorización para la comercialización de medicamentos.

Hacia la década de 1920, la mayoría de los patent medicines habían desaparecido, abriendo paso a un modelo sanitario más transparente y basado en la investigación científica.

Consolidación de la industria farmacéutica y del sistema de patentes

La desaparición de las “patent medicines” marcó el inicio de una etapa completamente distinta: la industrialización del medicamento. Por primera vez, la investigación científica y la protección de la invención mediante patentes farmacéuticas se situaron en el centro de la producción. De este modo, los medicamentos dejaron de ser preparados artesanales para desarrollarse bajo procesos estandarizados y controlados.

En los archivos históricos de ELZABURU se conservan ejemplos relevantes de esta transición:

Las Sales de Fruta Eno

Creadas por James Crossley y registradas en España a finales del siglo XIX, nacieron como un remedio multiusos. Con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en un producto antiácido consolidado dentro del catálogo de la farmacéutica GSK, con presencia global.

Coca-Cola: de tónico medicinal a icono global

Formulada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton, Coca-Cola se comercializó inicialmente como una “patent medicine” destinada a aliviar dolores de cabeza y problemas digestivos. Hoy, sin pretensiones terapéuticas, es una de las bebidas más reconocidas del planeta.

Ácido salicílico y el nacimiento de la aspirina

En 1884, el químico alemán Friedrich von Heyden obtuvo una de las primeras patentes para la producción industrial de ácido salicílico, un derivado de la corteza de sauce con propiedades analgésicas y antipiréticas. Posteriormente, en 1890, la empresa Bayer registró en España la patente de la diquinolilina, contribuyendo a consolidar un modelo de medicamentos fiables y estandarizados.

Ceregumil, tradición y modernidad

En 1907, el boticario Bernabé Fernández desarrolló Ceregumil, un tónico alimenticio para mejorar la digestión, a base de cereales, legumbres y miel. Registrado como marca en 1911, la empresa ha logrado internacionalizarse y hoy ofrece complementos alimenticios modernos, adaptados a las necesidades actuales.

Además, los archivos recogen registros históricos de otras marcas pioneras, como Listerine, Merck, Wellcome y Glaxo, que contribuyeron a dar forma al sector farmacéutico del siglo XX.

La propiedad industrial como motor de la innovación farmacéutica

El paso de remedios publicitarios sin evidencia a medicamentos regulados fue posible gracias a la conjunción de tres factores clave:

1. Investigación científica rigurosa: los ensayos clínicos permitieron demostrar la eficacia y seguridad de los medicamentos.
2. Protección mediante patentes: garantizaron la inversión en desarrollo y la competitividad en el mercado.
3. Regulación sanitaria sólida: estableció estándares de calidad y transparencia que reforzaron la confianza del consumidor.

El cambio social generado por este modelo llevó a la sociedad a dejar atrás las “medicinas milagrosas” y a exigir, precisamente, aquello que hoy reconocemos como los pilares fundamentales de la innovación farmacéutica: medicamentos seguros y eficaces, protegidos mediante la propiedad industrial y respaldados por una regulación sanitaria responsable. Actualmente, aunque el sector ha avanzado, estos principios siguen siendo esenciales y permiten que la innovación sea sostenible.

Elisa Prieto, Responsable de Gestión del Conocimiento en Elzaburu

• Ampliar la protección de una marca nacional registrándola como marca de la UE forma parte de la estrategia comercial habitual de una empresa
•  El hecho de que el interviniente actúe de forma deshonesta en un contexto diferente no significa necesariamente que actúe de mala fe en un caso distinto
•  Los caracteres chinos en cuestión se perciben como signos abstractos sin significado o elementos decorativos que hacen referencia a China o Asia

En la Sentencia Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co Ltd v EUIPO (Asuntos acumulados T-121/24 a T-127/24 y T-129/24), el Tribunal General ha recordado los aspectos relevantes para la evaluación de la mala fe en el momento de la presentación de una solicitud. Una sentencia independiente en el Asunto T-128/24 (que tenía las mismas partes del procedimiento) abordó la cuestión adicional de la nueva presentación de la marca.

Antecedentes

Las solicitudes impugnadas eran marcas de la UE caracterizadas por tres caracteres chinos, «王老吉», y una transcripción latina de la pronunciación en mandarín del signo («Wang Lao Ji»).

Las solicitudes impugnadas se presentaron en 2009, 2010 y 2014 y se referían a productos y servicios de las clases 5, 29, 30, 32, 33 y 35. Estas solicitudes eran propiedad de la parte coadyuvante, Multi Access Ltd.

El 10 de julio de 2018, la demandante, Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co Ltd, presentó solicitudes de declaración de nulidad de las marcas impugnadas con respecto a todos los productos y servicios para los que estaban protegidas. La causa de nulidad invocada la establecida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009 (actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001).

La División de Anulación de la EUIPO desestimó las solicitudes de nulidad, al considerar que no se había demostrado la mala fe de la parte interviniente en el momento de presentar las marcas impugnadas.

El 8 de febrero de 2023, el solicitante interpuso recurso frente a las resoluciones acordadas por la División de Anulación. La Sala de Recurso desestimó los recursos, concluyendo lo siguiente:

• El solicitante y la coadyuvante mantenían una relación compleja y duradera. El interviniente sabía que las marcas impugnadas eran comercializadas y utilizadas en China por el solicitante antes de la fecha de presentación de las solicitudes de registro.
• Como mínimo, en 2002, el grupo de empresas de la demandante debería haber sabido que las empresas de la parte interviniente utilizaban en Europa marcas compuestas por los tres caracteres chinos en cuestión.
• No había nada que indicara que la separación de mercados entre el solicitante y el interviniente en 1913 hubiera impedido a este último registrar y utilizar legítimamente las marcas controvertidas en la Unión Europea.
• Dado que la parte coadyuvante y sus empresas habían informado a las empresas de la demandante, mediante acuerdos de licencia firmados en 1995 y 2002, de que estaban utilizando marcas compuestas por los tres caracteres chinos en el extranjero (incluida Europa), dicha transparencia no podía conciliarse con la afirmación de que la parte interviniente había actuado de forma deshonesta, con el objetivo de aprovecharse indebidamente de la reputación de la demandante.
• La intención de la parte coadyuvante en el momento del registro de las marcas impugnadas formaba parte de una estrategia comercial normal, ya que era el propietario legítimo de marcas compuestas por los tres caracteres chinos en Hong Kong y no se había demostrado que se le hubiera impedido extender su derecho a otras jurisdicciones.

Sentencias

En cuanto a las alegaciones de mala fe del solicitante en el momento de la presentación de las solicitudes, el Tribunal General respaldó la opinión de la Sala de Recurso y desestimó el recurso, ya que consideró que no se había demostrado la intención fraudulenta del titular de la marca al presentar las solicitudes.

Las partes habían firmado un acuerdo de uso compartido en 1913, por el que ambas tenían derechos sobre la misma marca compuesta por los tres caracteres chinos. Por lo tanto, el Tribunal entendió que ambas eran propietarias históricamente legítimas de marcas compuestas por esos tres caracteres chinos en terceros países. Dado que en dicho acuerdo no se hacía referencia a la Unión Europea, en el contexto del examen del registro de esa marca en la Unión Europea, debía aplicarse el principio de prioridad registral (“first to file”).

El principio de prioridad registral está matizado por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009, según el cual una marca de la Unión Europea debe declararse nula, previa solicitud a la EUIPO, cuando el solicitante haya actuado de mala fe en el momento de presentación de la solicitud. Dado que el interviniente era titular de derechos nacionales en dos Estados miembros de la UE (Francia y el Reino Unido, antes del Brexit) y no se pudo demostrar que los predecesores de la parte coadyuvante no tuvieran derecho a solicitar el registro de marcas fuera de Hong Kong (como las presentadas en Francia y el Reino Unido en 1992), el Tribunal coincidía con la Sala de Recursos de la EUIPO al considerar que ampliar la protección de una marca nacional registrándola como marca de la Unión Europea forma parte de la estrategia comercial normal de una empresa.

El Tribunal recordó que el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo y no tomó en consideración las resoluciones acordadas por las autoridades nacionales de terceros países (como China y Filipinas), en las que se declaró a la parte coadyuvante culpable de soborno, publicidad engañosa, competencia desleal y mala fe al solicitar otra marca (distinta de las marcas impugnadas en este caso). El Tribunal consideró que el hecho de que hubiera actuado de forma deshonesta en un contexto distinto no significaba necesariamente que esta parte estuviera actuando automáticamente de mala fe en el momento de presentar las solicitudes de registro de las marcas impugnadas en la Unión Europea.

Estas conclusiones fueron comunes a las alcanzadas en las Sentencias dictadas en los Asuntos acumulados T-121/24 a T-127/24 y T-129/24, así como en el Asunto T-128/24. Este último se trató por separado debido a un motivo adicional relativo a la nueva presentación de marcas.

En ese caso, la parte coadyuvante había presentado una solicitud de registro de marca de la Unión Europea en las Clases 5, 30 y 35 que era casi idéntica a una marca de la Unión Europea anterior. Se presentó seis días antes de que expirara el período de gracia de la marca anterior y solo se diferenciaba de esta en elementos visuales insignificantes. La coadyuvante alegó que la marca anterior representaba los tres caracteres chinos con mala calidad y que la nueva solicitud tenía por objeto modernizar este signo.

El Tribunal consideró que no hay nada en la legislación sobre marcas de la Unión Europea que prohíbe volver a presentar una solicitud de registro. Por lo tanto, el hecho de volver a presentar la solicitud no puede, por sí solo, demostrar la mala fe en el momento de la presentación.

Si bien es cierto que, según la jurisprudencia, una marca compuesta íntegramente por letras protege el término mencionado en la solicitud y no los elementos gráficos o estilísticos concretos presentes en dicho signo, y que la representación de una marca denominativa no suele ser de tal naturaleza susceptible de alterar su carácter distintivo, en el presente caso el recurrente no había demostrado que una parte relevante del público pertinente de la Unión Europea conociera el significado de los tres caracteres chinos.

Por consiguiente, entendía el Tribunal que el público relevante percibiría los signos como carentes de ningún significado, como signos abstractos o como signos consistentes en elementos decorativos referentes a China o Asia. Así pues, el intento de la coadyuvante de registrar la marca controvertida en un formato con mejor calidad, que constituye una modernización de la marca anterior, estaba justificado por las prácticas comerciales habituales. En consecuencia, se desestimó la alegación de «conducta repetitiva» como indicador de mala fe.

Consideraciones finales

Estas Sentencias ponen de relieve la importancia de la prueba presentada en apoyo de la solicitud de declaración de nulidad de una marca de la Unión Europea. El Tribunal reafirmó la autonomía del sistema de marcas de la Unión y el carácter no vinculante de las resoluciones acordadas por Tribunales y Oficinas de Propiedad Intelectual de terceros países. También hizo hincapié en la necesidad de que se demuestre la mala fe del solicitante mediante la aportación de pruebas sólidas y bien fundamentadas, y no en meras suposiciones o alegaciones.

El Tribunal también proporcionaba valiosas indicaciones en relación con las prácticas que se consideran parte de una estrategia comercial legítima, definiendo el alcance de lo que a su juicio se considera una “modernización” de una marca ya registrada, cuando dichos registros están representados en un idioma no oficial en la Unión Europea, cuya percepción por parte de los consumidores, vendrá caracterizada por la creencia de que son términos carentes de significado, signos abstractos o meros elementos decorativos referentes a China o Asia.

Sara Navarro, Asociada Senior del Área de Marcas de Elzaburu.

Originalmente publicado en WTR el 28 de julio de 2025.

La marca representa uno de los activos intangibles más valiosos para cualquier empresa, no solo porque identifica sus productos o servicios, sino también porque actúa como vehículo reputacional, transmitiendo valores y generando fidelidad entre los consumidores.

Pero no todas las marcas son iguales y se viene distinguiendo entre las consideradas tradicionales, como las denominaciones y logotipos, y las no tradicionales, que incluyen formas, colores, sonidos, movimiento o incluso posiciones específicas del signo sobre un producto.

Estas marcas no tradicionales presentan nuevas oportunidades de diferenciación, pero también implican mayores exigencias legales y estratégicas para lograr su protección. En esta guía te explicamos qué tipos de marcas existen, cómo se clasifican y qué debes tener en cuenta si deseas registrar una marca no tradicional con éxito.

¿Qué es una marca y por qué es importante protegerla?

Una marca es un signo que permite distinguir los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de los de sus competidores. Más allá de un logotipo o un nombre, la marca representa la identidad comercial de una empresa y se convierte en un activo vital para su posicionamiento en el mercado.

Para que una marca pueda registrarse, debe cumplir dos requisitos fundamentales:

• Capacidad distintiva: la marca debe ser suficientemente singular como para identificar el origen de los determinados productos o servicios, evitando que sea genérica, meramente descriptiva o excesivamente simple (por ejemplo, un punto), así como demasiado compleja (como una película).

• Capacidad representativa: debe poder representarse de forma clara y precisa en el registro para que consumidores y competidores conozcan exactamente el objeto de protección.

La ventaja de registrar una marca es que su protección puede ser potencialmente indefinida, siempre que se renueve periódicamente (cada 10 años en la Unión Europea y España), a diferencia de otros títulos de propiedad industrial como los diseños, cuya protección en nuestro país es de 5 años prorrogable hasta un máximo de 25 años.

Clasificación de marcas: tradicionales y no tradicionales

Las marcas pueden dividirse en dos grandes grupos: tradicionales y no tradicionales. A continuación, exponemos cada tipo con ejemplos ilustrativos.

1. Marcas tradicionales: las más comunes

Son las que los consumidores tienen en mente cuando oyen la palabra “marca”, ya que representan las opciones más conocidas y utilizadas por las empresas. Estas incluyen:

• Marcas denominativas: formadas por palabras, letras, números o combinación de éstos en caracteres estándares. Ejemplo: el nombre de una empresa o producto.
• Marcas figurativas: signos gráficos sin texto. Ejemplo: logotipos sin elementos verbales.
• Marcas mixtas: combinación de elementos denominativos y figurativos en un mismo conjunto.

2. Marcas no tradicionales: definición y ejemplos

Las marcas no tradicionales se utilizan para proteger elementos visuales, sensoriales o de presentación que no encajan en las categorías convencionales, pero que pueden ser capaces de cumplir con la función distintiva de una marca.

2.1 Marcas tridimensionales

Protegen la forma distintiva de un producto o su envase, siempre que ésta se aleje de las configuraciones habituales y no responda únicamente a una función técnica o funcional. Algunos ejemplos incluyen frascos de perfumes icónicos, así como formas únicas de bolsos, zapatos o bebidas.

Dentro de las marcas tridimensionales, también se encuentre el trade dress que protege la apariencia general de un establecimiento (distribución de estantes, pasillos, combinación de colores, etc.), cuando esa configuración tiene capacidad identificativa de un origen comercial.

2.2 Marcas de posición

Protegen la ubicación específica de un signo en un producto. Algunos ejemplos de este tipo de marca no tradicional son:

• Suela roja de los zapatos de Christian Louboutin
• Costuras características en los bolsillos de los pantalones Levi’s
• Las tres rayas de Adidas

2.3 Marcas de patrón

Protegen la repetición sistemática de un motivo gráfico u ornamental. Como es el caso de Louis Vuitton, que ha logrado crear un estampado muy reconocible mediante el uso de su símbolo, o el de Burberry con su clásico estampado “Check” de cuadros.

2.4 Marcas de color

Pueden referirse a un único color o a una combinación de colores en proporciones específicas (tanto en términos de distribución de colores como de los pesos que cada uno representa).

Registrar una marca basada en un solo color representa un desafío particular, debido a la limitada disponibilidad de tonos y la necesidad de evitar monopolios sobre colores básicos. Por ello, únicamente logran inscripción aquellas marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento y asociación en el mercado.

Algunas empresas que lo han logrado son Milka con su tradicional color morado, o 3M con el color amarillo clásico de sus post-its.

2.5 Marcas sonoras

Incluyen melodías, sonidos o jingles que identifican un producto o servicio, por ejemplo, el eslogan cantado de Mercadona o el icónico rugido del león de MGM.

2.6 Marcas de movimiento

Protegen animaciones visuales que representan un signo en movimiento, pero sin sonido.

2.7 Marcas multimedia

Combinan imagen y sonido en un solo archivo. Un ejemplo sería la cabecera de una programa o plataforma de streaming.

2.8 Marcas holograma

Protegen efectos visuales tridimensionales como brillos, reflejos o contrastes que varían según el ángulo de visión.

2.9 ¿Marcas olfativas, gustativas o táctiles?

Aunque se han presentado solicitudes tanto a nivel nacional como en la Unión Europea, estas marcas todavía no han sido admitidas en la práctica, ya que no cumplen con el requisito de representación clara, precisa, objetiva y duradera. Por ello, actualmente —y al menos hasta que exista una tecnología que permita su acceso objetivo— no es posible registrar olores, sabores o sensaciones táctiles como marcas.

Desafíos legales de las marcas no tradicionales

Las marcas no tradicionales presentan desafíos específicos en el momento de su solicitud y examen ante las oficinas de propiedad industrial, debido a que su forma de expresión suele apartarse de los signos tradicionales y lo que tenemos interiorizado como marca.

Estos desafíos se derivan de tres aspectos clave:

1. Función marcaria

El signo debe cumplir su función como marca, es decir, debe tener -como hemos visto- capacidad representativa (poder ser registrado de forma clara y accesible) y distintiva (identificar el origen empresarial del producto o servicio).

Además, aunque teóricamente los requisitos son idénticos a los de las marcas tradicionales, se viene exigiendo que el signo difiera de lo habitual en el sector al que pertenece. Esto significa que no debe ser una forma, color o disposición que se encuentre comúnmente en el mercado, sino que debe destacar por su originalidad o por su uso exclusivo.

2. Distintividad adquirida (secondary meaning)

Durante la tramitación de la solicitud de marca se puede demostrar que ha adquirido distintividad a través del uso previo en el mercado. Es lo que se conoce como “secondary meaning”: el consumidor, por haber visto repetidamente ese signo asociado a un origen empresarial concreto, lo reconoce como indicativo de una procedencia concreta.

3. Prohibiciones absolutas

Hay que tener especial cuidado con algunas prohibiciones absolutas que se aplican con frecuencia a las marcas no tradicionales. En particular cuando el signo está constituido exclusivamente por una forma o característica que:

• Está impuesta por la naturaleza del producto, es decir, si se trata de una forma habitual o necesaria del producto que todos los competidores del sector necesitan utilizar.
• Es necesaria para obtener un resultado técnico. Por ejemplo, una forma que responde a una función práctica del objeto, como la tapa de una barra de labios, cuya forma está determinada por su mecanismo de apertura y cierre.
• Aporta un valor sustancial al producto, es decir, una forma o característica que el consumidor percibe como un elemento únicamente atractivo desde el punto de vista estético o comercial.

¿Marca o diseño? Cómo elegir la mejor estrategia de protección

En determinados sectores, es frecuente tener que valorar qué vía de protección es más conveniente: si registrar un signo como diseño o como marca.

Ambas opciones son perfectamente válidas, pero responden a naturalezas jurídicas diferentes:

• El diseño industrial protege la apariencia externa de un producto y, por tanto, sería idóneo para proteger envases o formas de productos específicas. Ahora bien, tiene una duración limitada de 5 años prorrogables a 25 años como máximo.
• La marca, en cambio, protege un signo que permite identificar un origen empresarial, lo que implica que, al percibirlo, el público consumidor puede asociarlo directamente con una determinada compañía. Por ello, resulta especialmente adecuada para la protección de nombres, logotipos y también de aquellas marcas no tradicionales que, gracias a su originalidad y/o reconocimiento en el mercado, poseen capacidad identificativa. A diferencia del diseño industrial, la protección de la marca puede prolongarse indefinidamente, siempre que se renueve cada 10 años.

La clave está en analizar cada situación concreta y decidir cuál es la vía de protección más adecuada según los objetivos comerciales y la naturaleza del signo.

Cómo proteger las marcas no tradicionales con éxito

Las marcas no tradicionales permiten proteger activos diferenciales e innovadores que forman parte de la identidad visual o sensorial de una empresa. Sin embargo, su registro requiere una estrategia jurídica muy cuidada, con especial atención a la prueba de distintividad, al uso en el mercado y a la superación de las prohibiciones absolutas.

En ELZABURU, ayudamos a nuestros clientes a identificar la vía de protección más adecuada para cada activo, considerando su función en el mercado y la normativa vigente en cada jurisdicción. Por ello, nos comprometemos a diseñar estrategias personalizadas que se adapten a las necesidades y objetivos concretos de cada caso.

Cristina Velasco, Asociada Senior del área de Marcas de ELZABURU.

Registrar una marca es esencial para proteger la identidad de tu empresa, tus productos o servicios. En esta guía se explica cómo registrar tu marca en España, cómo ampliar su protección en Europa o a nivel internacional, qué se puede registrar, qué implicaciones legales tiene su uso y las respuestas a las dudas más habituales al proteger una marca.

¿Qué es una marca y para qué sirve?

Una marca es un signo que identifica productos o servicios de una empresa y los diferencia de los de otras. Puede consistir en palabras, imágenes, logotipos, formas, colores o sonidos.

Registrar una marca otorga a su titular la facultad de ejercitar acciones legales frente a terceros que utilicen signos idénticos o similares en el mismo ámbito comercial.

¿Qué se puede registrar como marca?

Se puede registrar cualquier signo distintivo que permita identificar el origen empresarial de un producto o servicio. Esto incluye:

• Palabras (denominaciones, nombres)
• Imágenes, logotipos, formas
• Letras, cifras, colores
• Sonidos, movimientos o multimedia
• Combinaciones de los anteriores

El signo debe poseer carácter distintivo, es decir, que sea capaz de identificar y diferenciar el producto o servicio respecto a otros en el mercado, sin limitarse a describir únicamente sus características, cualidades o naturaleza.

¿Se puede registrar una marca para todo?

No. Para registrar una marca es necesario detallar los productos o servicios concretos a los que se aplicará, conforme a la Clasificación de Niza, que divide las actividades en 45 clases.

Aunque una misma marca puede solicitarse en varias clases, la protección se circunscribe únicamente a los productos o servicios indicados, sin extenderse a otras categorías no incluidas en el registro, salvo para las marcas renombradas, cuya protección puede extenderse a productos o servicios relacionados en función de su grado de reconocimiento.

¿Puedo usar una marca sin registrarla?

Aunque es posible usar una marca sin haberla registrado, no es recomendable hacerlo sin antes comprobar la existencia de registros previos. El uso sin registro no otorga derechos exclusivos, por lo que, si otra persona ha registrado previamente la marca, podría ejercitar acciones legales por infracción contra el titular que usa un signo no registrado.

En España y en la Unión Europea, el derecho exclusivo sobre una marca se adquiere fundamentalmente mediante su registro. Por ello, para proteger eficazmente tu marca y evitar riesgos legales, es aconsejable realizar su registro antes de iniciar su uso comercial.

¿Qué pasa si registro una marca, pero no la uso?

Una vez registrada, la marca cuenta con un periodo inicial de cinco años durante el cual no es obligatorio su uso.

Sin embargo, transcurrido este plazo, el titular debe hacer un uso efectivo y real de la marca para mantener su protección. Si no se usa de forma continua y conforme a lo registrado, un tercero puede solicitar la caducidad de la marca por falta de uso.

Se considera uso válido, entre otros:

• El uso real en el mercado, incluso con pequeñas variaciones que no afecten la distintividad.
• El uso para productos destinados a la exportación.
• El uso autorizado por terceros en nombre del titular.

Además, en procedimientos de oposición o nulidad, puede requerirse la presentación de pruebas de uso para acreditar el uso efectivo de la marca.

¿Qué puedo hacer si alguien solicita o usa un signo similar al mío?

Si detectas que un tercero utiliza un signo idéntico o similar al tuyo para productos o servicios iguales o relacionados, puedes ejercer distintas acciones legales, entre ellas:

• Enviar un requerimiento extrajudicial solicitando el cese del uso.
• Oponerte a nuevas solicitudes de registro que entren en conflicto con tu marca.
• Interponer una demanda por infracción de marca, por la vía civil o penal según la gravedad.
• Solicitar medidas cautelares, la retirada de productos y una indemnización por daños y perjuicios.

¿Cómo registrar una marca en España?

Registrar una marca en España es un trámite administrativo gestionado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Es fundamental realizarlo con rigor y precisión para evitar rechazos por parte de la OEPM, posibles oposiciones de terceros o, acciones de nulidad, en su caso.

1. Búsqueda previa de marcas existentes

Antes de solicitar el registro, se recomienda realizar una búsqueda en la base de datos de la OEPM para comprobar si existen marcas idénticas o similares ya registradas, que puedan suponer un obstáculo para su registro.

Aunque es posible que esta búsqueda la pueda efectuar el propio solicitante, es recomendable que la investigación la lleve a cabo un profesional especializado para evitar que la solicitud de marca pueda enfrentarse a oposiciones de terceros por entrar en conflicto con una marca anterior.

2. Definir los productos o servicios: Clasificación de Niza

La protección de una marca no es universal, sino que se limita a los productos o servicios indicados en la solicitud, según la Clasificación de Niza, que se divide en:

• 34 clases para productos
• 11 clases para servicios

Seleccionar correctamente las clases es fundamental: registrar la marca en clases inadecuadas puede dejar sin protección su verdadero ámbito de explotación y facilitar conflictos con terceros.

3. Preparar y presentar la solicitud

La solicitud se presenta ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y debe contener:

• Datos del solicitante (nombre, NIF y dirección).
• Representación del signo que se desea registrar (palabra, logotipo, imagen, etc.).
• Relación de productos o servicios clasificados según la Clasificación de Niza.
• Justificante del pago de la tasa oficial correspondiente.

Una solicitud incompleta o incorrecta puede generar retrasos, objeciones o incluso la denegación del registro.

4. Examen formal de la solicitud

Tras presentar la solicitud, la OEPM realiza un examen de admisibilidad y de forma para comprobar que se cumplen los requisitos legales:

• Que se han aportado todos los datos y documentos obligatorios.
• Que la tasa de solicitud se ha abonado correctamente.
• Que el solicitante está legitimado para registrar la marca.

Si la solicitud es correcta, se admite a trámite.

Si presenta defectos formales, la OEPM concede un plazo para subsanarlos; si no se corrigen en tiempo, la solicitud se tendrá por desistida.

5. Publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)

Una vez admitida a trámite, la solicitud se publica en el BOPI. Esta publicación tiene una doble función:

• Notificar a terceros interesados
• Iniciar el plazo de dos meses para que puedan formularse oposiciones.

6. Periodo de oposiciones

Durante este plazo, titulares de otras marcas anteriores pueden oponerse al registro si consideran que la nueva marca colisiona sus derechos.

En ese caso, se inicia un procedimiento contradictorio en el que ambas partes presentan argumentos y pruebas.

En caso de que la solicitud no reciba oposiciones, o que las presentadas sean desestimadas, el expediente continuará su tramitación.

7. Concesión de la marca y publicación

Si no hay obstáculos, la OEPM dicta resolución de concesión y publica la marca como concedida en el BOPI. A partir de ese momento:

• El titular adquiere el derecho exclusivo de uso sobre el signo en las clases designadas.
• La marca está protegida por un período inicial de 10 años, renovable indefinidamente por periodos iguales.

8. Uso y mantenimiento de la marca

Una vez concedida, es fundamental:

• Utilizar la marca en el mercado dentro del plazo de cinco años.
• Renovarla cada 10 años (siempre y cuando siga interesando al solicitante).
• Vigilar solicitudes de terceros para evitar registros conflictivos.
• Actuar frente a usos no autorizados (infracción de marca).

¿Cómo registrar una marca en la Unión Europea?

Si necesitas proteger tu marca en varios países europeos, puedes solicitar una Marca de la Unión Europea (MUE) ante la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la UE).

Ventajas:

• Cobertura: Una única solicitud otorga protección en los 27 Estados miembros de la UE.
• Gestión centralizada: Tanto el registro como la renovación, oposiciones o modificaciones se gestionan ante un solo organismo.
• Estratégica: Facilita la expansión en los países de la Unión Europea evitando registros país por país, aunque cualquier nulidad u oposición afecta a toda la Unión.

¿Se puede registrar una marca “mundial”?

No se trata de una “marca mundial”, pero la OMPI permite solicitar protección en múltiples países con una única solicitud internacional, simplificando trámites y costes.

Dado que se trata de un tipo de registro muy particular, conviene que el titular de la marca, con asesoramiento profesional, valore los planes de expansión del solicitante, así como el interés comercial en cada país, para determinar si lo más idóneo para su estrategia de protección es optar por la vía OMPI o por registros nacionales en cada territorio.

Requisitos principales:

• Contar con una marca base registrada o solicitada en España, la UE u otro país miembro del Sistema de Madrid.
• Designar los países donde se desea obtener protección.
• Cumplir con las normas locales de cada país designado, ya que cada oficina nacional puede aceptar o denegar la protección.

Ventaja: centralizas la solicitud y la gestión de renovaciones, pero los efectos jurídicos siguen dependiendo de cada país.

¿Cuál es la diferencia entre marca, nombre comercial y logotipo?

• Marca: signo que identifica y diferencia los productos o servicios de una empresa frente a otros.
• Nombre comercial: nombre que identifica a la empresa como tal en el mercado.
• Logotipo: imagen o diseño gráfico que puede registrarse como marca figurativa o formar parte de una marca mixta.

¿Qué tipos de marcas se pueden registrar?

El sistema de registro de marcas en España y en la Unión Europea permite proteger diversos tipos de signos distintivos, que se clasifican comúnmente en marcas tradicionales y no tradicionales, según la forma en que se representan.

Marcas tradicionales:

Son las más habituales y se basan en signos que pueden ser percibidos visualmente o leídos:

• Marcas denominativas: compuestas únicamente por palabras, letras o números, sin ningún elemento gráfico o estilización.
• Marcas figurativas: constituidas por elementos gráficos, logotipos o diseños estilizados, que pueden incluir o no texto con tipografía especial.
• Marcas mixtas: combinación de elementos denominativos y figurativos.

Marcas no tradicionales:

Son signos que no se representan necesariamente de forma visual convencional. Algunos ejemplos son:

• Marcas tridimensionales: formas específicas del producto o su embalaje.
• Marcas sonoras: sonidos o combinaciones de sonidos.
• Marcas de color: colores o combinaciones de colores sin contornos.

La ley exige que la representación de la marca sea clara, precisa, completa, duradera y objetiva, de modo que permita a las autoridades y al público determinar exactamente el alcance de la protección concedida.

Según el tipo de marca, la representación podrá ser gráfica, sonora, audiovisual o mediante archivos digitales, respetando los formatos y requisitos técnicos establecidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

¿Qué ocurre después del registro de una marca?

Tras la concesión de la marca:

• Debes usarla de forma real y continua.
• Puedes licenciarla o venderla.
• Tienes que renovarla cada 10 años.
• Puedes actuar contra terceros que infrinjan tus derechos.
• Es recomendable realizar una vigilancia activa del mercado y de nuevas solicitudes de registro.

En Elzaburu llevamos más de 160 años asesorando a empresas, emprendedores, universidades y entidades públicas en la protección y defensa de sus signos distintivos. Nuestro equipo especializado te acompaña en todo el proceso: desde la solicitud de marca en España, Europa o a nivel internacional, hasta su vigilancia, renovación y defensa en vía administrativa o judicial.

Enrique Jacobo, Abogados y Técnicos del área de Marcas de Elzaburu.