Cuando parecía que Lionel Messi por fin había dejado de ser noticia tras un convulso verano, el pasado 17 de septiembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) resolvió en los asuntos C-449/18 y C-474/18 sobre los Recursos de Casación planteados por EUIPO y J.M.- E.V. e hijos S.R.L. contra la sentencia dictada por el Tribunal General (TG).

Como ya comentáramos en su día, y por recapitular, el jugador del F.C. Barcelona Lionel Messi presentó en 2011 ante EUIPO la solicitud de marca de la Unión Europea No. 010181154 para distinguir productos de las clases 9, 25 y 28, bajo el siguiente gráfico:

Como consecuencia de dicha solicitud, el titular de las marcas anteriores de la Unión Europea Nos. 3436607 y 414086 MASSI (denominativas), registradas respectivamente en clases 25, 9 y 28 formuló oposición sobre la base de la existencia de riesgo de confusión y/o asociación (Artículo 8.1. b. del RMC) entre la marca solicitada por Leo Messi y las marcas anteriores en torno al distintivo MASSI.

EUIPO resolvió estimando íntegramente la oposición formulada por el titular de las marcas MASSI, y denegando con ello la solicitud de Leo Messi, aduciendo que existía riesgo de confusión entre los distintivos enfrentados. Es por ello que en 2014, Lionel Messi interpuso recurso contra la decisión de denegación, pero EUIPO lo desestimó el mismo.

El solicitante recurrió en septiembre de 2014 dicha decisión de denegación ante el TG por entender que las marcas MESSI y MASSI eran perfectamente compatibles a nivel registral, ya que no se había considerado por la EUIPO la importancia que poseía el plano conceptual a la hora de analizar el asunto.

El TG estimó el recurso el 28 de abril de 2018, concediendo la marca de la Unión Europea que nos ocupa, resolución que fue recurrida en Casación tanto por EUIPO como por J.M.- E.V. e hijos S.R.L.

Pues bien, el TJ se ha pronunciado al respecto y ha confirmado lo ya dispuesto por el TG en 2018, estableciendo lo siguiente:

1. En el asunto C-449/18 P (EUIPO), determina que el TG tuvo debidamente en cuenta la percepción de las marcas MESSI y MASSI por la totalidad del público pertinente a la hora de analizar el riesgo de confusión, y no sólo de una parte como alegaba EUIPO. Ello se debe, en opinión del TJ, a una lectura errónea de la sentencia dictada por el TG por parte del recurrente.
2. En lo que concierne al asunto C-474/18 P (J.M.- E.V. e hijos S.R.L.), el alto tribunal señala que, al igual que el renombre de la marca anterior, la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca es uno de los factores pertinentes a tener en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, en la medida que esa notoriedad puede influir en la percepción de la marca por el público pertinente (STJUE de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, apartado 37). Ello implica que el TG consideró fundamentadamente, que la notoriedad de Lionel Messi constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre los términos “messi” y “massi”.
3. Del mismo modo, el TJ establece que – ante la alegación del recurrente de que el TG se basó en hechos y pruebas presentados por primera vez ante él- la notoriedad que goza Lionel Messi ya formaba parte del objeto del litigio ante EUIPO.

Es más, el TJ añade que el TG declaró de manera fundada que, dado que la notoriedad del apellido Messi -en cuanto apellido de un futbolista de fama mundial y personaje público- era un hecho notorio, que puede ser conocido por cualquier persona o que es fácilmente averiguable utilizando fuentes accesibles. Dichas fuentes estaban a disposición de EUIPO cuando adoptó su resolución, debiendo haberlas tenido en cuenta EUIPO a la hora de analizar la similitud de las marcas MESSI y MASSI en el plano conceptual.

4. Por último, el TJ determina que el recurrente llevó a cabo una lectura errónea de la sentencia Ruiz Picasso y otros / OAMI (C-361/04 P), ya que éste sostenía en su escrito de recurso que el TG afirmó que, en determinadas circunstancias, las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trate.

En este sentido, el TJ recuerda que la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente. Por tanto, dado que el público pertinente percibiría los signos en liza (MESSI y MASSI) como dos signos conceptualmente diferentes, la aplicación de la sentencia Ruiz Picasso y otros / OAMI (C-361/04 P) fue correcta.

El mensaje que lanza el TJ en este asunto –en nuestra opinión de manera acertada- es claro, pues con independencia de las semejanzas visuales y fonéticas entre dos marcas, puede no darse la existencia de riesgo de confusión si existe una diferenciación marcada en el plano conceptual, no siendo por tanto aplicable el artículo 8.1 b).

Dicha diferencia marcada en el plano conceptual en el presente asunto se basa en que el renombre del apellido del que goza el astro argentino por parte del público pertinente, hecho notorio a tener en cuenta para que la marca posterior pueda acceder al registro pese a la existencia de marcas anteriores MASSI. Parece obvio que de no existir tal renombre del apellido Messi, las marcas MESSI y MASSI serían a todas luces incompatibles y por ende debería haberse denegado la solicitud de marca que nos ocupa.

La cuestión que debemos plantearnos ahora es si el argumentario del TJ es aplicable a los casos en los que la marca del solicitante no es un personality, sino que se trata de una marca que ya disfruta de un alto grado de conocimiento y difusión entre el público pertinente derivada del uso en el mercado. Es decir, ¿podría el renombre de una marca ser considerado como un hecho notorio por parte de EUIPO, donde la distintividad adquirida de la marca solicitada deba considerase como factor relevante al analizar el riesgo de confusión respecto a marcas anteriores?

Veremos a ver qué dirección toma a partir de ahora la práctica de EUIPO en este sentido.

Autor: Manuel Mínguez

Publicado anteriormente en Economist & Jurist

Después de unos meses de adormecimiento de la nueva Ley de Marcas de Myanmar, fruto seguramente de la Covid-19, parece que finalmente despierta. La ley contempla un procedimiento denominado “Soft Opening Period” para que aquellos titulares que ostentan derechos adquiridos sobre sus signos en este país puedan inscribir sus marcas de manera preferente. Nuestra firma ha venido informando sucesivamente del desarrollo de esta ley y de este procedimiento. Pueden consultar en nuestro blog noticias previas pinchando en los siguientes enlaces:

• Myanmar pone en marcha los pilares para la protección de marcas
• Myanmar: Próxima apertura de un “Soft Opening” period para titulares de marcas inscritos en el Office of Registration of Deeds, en enero de 2020

Desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 31 de enero de 2019, se han efectuado varios intentos de puesta en marcha de la oficina y de su práctica. Hasta ahora, todos ellos se han visto frustrados por unos u otros motivos. El reto de crear desde cero una oficina de marcas en un país como Myanmar, y la desgraciada situación acontecida a nivel mundial tras la expansión de la Covid-19 durante lo que va de año 2020, han provocado un parón y demora importantes en este ambicioso proyecto.

Pues bien, tras los fallidos y sucesivos anuncios de inauguración del “Soft Opening period”, primero el pasado enero y posteriormente en abril, las autoridades birmanas han informado de una nueva fecha de comienzo de la actividad. Si ninguna circunstancia trunca los planes del gobierno, este procedimiento preferente para inscribir los derechos adquiridos se abrirá el próximo 1 de octubre de 2020.

Recordamos que la nueva ley de marcas introduce el principio registral “first to file”. Para no perjudicar derechos adquiridos por propietarios de marcas que ya han sido usadas en el mercado birmano y/o que han cumplido con los formalismos hasta ahora disponibles para la defensa de las marcas en este país, quien cumpla las condiciones pertinentes, dispondrá de 6 meses a contar desde el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2021 para solicitar sus derechos de marca ante la oficina de marcas. Una vez finalice el “Soft Opening Period”  el registro quedará abierto a cualquier interesado.

El procedimiento preferente está dirigido a:

• Titulares de declaraciones inscritas en el “Declaration of Ownership at the ORD”.
• Titulares que hayan usado sus marcas y dispongan de prueba suficiente para acreditarlo (por ejemplo, publicación en periódicos de medidas precautorias).

La firma ELZABURU ha efectuado un seguimiento de la nueva ley de marcas desde sus orígenes y cuenta con una red de colegas locales que informan y actualizan la situación permanentemente. Con ello, estamos preparados para acompañar a nuestros clientes en la protección de sus signos distintivos en este país, ahora ya como derechos de marcas.

Autora: Cristina Arroyo

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2020 (C-115/19 P)

El 14 de octubre de 2014, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. solicitó la marca de la Unión Europea figurativa Fig.1 en la clase 36. La entidad francesa GROUPEMENT DE CARTES BANCAIRES presentó oposición sobre la base de la marca de la Unión Europea figurativa Fig.2 de la clase 36. La oposición se fundamentó en los arts. 8.1. b)  y 8.5 RMUE.

Fig.1 Fig.2

La División de Oposición estimó la misma aplicando únicamente el art. 8.1. b) RMUE. El posterior recurso del solicitante fue desestimado por resolución de 14 de junio de 2017 (R-2265/2016/1). La Sala de Recursos de la EUIPO tuvo en cuenta, principalmente, el renombre de la marca CB en Francia y consideró que, al menos en Francia, existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. Sobre la base de tales circunstancias, mantuvo la denegación de la marca figurativa CCB  aplicando el art. 8.1. b) RMUE.

El recurso ante el Tribunal General (TG) fue desestimado por sentencia de 6 de diciembre de 2018 (T-665/17). Interesa destacar que el TG reitera el alto carácter distintivo de la marca anterior CB en Francia en relación con “tarjetas bancarias”. Además, tuvo en cuenta tal renombre a la hora de evaluar la semejanza entre los distintivos de las marcas en litigio. Finalmente, el TG amplió el reconocimiento de tal renombre a los siguientes servicios que consideró una categoría general: negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios.

En el planteamiento de su recurso de casación, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. señaló, entre otros y como primer motivo, que el TG había incurrido en un error de Derecho  al tomar en consideración, en la fase de su examen consistente en apreciar la similitud entre los signos en conflicto, el renombre de la marca anterior, y al volver a tomar en consideración tal renombre en la apreciación global del riesgo de confusión, por lo que el TG tuvo dos veces en cuenta el alto carácter distintivo de la marca anterior. Asimismo, alegó falta de motivación y, en particular, que el TG no había motivado porque  había declarado que la marca anterior gozaba de renombre y tenía, por tanto, un elevado carácter distintivo en lo que respecta a los negocios financieros, los negocios monetarios y los negocios bancarios; también criticó que  la sentencia del TG no hubiera explicado las razones por las que las pruebas del uso de la marca anterior, que se referían específicamente a las tarjetas de pago, podían justificar una conclusión tan general.

El TJ en la sentencia de 11 de junio de 2020 (C-115/19) admite ambos motivos y anula tanto la sentencia del TG como la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO. En este breve comentario nos detendremos en el análisis del primer motivo y, particularmente, en el papel que juega el alto carácter distintivo o el renombre de la marca anterior a la hora de aplicar el art. 8.1. b) RMUE.

Como es conocido, este artículo exige para su aplicación la concurrencia acumulativa de las tres circunstancias siguientes: a) Identidad o semejanza entre los signos que componen las marcas en litigio; b) Identidad o similitud entre los productos y/o servicios distinguidos por las respectivas marcas; c) que la concurrencia de las circunstancias anteriores lleven a que el público  pueda creer que los productos o servicios a que se refiere la marca anterior y aquellos a los que se refiere la marca solicitada proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; es decir, riesgo de confusión directo o riesgo de confusión indirecto ( riesgo de asociación).

Pues bien, el TJ aclara en la sentencia que comentamos que el “renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior no puede ser tenido en cuenta a la hora de examinar la semejanza entre los distintivos que componen las marcas controvertidas ya que -contrariamente al factor de la similitud entre los signos en conflicto- el del renombre y el carácter distintivo de la marca anterior no implica una comparación entre varios signos, sino que se refiere únicamente a un solo signo; a saber, el que el oponente ha registrado como marca. Dado que, por lo tanto, esos dos factores tienen un alcance fundamentalmente diferente, el examen de uno de ellos no permite extraer conclusiones respecto del otro. Incluso en el supuesto de que la marca anterior tenga un elevado carácter distintivo debido a su renombre, tal circunstancia no permite determinar si dicha marca es similar a la marca solicitada en los planos visual, fonético y conceptual y, en el supuesto de que sea similar, en qué grado lo es”.

En efecto, el examen de la similitud de los signos en conflicto consiste en una comparación visual, fonética y conceptual basada en la impresión de conjunto que tales signos dejan en la memoria del público pertinente, habida cuenta de sus cualidades intrínsecas. Se puede afirmar que el examen de la semejanza de los signos a la que se refiere el primero de los factores necesarios para aplicar el art. 8.1. b) RMUE, debe seguir unos criterios fundamentalmente objetivos (elemento dominante, escala vocálica….) que, además, están predeterminados por el conjunto de los elementos que forman las marcas litigiosas, tal y como figuran el Registro de Marcas. De ninguna forma el renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior puede influenciar en este examen comparativo.

Cuestión diferente es la influencia del renombre de la marca anterior a la hora de analizar la tercera de las circunstancias acumulativas exigida por el art. 8.1. b) RMUE referida a  la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, ya que es posible que tal riesgo sea más factible si la marca anterior tiene renombre o un alto carácter distintivo. En otras palabras, el renombre puede justificar que se extreme el rigor comparativo a la hora de apreciar si entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión o asociación, pero tal rigor no se puede emplear en el factor previo y necesario de la existencia o no de semejanza entre los distintivos de las marcas.

En cualquier caso- y para finalizar- no se puede obviar que en aquellos supuestos donde haya algún grado de similitud objetiva entre los distintivos de las marcas pero éste no sea suficiente para generar un riesgo de confusión o asociación en el público que imposibilite la aplicación del art. 8.1.b RMUE, aún podría ser posible invocar el art. 8.5 RMUE si se dieran las circunstancias que tal precepto exige para su aplicación. En este aspecto,  debemos recordar que de acuerdo con abundante jurisprudencia, el grado de semejanza entre los signos enfrentados, exigido para aplicar el art. 8.5 RMUE, es menor que el del art. 8.1. b) RMUE. Y, por otra parte, la existencia de la generación de un vínculo entre ambas marcas que establece el art. 8.5 RMUE es, también de acuerdo con la jurisprudencia europea, más fácil que se produzca cuanto mayor sea el renombre de la marca anterior.

Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

Es indudable que estos tiempos de confinamiento nos brindan la oportunidad de darle vueltas en nuestra cabeza a curiosidades en las que quizá no hubiéramos reparado en circunstancias normales.

Para un profesional del Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual, como quien suscribe estas líneas, una de esas cuestiones es sin duda la de comprobar cuántos ciudadanos habrán tenido la idea de sacarle partido a la «marca del momento»: COVID-19.

Si se efectúa esa comprobación, los números que arroja el sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas dicen que desde el día 12 de marzo hasta el día 5 de mayo, se han depositado nada menos que 16 solicitudes de marca o nombre comercial que consisten en la denominación COVID-19 o que la contienen (todas ellas, por cierto, presentadas en nombre de personas físicas o jurídicas domiciliadas en España).

Contrariamente a algunas noticias que se han publicado en diversos medios, debe señalarse que ninguna de esas solicitudes ha sido aún concedida.

Ello significa, ni más ni menos, que no hay un solo ciudadano que a día de hoy pueda presumir de haber conseguido un derecho registrado sobre la denominación COVID-19, u otra que la contenga en el conjunto distintivo cuya protección oficial pretende.

De todas esas solicitudes, 9 no han sido aun objeto de examen inicial por parte de la Oficina, mientras que la tramitación de las restantes ha sido suspendida por los examinadores oficiales con base en la prohibición del Artículo 5.1, f) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, que impide el registro de aquellos signos que sean «…contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres».

Resulta digno de mención, a este respecto, que en la totalidad de los casos los oficios que han declarado en suspenso esas 7 solicitudes contienen , en aplicación del citado artículo, la siguiente observación: «Se considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artº5.1.f de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, toda vez que el distintivo solicitado atenta contra las buenas costumbres, ya que puede herir la sensibilidad de un amplio sector de la sociedad por intentar extraer rédito comercial, incluyendo en el distintivo la parte identificativa del nombre de un virus que está causando mucho sufrimiento en nuestro país y en el mundo».

Habrá que estar atentos al criterio final con el que se posicione nuestro máximo organismo marcario en relación con la posible registrabilidad de la denominación COVID -19, si bien no es descartable que, en aquellos casos en los que los solicitantes concreten que su solicitud tiene como objeto preservar la salud pública, pueda obtenerse una decisión favorable.

Al margen de ello se plantean otras interrogantes colaterales, que puedan resultar de más interés para el ciudadano de a pie que para un profesional del derecho: ¿Es realmente «COVID 19» un signo susceptible de ser explotado comercialmente con expectativas aceptables de rentabilidad? ¿Cómo pueden comercializarse productos y servicios consiguiendo que «COVID-19» constituya un signo atractivo que empuje a la población al consumo de esos productos o la contratación de esos servicios? Y, a mayor abundamiento, en el supuesto de que alguno de los titulares de esas solicitudes obtuviera el registro, ¿hasta qué punto podría impedir que terceros utilizaran la denominación COVID-19 con fines comerciales, en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que obtuvo dicho registro?

Solo el tiempo nos permitirá obtener una respuesta a estas interrogantes, pero es cuando menos curioso que una denominación con tan «diabólico» significado haya sido ya objeto de intento de registro en relación con productos como joyas, juguetes o calzado; o con servicios jurídicos, por ofrecer unos pocos ejemplos.

Lo que resulta indiscutible es que, incluso en momentos tan difíciles como los causados por una terrible pandemia, los españoles tenemos claro que el principal instrumento para garantizar y proteger la viabilidad de un proyecto comercial, sea cual sea su naturaleza, es la obtención de un registro de marca.

Autor: Luis Beneyto

La importancia del montante de la retribución percibida por un particular que importa productos con infracción de marca a cuenta de un tercero, es irrelevante a la hora de enjuiciar si hay o no infracción.

Sentencia del TJ del 30 de abril de 2020 en el asunto C‑772/18, Caso INA

La empresa (“A”) es titular de la marca int. 709.735 INA que designa Finlandia. Una persona particular (“B”) recibió en el aeropuerto de Helsinki una partida de productos (rodamientos) procedentes de China con la marca INA. Posteriormente los almacenó y después fueron transportados (aparentemente por un tercero) a Rusia. Como remuneración de su actividad, “B” recibió un cartón de cigarrillos y una botella de coñac.

La Fiscalía denunció por la vía penal tal hecho al entender que “B”, a través de la importación de estos productos falsificados, había cometido una infracción de la marca INA. A la denuncia se sumó la empresa “A” solicitando el resarcimiento de los daños y la prohibición a “B” de continuar con la importación de los productos falsificados. El Tribunal rechazó la denuncia penal al considerar que no se había demostrado la intencionalidad de “B” en la comisión del delito. Sin embargo, admitió la petición de “A” sobre la prohibición de importación y la indemnización; no obstante, rebajó a una tercera parte la cantidad a pagar por “B”, basándose en las particulares circunstancias de “B”.

La causa penal fue archivada. Sin embargo, ambas partes apelaron la decisión judicial en lo que se refiere a la demanda indemnizatoria. El Tribunal de Apelación admitió el recurso de “B” y le exoneró del pago de la indemnización. El Tribunal entendió que “B” solo había recibido la mercancía en depósito, no tenía ánimo de lucro en el contexto de una actividad comercial; y no había realizado un uso de la marca infractora en el tráfico económico.

La empresa “A” interpuso recurso ante el Tribunal Supremo, quien suspendió el procedimiento y planteó varias cuestiones prejudiciales que el TJ agrupó en una sola.

Pulse aquí para acceder al comentario sobre la cuestión prejudicial y la respuesta del tribunal.

Autor: Jesús Gómez Montero
Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

El Tribunal de Justicia «aclara» cuál debe ser el papel del público pertinente o del consumidor medio en el análisis de la prohibición de registro de las marcas de forma (tridimensionales) cuyo objeto pueda cumplir una función técnica o dar un valor sustancial al producto.

Sentencia del TJ del 23 de abril de 2020 en el asunto C‑237/19, Caso Gömböc

La empresa húngara, Gömböc kft, solicitó el 15 de febrero de 2015 una marca consistente en el signo tridimensional para distinguir artículos decorativos (clase 14), artículos decorativos de cristal y loza (clase 21) y juguetes (clase 28).

La Oficina húngara denegó el registro de la marca al entender que el signo cuyo registro se solicitaba representaba un objeto tridimensional que, debido a su concepción externa y al material homogéneo utilizado, vuelve siempre a su posición de equilibrio; y que la forma de dicho objeto servía, íntegramente, para alcanzar el objetivo técnico consistente en que siempre se enderece (art. 2.2 b, de la Ley húngara de Marcas = art. 3.1 e) ap. ii) e iii) de la Directiva 2008/95 de Marcas).

De forma más particular, la Oficina entendió que , por lo que respecta a los juguetes, el objeto -al volver siempre a su posición de equilibrio- estable estaba formado por elementos que se habían concebido para lograr tal finalidad, por lo que tales elementos cumplen una función técnica, siendo el objeto también concebido para obtener un resultado técnico determinado. En lo que se refiere a los artículos decorativos, la Oficina entendió que el objeto encarnaba un diseño atractivo y decorativo con una apariencia informal que influía en la decisión de compra del consumidor y, por tanto, otorgaba un valor sustancial al producto que, por otra parte, se había convertido en el “símbolo tangible de un descubrimiento matemático que ha permitido dar respuesta a cuestiones relativas a la historia de la ciencia”.

La Oficina, a la hora de evaluar las causas de denegación de esta marca tuvo en cuenta no solo la representación gráfica del signo que figuraba en el expediente de solicitud de marca, sino que, también, valoró la percepción que el público pertinente tenía de ese objeto. A juicio de la Oficina, el público conocía por la publicidad y uso del mismo que el objeto garantizaba la recuperación siempre de su posición de equilibrio (es decir, cumplía una función técnica). Además el público también sabía que tal objeto representaba el valor simbólico del descubrimiento matemático antes descrito (por ello, otorgaba un valor sustancial al producto).

La ulterior consideración que tuvo en cuenta la Oficina para apoyar sus fundamentos denegatorios – especialmente con referencia a los artículos decorativos- derivaba del hecho de que el objeto de la marca ya estaba protegido como diseño industrial. Esta circunstancia, a juicio de la Oficina, refrendaba que tal objeto- que cumplía el requisito del carácter singular exigido a los diseños- obedecía a una función decorativa y tenía una apariencia estética que daba un valor sustancial al producto.

La denegación de la marca fue recurrida ante las diversas instancias hasta el Tribunal Supremo húngaro. A la vista de las dudas planteadas a la hora de resolver el asunto, el Tribunal Supremo planteó al Tribunal de Justicia (TJ) una serie de cuestiones prejudiciales que, a continuación, detallamos.

Si desea conocer más detalles de la sentencia, acceda al documento completo.

Autor: Jesús Gómez Montero
Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

TRANQUILIDAD es el término que debe guiar la actuación de cualquier titular de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual a partir de esta media noche, es decir, cuando a las 00:00 horas CET se produzca el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

A pesar de los nubarrones que en algún momento de 2019 presagiaban una salida abrupta del Reino Unido de la UE, finalmente se ha alcanzado un acuerdo que, al margen de ordenar esa salida, dispone que durante un período transitorio que, en principio, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020, la legislación de la UE sigue siendo aplicable en el Reino Unido. Este periodo transitorio se extiende, por tanto, a los Reglamentos relativos a la marca de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios, al Reglamento que regula las medidas en frontera para combatir la piratería comercial o a los Reglamentos procesales que resultan de aplicación al ejercicio de acciones judiciales, entre otros. Hay que tener presente, por lo demás, que las patentes europeas no se van a ver afectadas por el Brexit, toda vez que el Convenio sobre la Patente Europea, que regula la concesión de esos títulos, no forma parte del ordenamiento jurídico de la UE.

Los efectos del Brexit en materia de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y otras afines se retrasan, por tanto, hasta el 1 de enero de 2021.

ELZABURU se propone enviar durante los próximos meses circulares informativas sobre las consecuencias del Brexit en relación con solicitudes y registros de marcas de la Unión Europea y registros internacionales de marca que designen la UE; también sobre los efectos del Brexit en materia de dibujos y modelos comunitarios; en relación con variedades vegetales y nombres de dominio <.eu>; sobre las solicitudes de intervención aduanera; sobre los procedimientos judiciales en curso o por iniciar; sobre la falta de incidencia hoy por hoy en cuestiones relativas a la patente europea; sobre procedimientos de oposición, nulidad y caducidad de derechos, así como cuestiones relacionadas con la representación para actuar ante la EUIPO.

El mensaje por ahora es claro. Desde el 1 de febrero y hasta el final del período transitorio, previsto para el 31 de diciembre de 2020, todo seguirá igual en la práctica: los procedimientos en materia de marcas, diseños y otros activos intangibles van a seguir operando como lo han venido haciendo hasta la fecha.

Cualquier duda les rogamos se dirijan a brexit@elzaburu.es.

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.com/

Malasia ha sido el último país del Sudeste Asiático en depositar el instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid. El 27 de septiembre de 2019, se ha producido este hito histórico que sitúa a Malasia entre los 122 miembros del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

Entre los principales países del Sudeste Asiático, Malasia y Myanmar (antigua Birmania) eran los únicos que aún no se habían incorporado a este sistema práctico y eficaz para gestionar marcas en todo el mundo. Forman parte del mismo: Singapur, Vietnam, Laos, Filipinas, Camboya, Brunéi Darussalam, Tailandia e Indonesia. Myanmar queda ahora como único país de la región que no permite la internacionalización de las marcas por la vía internacional; aunque es previsible que lo haga durante el año 2020, una vez haya puesto en marcha su nueva Ley de Marcas y su administración esté completamente lista para operar. Quedarán fuera del Sistema de Madrid Timor Oriental y otros pequeños territorios dependientes, cuya incorporación es sin duda muy improbable en el corto-medio plazo.

Como otros países del Sistema de Madrid, en particular el vecino Singapur, Malasia se ha reservado algunos derechos que le permiten adecuar la normativa internacional a la local. Entre ellos, al designar Malasia por la vía internacional será preciso tener presente que este país exige una declaración de intención de uso de la marca y que dicha declaración se interpretará implícitamente efectuada en el trámite. Como algunos países del Protocolo, el plazo para notificar denegaciones provisionales se extenderá a 18 meses o los podrá superar en caso de oposición, lo cual puede suponer un alargamiento del procedimiento, así como otras consideraciones varias a las que se pueden acoger los países miembros del Protocolo.

La entrada en vigor de Malasia en el Protocolo de Madrid se ha producido el pasado 27 de diciembre de 2019. Con el fin de lograr este objetivo, las autoridades malasias han tenido que recorrer un largo camino de preparación para que finalmente vea la luz su nueva Ley de Marcas, que precisamente dispone la incorporación del país al Sistema de Madrid y cuya entrada en vigor se produjo en la misma fecha.

La nueva Ley malaya abre el registro a signos no tradicionales reproducibles gráficamente (marcas de color, sonoras, hologramas, etc.), marcas colectivas, marcas multiclase, así como nuevos plazos oficiales más acordes al resto de jurisdicciones. Estas son algunas de las cuestiones clave que contempla la nueva norma y que desprenden un gran esfuerzo de modernización y adaptación a los nuevos tiempos.

Autor: Cristina Arroyo y Juan Miguel Sáinz de Marles