Contexto del caso por caducidad de marca
Las marcas tienen una vigencia de diez años, prorrogables indefinidamente. Sin embargo, su titular debe utilizarlas de forma efectiva en el mercado. La falta de uso durante cinco años consecutivos puede dar lugar a su caducidad, cuya solicitud se tramita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
En este contexto, la Audiencia Provincial de Madrid (APM) confirmó recientemente la caducidad parcial por falta de uso de varias marcas del Comité Olímpico Español (COE).
La resolución resulta relevante porque aborda cuestiones clave del Derecho de marcas, como la legitimación para solicitar la caducidad y el alcance del requisito de uso efectivo del signo registrado.
El conflicto marcario entre OLIMPO y las marcas OLIMPIADA del COE
El procedimiento tiene su origen en la solicitud presentada ante la OEPM por la empresa Miguel Bellido para registrar la marca OLIMPO.
El COE se opuso a esta solicitud, basándose en marcas de su titularidad que incluían la denominación OLIMPIADA.
Frente a esta oposición, Miguel Bellido no solo defendió su solicitud de marca, sino que presentó de forma paralela varias solicitudes de caducidad por falta de uso contra las marcas del COE.
Tras analizar la documentación aportada, la OEPM declaró la caducidad de esas marcas para todos los productos y servicios, excepto para los correspondientes a “educación, formación y actividades deportivas” (clase 41).
El COE recurrió esta decisión, pero la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso y confirmó la caducidad marcaria, excepto para los servicios mencionados.
Quién puede solicitar la caducidad de una marca por falta de uso
Uno de los argumentos principales del COE consistía en cuestionar la legitimación de Miguel Bellido para solicitar la caducidad de sus marcas.
El Comité Olímpico Español sostuvo que la empresa no había sufrido perjuicio alguno, ya que finalmente la OEPM concedió la marca OLIMPO pese a la oposición presentada.
Sin embargo, la Audiencia Provincial adopta una interpretación amplia del concepto de “perjudicado” en los procedimientos de caducidad por falta de uso.
El tribunal considera que existe un interés general en que únicamente permanezcan registradas las marcas que realmente se utilizan, por lo que el requisito de perjuicio previsto en el artículo 58.1 de la Ley de Marcas debe interpretarse de forma flexible.
En consecuencia, entiende que, en principio, basta con que el solicitante se considere afectado por la marca impugnada, circunstancia que se presume por la propia presentación de la solicitud, salvo que concurran supuestos excepcionales de abuso.
Además, la Audiencia señala que el hecho de que la oposición del COE no prosperara y que la marca OLIMPO fuera finalmente registrada no elimina retroactivamente la legitimación que tenía el solicitante cuando presentó la acción de caducidad.
La prueba del uso efectivo de la marca en el mercado
Otro de los aspectos relevantes de la resolución se refiere a la prueba del uso de las marcas.
La documentación aportada por el COE solo acreditaba el uso de sus marcas en relación con servicios de educación, formación y actividades deportivas, pero no respecto del resto de productos y servicios incluidos en sus registros.
Entre las pruebas aportadas se encontraban publicaciones en su página web, resultados de búsquedas en Google o referencias a los Juegos Olímpicos, así como información relativa a eventos como los Juegos de París.
Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que estos elementos no prueban de forma suficiente un uso efectivo de la marca en el tráfico mercantil para los productos y servicios cuya caducidad fue declarada.
El renombre o el reconocimiento legal no sustituyen al uso de la marca
La sentencia también aborda otro argumento planteado por el COE: su posición institucional y el renombre vinculados al movimiento olímpico.
La Audiencia reconoce que la legislación deportiva puede otorgar al COE derechos exclusivos sobre ciertos signos.
No obstante, el tribunal recuerda que, si una entidad decide registrar esos signos como marca, debe cumplir con las obligaciones propias del régimen marcario, entre ellas el uso efectivo para los productos y servicios protegidos.
En este sentido, el hecho de que una marca tenga renombre en determinados sectores o que un organismo oficial tenga derechos reconocidos por otras normas no exime del cumplimiento de las exigencias del Derecho de marcas.
Asimismo, la Audiencia destaca que el COE dispone de otras vías legales para impedir el registro de determinados signos por terceros, como las previstas en el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas, al contar con derechos exclusivos reconocidos por la legislación aplicable.
Sin embargo, no puede obtener una protección adicional mediante el sistema de marcas si no cumple con las exigencias particulares impuestas por éste al titular del derecho marcario para poder conservarlo como tal.
Legitimación activa en la caducidad de marca y su interpretación amplia
De acuerdo con la sentencia, la legitimación activa para solicitar la caducidad por falta de uso debe entenderse de forma amplia.
El concepto de “perjudicado” no debe restringir indebidamente el acceso a esta acción. Solo debería excluirse en casos excepcionales en los que se aprecie mala fe o abuso de derecho, conceptos que, según la jurisprudencia europea, deben interpretarse de forma restrictiva.
Además, la legitimación no se limita únicamente a los productos o servicios idénticos o similares que puedan impedir el registro de una marca posterior.
De haber sido así, Miguel Bellido no habría estado legitimado para solicitar la caducidad respecto de la amplia gama de productos y servicios protegidos por las marcas del COE.
Interés público en depurar el registro de marcas
De este modo, este caso nos subraya que en los procedimientos de caducidad por falta de uso no solo existe un interés particular, sino también un interés público en depurar el registro de marcas.
Además, es importante que no olvidemos que en estos casos debe hacerse una interpretación uniforme del Derecho de la Unión Europea. Y, en este aspecto, se puede indicar que en ese ámbito no se habla de “perjudicado”, sino que más bien hay que considerar que la legitimación activa la posee quien tiene capacidad procesal.
Jesús Gómez Montero, Socio honorario ELZABURU.
