Tras casi 33 años desde el cierre de la oficina de Propiedad Intelectual de Somalia, consecuencia de la gravísima guerra civil y fallo de uno de los Estados más inestables del mundo, la Oficina de Propiedad Intelectual de Somalia (en adelante SIPO, por sus siglas en inglés) ha vuelto a operar en Mogadiscio, como resultado de un lento pero imprescindible proceso de reconstrucción.

El largo camino hacia la reactivación de la protección de marcas en Somalia

Durante años de inactividad y desprotección en asuntos de propiedad intelectual, expertos africanos desaconsejaban dedicar esfuerzos e inversión económica en la protección de los derechos de marca en este país, pues la inseguridad y escasez de garantías de cualquier naturaleza eran totales.

En ausencia de opciones legales seguras y efectivas, algunos interesados publicaban avisos precautorios en periódicos de habla inglesa y somalí, práctica informal preventiva de escasa eficacia en un contexto tan sumamente complejo y adverso como el del país. Pues ahí viene la pregunta del millón: ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Se pretende acaso pleitear en Somalia para defender los derechos de marca?

Esta, creo, sigue siendo la gran incógnita.

El interés de Asia en África y el papel del Este de África en el Comercio Internacional

Sin embargo, el mundo está cambiado mucho. África también lo hace. Hoy día es indiscutible la relevancia de Asia en el comercio internacional y de su interés por el continente africano, en especial por parte de China y de India (que ya dominaba el comercio en la costa oriental desde hace siglos). China domina la construcción de infraestructuras y la ingeniería civil en el Este de África e India el comercio.

La mercancía desde Asia está prácticamente condicionada al tránsito marítimo por el Cuerno de África, como lo ha estado durante siglos la Ruta de la Seda. Asia sabe cuán estratégico es.

Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para la protección de Marcas en Somalia?

Pese a la actividad de la SIPO, aún existen algunas reservas sobre los fundamentos y soportes legales del sistema marcario somalí. Además, en un momento mundial coyuntural en el que alumbraba un pequeño rayo de esperanza, ha irrumpido un nuevo clima de crisis global que suele repercutir negativamente en los lugares donde reinan la inestabilidad y la fragilidad. Veremos.

A pesar de los desafíos, los expertos ahora se muestran más proclives a ofrecer esta jurisdicción como una más en los procesos de internacionalización en el continente, con todas las reservas que el contexto exige.

Se afirma que existen avances positivos, que se empieza -poco a poco- a respirar una cierta estabilidad y reconocimiento de la constitución pre federal y que SIPO cuenta con objetivos definidos. ​Todo apunta a que podría haber una nueva ley de propiedad intelectual ​en un futuro no muy lejano.

Independientemente de lo anterior, muchas son las variables para considerar y que cada interesado habrá de valorar, llegado el momento. Sin embargo, es preciso matizar que la protección de marcas que se pueda obtener en Somalia no tendrá efectos ni se reconocerá en la República de Somalilandia.

Somalilandia: una región con su propio contexto de propiedad intelectual

Como si se tratara de la irreductible Aldea Gala de nuestros añorados Asterix y Obelix y coronando el Cuerno de África, encontramos la separatista e independiente vecina Somalilandia. Paradójicamente estable -al menos hasta el recentísimo Memorándum de Entendimiento, firmado con Etiopía a principios de este año y que ha encendido la mecha nuevamente en la región- se encuentra arrinconada geográficamente entre Yibuti, Etiopía y la propia Somalia.

Este pequeño y desconocido país (con reconocimiento internacional limitado), no cuenta con registro de Propiedad Intelectual ni Ley de Marcas, pero sí dispone de un sistema de prevención ante ilícitos por medio de avisos precautorios en periódicos, como solía hacer su vecina hasta reactivarse, como empezaba este artículo, su Oficina de Propiedad Intelectual.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

Casi inevitablemente, tras nuestro artículo sobre la protección de marca en Jersey era obligado escribir unas líneas sobre su vecino, el bailiazgo de Guernsey.

Si dispones de actividad comercial o prestas servicio en esta jurisdicción, este post te puede interesar y quizá llegues a plantearte cómo proteger tus marcas también allí.

Guernsey: una jurisdicción independiente desde la perspectiva marcaria

Lugar de exilio del célebre Víctor Hugo, se dice que desde su residencia de Hauteville en Guernsey, el escritor francés creo su obra “Les Misérables”.

Así que, como si fuéramos el mismísimo Jean Valjean, protejamos las marcas, al fin y al cabo, nuestras creaciones, nuestros valores y activos, como él protege a la inocente y vulnerable Cosette.

Pero ¿dónde las protegemos? No es Francia. No es Reino Unido. Entonces, ¿qué es? Es la Bailía de Guernsey, una jurisdicción independiente, aunque en posesión de la Corona Británica y por tanto bajo su responsabilidad para algunas competencias.

Registro nacional: la vía directa natural para la protección de marca en Guernsey

La vía natural para el registro de un derecho de marca en Guernsey es la vía nacional directa, posible desde el año 2016 -antes de esa fecha se requería contar con un registro británico previo-, ante la Intellectual Property Office (en adelante IPO) sita en St. Peter Port.

Su sistema permite proteger una o más clases de productos y/o servicios en una misma solicitud. La IPO aplica la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios de Niza. Como curiosidad, en esta pequeña jurisdicción, es preciso realizar una búsqueda de anterioridades previa al depósito. Por lo demás, el procedimiento es sencillo, poco formalista y no excesivamente costoso.

Guernsey en los Tratados Internacionales relevantes

En el año 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido amplió la ratificación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid a los territorios de la Bailía de Guernsey y Gibraltar (Gibraltar requiere un monográfico por su complejidad).

Así pues, a partir del 1 de enero de 2021, un titular de marca puede solicitar marcas internacionales o designaciones posteriores en Guernsey, haciendo uso de la OMPI, del Protocolo de Madrid y del Sistema de Madrid para el registro de la marca internacional, pese a no ser miembro per se del Tratado Internacional.

De igual modo, un titular con origen en Guernsey puede usar el sistema internacional de registro para proteger su marca en otros países.

Moraleja, Guernsey no es miembro del Protocolo, pero como si lo fuese.

Asimismo, Reino Unido aclaró la extensión a Guernsey del Convenio de la Unión de Paris, lo cual permite la reivindicación de la prioridad unionista o principios tan esenciales como el de trato nacional.

Como conclusión, si tienes presencia comercial en Guernsey o planes de internacionalización en esta jurisdicción, es esencial considerar Guernsey en tu estrategia de protección de marca.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

A raíz del reciente aniversario del Juzgado de Marcas y Diseños de la UE, en nuestra primera entrega exploramos cómo se concretó la apuesta por Alicante como sede de este órgano jurisdiccional.

En esta segunda entrega, analizaremos las múltiples transformaciones que ha experimentado el Juzgado en sus 20 años de existencia. Cómo ha evolucionado tanto en su estructura como en su jurisdicción y cómo ha llegado a consolidarse como un referente en la protección de derechos de propiedad industrial en Europa.

Cambios de nombre y estructura del Juzgado: una evolución continua

En estos veinte años, el Juzgado alicantino especializado en marcas y diseños ha experimentado una evolución incesante, manifestada en tres planos fundamentales.

En primer lugar, ha cambiado de nombre en varias ocasiones. Inicialmente conocido como Tribunal de Marcas Comunitarias, pasó a llamarse Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea, y más recientemente se ha comenzado a utilizar la expresión Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea.

Estos no son simples cambios estéticos; el último nombre sugiere una actuación colegiada de los juzgados con competencias en la materia, similar al Tribunal de Primera Instancia de Patentes de Barcelona.

La expansión del Juzgado: creación de Nuevos Órganos Especializados

Otra vertiente evolutiva significativa es la expansión del órgano jurisdiccional. Si en un principio solo el Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante conocía de los pleitos en marcas y diseños de la Unión Europea, pronto se sumó a estas funciones el Mercantil número 2, y más recientemente, el Mercantil 4, de nueva creación, también en Alicante. Solo el Juzgado número 3, ubicado en Elche, ha quedado fuera de esta jurisdicción especializada.

Esta proliferación de juzgados podría requerir una cierta actuación colegiada o coordinada para evitar la falta de homogeneidad, tanto procesal como sustantiva, a pesar de lo inusual que esto pueda parecer en la organización judicial en primera instancia.

Ampliación de las competencias: nuevas fronteras en la Jurisdicción

El ámbito jurisdiccional ha sido el tercer plano en el que el Juzgado ha mostrado una notable evolución. Desde sus inicios, uno de los debates más relevantes en la praxis de los pleitos ha sido el alcance de la competencia del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea. Originalmente limitado a las acciones por violación de marcas o diseños de la Unión Europea, este enfoque restrictivo fue pronto sustituido por la aplicación del principio procesal de vis atractiva. Esto permitió al Juzgado admitir acciones de nulidad de denominaciones sociales, infracción de marcas nacionales acumuladas a otras de la Unión Europea, y acciones en materia de derechos de autor vinculadas a marcas de la Unión.

Esta interpretación fue posteriormente respaldada por el legislador, convirtiendo en criterios normativos lo que inicialmente eran criterios jurisprudenciales. Un ejemplo de ello es la reciente Ley Orgánica 7/2022, que reformó el artículo 86 quinquies de la LOPJ. Este desarrollo ha permitido al tribunal concentrarse en lo verdaderamente esencial: la construcción de una sólida doctrina judicial.

En nuestra siguiente entrega profundizaremos en los logros alcanzados gracias a esta especialización.

Ana Sanz, Socia-Asociada del Área de Litigios de ELZABURU  

Qatar, la Perla del Golfo

Como titulan Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán, dos reconocidos expertos en Oriente Medio, en una de sus últimas obras “Qatar, la Perla del Golfo”, Qatar -o Catar, como recomienda la RAE- es, sin duda, una de ellas y por eso resulta cada vez más atractivo para nuestras empresas y nos es más familiar.

Este pasado 3 de agosto de 2024, ha entrado en vigor en Catar el Protocolo de Madrid, sumándose así a los 130 países que conforman ya el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

Para los no familiarizados con el sistema de registro internacional de marcas, la adhesión de un Estado al Protocolo de Madrid abre las puertas a una mejor gestión de las carteras de intangibles, en especial para las que cuentan con una mayor presencia internacional.

El Protocolo de Madrid para optimizar la gestión de las carteras de marcas

El Sistema de Madrid permite optimizar y centralizar algunos trámites formales y administrativos para la obtención de los registros de marcas. Si bien, es importante recordar que, el signo a proteger habrá de cumplir con la legislación y práctica jurídico-administrativa de cada país en el que se pretenda proteger una marca. Las disposiciones nacionales del país elegido para la protección serán, en última instancia, las que determinen el éxito de la protección deseada.

Indudablemente, la ventaja más plausible se produce en sede de mantenimiento de los derechos porque, ante grandes volúmenes de carteras, la renovación de toda protección se resuelve ya ante una única parada, la OMPI, y se produce un abaratamiento muy importante de los costes. Por tanto, aunque ab initio, la vía internacional presente algunos inconvenientes fruto de la necesidad de ajuste al procedimiento internacional – un tanto antinatural, forzado y arcaico – la inversión en eficiencia y economía se materializa a 10 años vista, cuando toca mantener los derechos ya bajo un único registro, por medio de un único trámite y ante un único organismo. 

Algunas ventajas de la entrada de Catar en el Sistema de Madrid

La incorporación de Catar al Sistema de Madrid permite usar la opción internacional en una doble dirección, para los extranjeros hacia Catar y para los catarís hacia el extranjero, con el fin último de fomentar el desarrollo de la economía y el flujo del negocio internacional.

Los países pertenecientes al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Gulf Cooperation Council), actualmente Baréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, llevan años realizando un importante esfuerzo de armonización y modernización de sus sistemas marcarios. La entrada en el Protocolo, sin duda, forma parte de ese proceso, como lo hicieran ya Baréin, Omán y recientemente los Emiratos Árabes Unidos.

En Catar, algunas cuestiones no habrán de perderse de vista aun cuando ahora podamos optar por una protección por la vía internacional. Merece la pena hacer una especial mención a la imposibilidad, sea por la vía que sea, de proteger productos o servicios prohibidos por las leyes del país. Asimismo, habrá que atenerse a la práctica local para la reivindicación de los enunciados de los productos y servicios, en especial para aquellas marcas que con origen en países extranjeros designan Catar.

Por otro lado, la legislación en Catar, como la de otros países de la región, es bastante formalista en comparación con las legislaciones europeas y anglosajonas, con lo que la vía internacional evita tener que cumplir con algunos formalismos preliminares – entre otros las legalizaciones de los documentos requeridos ante las representaciones consulares y su traducción al árabe-, al menos mientras las actuaciones transcurran en sede internacional.

Hemos querido aprovechar esta reciente incorporación al Protocolo para trasladar algunas pinceladas de la practica marcaria de Catar para finalizar, recomendando a nuestros lectores la obra de Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán “Qatar, la Perla del Golfo” que sin duda resultará muy ilustrativa de la cultura y situación geopolítica de este Estado del Golfo.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

Con el inicio de la temporada 2024-2025 de La Liga en España, los aficionados al fútbol están expectantes de lo que figuras como Kylian Mbappé traerán a los terrenos de juego.

Pero más allá de los goles y las jugadas, hay un fenómeno creciente en el mundo del fútbol que está atrayendo la atención no solo de los seguidores, sino también de abogados especializados en Propiedad Industrial: la tendencia de los futbolistas a registrar sus celebraciones icónicas como marcas.

¿Por qué los futbolistas están registrando sus celebraciones?

En el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, las celebraciones después de anotar un gol se han convertido en un sello personal para muchos jugadores.

Estas no solo sirven para expresar emoción, sino que se han transformado en elementos distintivos que los aficionados asocian inmediatamente con un jugador en particular.

Kylian Mbappé, por ejemplo, ha solicitado registrar su famosa celebración de gol como marca, obteniendo varios registros tanto en su país, Francia, como en toda la Unión Europea a través de la EUIPO.

Marca figurativa de Kylian Mbappé 017157355 (EUIPO)

Marca francesa de Kylian Mbappé 4978108

El interés en registrar celebraciones como marcas radica en la capacidad de proteger y monetizar estas expresiones únicas. Una marca registrada otorga al titular el derecho exclusivo de utilizar esa celebración en productos comerciales, licencias y otras formas de explotación económica.

Esto se convierte en un activo valioso para los futbolistas, que pueden diversificar sus ingresos más allá de su actividad deportiva.

Requisitos para registrar una celebración como marca

El proceso de registrar una celebración como marca no difiere mucho del registro de cualquier otro signo distintivo.

Según la normativa vigente, las marcas pueden incluir palabras, dibujos, letras, cifras, colores, formas del producto o su embalaje, o sonidos, siempre que sirvan para distinguir los productos o servicios de una empresa respecto a los de otras.

Para que una celebración sea registrada como marca, debe cumplir con ciertos requisitos.

1. Ser representable gráficamente

En primer lugar, debe ser representable gráficamente. Esto implica que la celebración puede ser una marca figurativa (una imagen estática), de movimiento (una animación), o incluso multimedia, como una combinación de video y sonido.

Algunos ejemplos destacados fuera del futbol incluyen la famosa imagen de Michael Jordan conocida como “Jumpman”, registrada por Nike, o, ya fuera de los deportes, la marca de movimiento registrada por Twitter con corazones en movimiento.

Marca figurativa de Michael Jordan conocida como ‘Jumpman’ registrada por Nike 000277913 (EUIPO)

2. Cumplir con los criterios de registrabilidad de marca

Aunque estos registros demuestran que es posible proteger gestos, movimientos y combinaciones multimedia, no debemos olvidar que también deben cumplir con los criterios de registrabilidad (carácter distintivo, no sean contrarios al orden público, no generen confusión, etc.)

¿Cuáles son las implicaciones legales?

El registro de una celebración como marca otorga al titular derechos exclusivos sobre su uso en el ámbito comercial. Esto significa que, en teoría, un futbolista podría prohibir que otros jugadores utilicen su celebración registrada en productos o servicios sin su consentimiento.

Sin embargo, es importante señalar que estos derechos solo se aplican en el ámbito económico, no en el deportivo. Es decir, si otro jugador realiza la misma celebración en un partido, no estaría infringiendo la marca registrada.

Por otro lado, aunque una celebración puede ser registrada como marca, no necesariamente cumple con los requisitos de originalidad exigidos por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para ser considerada una obra protegida por derechos de autor.

Esto se debe a que las creaciones intelectuales requieren un grado significativo de originalidad, algo que puede ser difícil de demostrar en el caso de gestos o movimientos repetitivos.

No obstante, si un futbolista no hubiese obtenido un registro de marca, aún podría argumentar que sus derechos de propiedad intelectual han sido infringidos si alguien utiliza su gesto de manera no autorizada y lucrativa.

En algunos casos, también podría haber una reclamación por vulneración del derecho al honor, la intimidad personal y familiar, o la propia imagen, según lo establece la Ley Orgánica 1/1982.

En definitiva, el registro de celebraciones como marcas es solo una de las muchas estrategias que los deportistas y clubes utilizan para proteger y explotar su imagen y reputación. A menudo, futbolistas registran como marca su firma, su nombre o iniciales, con el objetivo de asegurar su legado y maximizar sus ingresos en un entorno cada vez más competitivo. Pero de esto, hablaremos ya en otro artículo…

Luis Baz, Director del Área de Marcas de ELZABURU

¿Su marca en la UE protege en la isla de Jersey? La respuesta es no. Dicen nuestros expertos colaboradores en la región, que este país no está protegido por la marca en la Unión Europea desde abril de 2009. ¿Por qué? Porque la nueva ley de marcas de Jersey del año 2000 no dio cabida a la regulación europea que daba continuidad a la protección de las marcas en la UE en Jersey.

Así que, este mes, hablemos de Jersey.

Jersey, un país para recordar en la protección de marca

Ubicada al oeste de Normandía, en el Canal de la Mancha, Jersey es una pequeña isla dependiente de la corona británica, con una superficie de apenas 120km².  Cuenta con un ingreso nacional bruto situado entre los más altos del mundo y, es por todos sabido que, concentra uno de los centros financieros y legales más importantes del planeta.

Protección de marcas post-Brexit

Pues bien, ahora que UK está rematadamente fuera de la UE, conviene no olvidarse de que no basta con proteger la marca en la UE y, obvia y fundamentalmente en Reino Unido. Es preciso acordarse de otros países, territorios dependientes y de ultramar en los que también es importante contar con la protección de los intangibles y en los que, además, podemos extender los derechos ya obtenidos, en este caso, en el Reino Unido.

La marca en Reino Unido protege por sí misma Gran Bretaña, Irlanda del Norte, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Malvinas, la Isla de Man, Georgia del Sur e Islas Sándwich. Y, abre las puertas a la obtención de la protección en otros muchos países como, por ejemplo, en Gibraltar, Bahamas, Bermudas, Guyana, Fidji, Gambia, Sierra Leona o Jersey, protagonista de nuestro artículo.

Entonces, ¿cómo protejo mi marca en Jersey?

Por el momento, en Jersey, la protección de marca se obtiene únicamente por la vía de la extensión de un registro británico o por la vía del Protocolo de Madrid para lo que contamos con una red de colaboradores de confianza, tanto en Jersey como en el Reino Unido, a los que sumamos nuestra larga experiencia en la tramitación del Protocolo de Madrid y en la gestión de intangibles en el extranjero.

El registro de las marcas en Jersey es sencillo, bastante económico y rápido – automático con la designación británica efectuada por el Protocolo de Madrid-, con lo que merece la pena tenerlo en cuenta para completar la estrategia marcaria en Europa. Se prevé que en un futuro próximo cuente con un registro independiente para la administración de sus derechos de marca. Cuando esto suceda, escribiremos un nuevo artículo con el fin de que a nuestros clientes y lectores les resulte familiar una nueva vía de protección marcaria.

No queremos terminar sin recordar que este caso no es exclusivo de Islas como Jersey. Países como Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Mónaco o nuestra pirenaica vecina Andorra que, por su ubicación geográfica en el corazón de Europa, pudieran hacer pensar que forman parte del sistema de la marca de la UE, no participan en esta protección marcaria. Y tienen una gran relevancia desde el punto de vista económico e incluso estratégico, lo que hace muy recomendable el esfuerzo de proteger en estas regiones las marcas más importantes.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicado su informe anual «La OEPM en cifras 2023», proporcionando una visión detallada de las actividades relacionadas con la protección de la Propiedad Industrial en España.

Este informe refleja un notable crecimiento de la propiedad industrial en España, destacando un incremento del 10,4% en las solicitudes de patentes. También se observa un alza del 6,5% en los modelos de utilidad y un impresionante incremento del 33,6% en los diseños industriales. Las mujeres inventoras tienen una presencia significativa, destacando en el sector biotech.

Estos datos evidencian la robusta actividad innovadora del país y la creciente importancia de la protección de intangibles.

Inventos: Patentes y Modelos de Utilidad

Patentes

En 2023, se solicitaron 1.455 patentes en la OEPM, un incremento del 10,4% en comparación con 2022. Un aumento que se debe principalmente al crecimiento del número de solicitudes PCT en fase nacional, que representaron el 18,2% del total, comparado con un promedio del 4,5% en años anteriores.

Las solicitudes de patentes incluyen tanto las nacionales como las resultantes de la entrada en fase nacional de una solicitud PCT proveniente de la OMPI.

En los 20 primeros puestos de solicitantes de patentes, 17 son centros públicos o Universidades, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de nuevo en cabeza, con 50 solicitudes.

Las comunidades autónomas con mayor número de solicitudes de patentes por residentes fueron la Comunidad de Madrid (24,7%), la Comunidad Valenciana (16,6%) y Cataluña (13,4%).

En cuanto a sectores tecnológicos, la Tecnología médica lideró, aunque con una disminución del 23,2% en el número de solicitudes. Otros sectores destacados fueron Mobiliario, juegos, e Ingeniería civil, con un notable aumento en Motores, Bombas y Turbinas (55,6%).

El informe añade cifras de género y podemos ver como el 25,5% de las solicitudes de patentes son de mujeres inventoras, y en el 63,5% de las patentes presentadas hubo al menos una mujer inventora. Las investigadoras tienen mayor presencia en el sector Biotech.

Modelos de Utilidad

En cuanto a los Modelos de Utilidad, en 2023, se solicitaron 2.807 modelos de utilidad, un aumento del 6,5% respecto a 2022, regresando a niveles anteriores a 2020 y 2021. Cataluña lideró con el 17,7% de las solicitudes, seguida por la Comunidad de Madrid (16,3%) y la Comunidad Valenciana (15,2%).

Los sectores con mayor número de solicitudes fueron Mobiliario y Juegos e Ingeniería civil, con aumentos del 12,1% y 18,4%, respectivamente. El porcentaje de mujeres inventoras fue del 16,9%, siendo menor que en las patentes, y en el 29,8% de los modelos de utilidad presentados hubo al menos una mujer inventora.

Signos distintivos: Marcas y nombres comerciales

Marcas

Durante 2023, se presentaron 48.773 solicitudes de marcas nacionales (1.495 de no residentes en España).

Entre los mayores solicitantes se destacó la Corporación de Radio y Televisión Española, con 116 solicitudes seguida del Ayuntamiento de Madrid (63) y la Universidad Complutense (49).

Como en años anteriores, el mayor número de solicitudes de marcas se produjo en la clase “Publicidad; Gestión Comercial y Administrativa” correspondiente a la clasificación de Niza.

Nombres Comerciales

En 2023, se solicitaron 15.124 nombres comerciales, un incremento del 21,5% respecto a 2022, la cifra más alta registrada.

En la Comunidad de Madrid es donde más signos distintivos se han solicitado.

Diseños Industriales

Se solicitaron 14.590 diseños industriales en 2023, un aumento del 33,6% respecto al año anterior, una cifra que destaca por encima del resto.

Las comunidades con más solicitudes fueron Cataluña (22,4%) y la Comunidad Valenciana (19,8%).

Las clases de la Clasificación de Locarno con mayor actividad fueron Artículos de Vestir y Mercería, Símbolos Gráficos y Objetos de Adorno.

Este informe subraya la importancia del registro de intangibles y refleja la vitalidad y diversidad del ámbito de la Propiedad Industrial en España.

• El examinador denegó la solicitud alegando que la marca carecía de carácter distintivo, estimando, en particular, que el mensaje transmitido era informativo.
• En apelación, Skechers alegó, entre otras cosas, que no existe conexión entre «calzado» y el signo.

• La Sala de Recurso reconoció el carácter distintivo del signo, considerando que no representaba los productos para los que se solicitaba la protección.

En el asunto R 2246/2023 4, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO ha declarado que una marca tiene un grado suficiente de carácter distintivo cuando el mensaje que transmite no es básico, común o universal, y no será interpretado como tal.

Antecedentes

El 17 de febrero de 2023, Skechers presentó una solicitud de registro de marca de la Unión Europea para el signo figurativo que se muestra a continuación, solicitando protección para productos de la clase 25 (calzado):

El 3 de marzo de 2023, el examinador denegó la solicitud por considerar que la marca consistía en una figura detrás de un signo de prohibición general, que sería percibida por el público relevante como un pictograma y no como una marca identificativa del origen comercial de los productos, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 de marca de la Unión Europea.

El 29 de junio de 2023, Skechers presentó sus observaciones en respuesta, rechazando el argumento de que la marca solicitada consistía en un pictograma que transmitía inmediatamente información sobre las características de los productos y servicios en cuestión.

El 29 de septiembre de 2023, el examinador denegó la solicitud, insistiendo en que el mensaje transmitido por el signo era informativo.

El 10 de noviembre de 2023, Skechers interpuso un recurso contra la resolución. Mediante resolución de 5 de abril de 2024, la Cuarta Sala de Recurso estimó el recurso.

Resolución

En opinión del examinador, el consumidor no tenía que llevar a cabo ningún proceso mental al percibir la marca, que se percibiría como una mera instrucción de uso: se vería como una indicación de que el usuario no necesita agacharse para ponerse el calzado porque los zapatos están diseñados para meterse/deslizarse dentro. Por lo tanto, el examinador consideró que el signo solicitado carecía de carácter distintivo.

Estas afirmaciones fueron desestimadas por la Sala de Recurso, ya que la marca solicitada no representaba el calzado para el que se solicitaba protección. Por lo tanto, no estaba claro cómo podía considerarse que la figura se agachaba para ponerse el calzado, ya que un brazo en forma de bastón estaba situado en la parte posterior de la figura y el otro antebrazo miraba hacia delante.

Como citó el examinador en la notificación de los motivos de denegación de la solicitud:

“La marca solicitada transmite la información de que los usuarios no necesitarán agacharse para ponerse los zapatos porque éstos están diseñados para calzarse. Por lo tanto, no es necesario abrocharse los cordones… etc.”

Sin embargo, tanto la Sala de Recurso como Skechers coincidieron en que esta interpretación iba demasiado lejos.

Además, la Sala consideró que el mensaje que el examinador atribuyó únicamente a la figura requería pasos adicionales o alguna invención en el contexto de los productos (calzado). Como Skechers mencionó en sus observaciones de réplica, un grado mínimo de carácter distintivo es suficiente para superar el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b).

Comentarios

Esta decisión arroja luz sobre la consideración que debe darse a los elementos que componen una marca para determinar si existe un grado mínimo de carácter distintivo suficiente para que el consumidor perciba el origen comercial de los productos en cuestión.

Además, la resolución determina que no pueden exigirse pasos adicionales o alguna invención en el contexto de los productos a la hora de evaluar el carácter distintivo del signo. La consideración relevante es si el mensaje transmitido no es básico, común o universal y no será interpretado como tal.

Cualquier interpretación que permanezca en la esfera subjetiva y no pueda justificarse por la existencia de un vínculo directo y claro entre el signo y el producto/servicio reivindicado no se tendrá en cuenta para denegar una solicitud de marca.

Paloma Querol, Asociada en ELZABURU

Originalmente publicado en WTR el 03 de junio de 2024

En un mundo cada vez más globalizado, cualquier marca con éxito en su país de origen puede intentar crecer extrapolando su modelo de negocio a otros mercados. Y, en ese caso, es muy importante desarrollar una correcta estrategia de internacionalización, protección, en algunos casos de explotación de la marca o incluso de defensa frente a terceros.

Pero, crear una marca global es mucho más que exportar a otros países un modelo de negocio probado y posiblemente exitoso en el país natal. Una marca ha dejado de ser un signo, un nombre, un slogan o un logotipo para convertirse en la promesa de valor de una organización.

Las marcas hoy en día no son sólo elementos necesarios para distinguir unos productos o servicios de los de otras compañías del mercado o para conocer su origen empresarial, sino que son, algunas de ellas, agentes transformadores de nuestro bienestar colectivo y motor del progreso social.

Con el valor de la marca no se juega

En este escenario, la decisión de internacionalizar una marca es un asunto delicado que hay que acometer con sumo cuidado para garantizar su correcto desarrollo.

En determinados sectores resulta una decisión especialmente importante, porque la marca puede llegar a convertirse en el principal activo y más valioso de una empresa. Pensemos en algunas marcas por todos conocidas en sectores como el biosanitario y farmacéutico, el universo del lujo, la moda o la perfumería, la industria tecnológica, ingeniería o de la hostelería o alimentación.

En cuanto a las decisiones jurídicas y legales a tomar, hay una serie de aspectos que no se pueden obviar a la hora de llevar a cabo la internacionalización de una marca:

• La más evidente e inmediata es la búsqueda de asesoramiento experto en marca internacional y en el extranjero.
• El primer paso para acometer sería la solicitud de la protección. La primera solicitud de marca, por lo general, se hará en el país en el que nace el negocio y salen al mercado los primeros productos y/o servicios con la marca escogida.
• A partir de esa primera solicitud, podremos extender la marca a otros países, buscando las fórmulas más eficientes y que se ajusten al plan estratégico de la empresa, del posible uso de la marca y a las leyes del país o países elegidos.
• Hay que confirmar que la estrategia marcaria no entra en conflicto con otros derechos y respeta las estrategias de protección de otros bienes intangibles (patentes, diseños) cuya protección se pueda solapar con la marca en el mismo producto o servicio.

Los 10 pasos indispensables para el éxito de la internacionalización

Aunque las estrategias variarán en función de las necesidades de cada empresa, hay 10 pasos ineludibles para garantizar una correcta internacionalización de una marca:

1. La primera, y quizás la más importante, es elegir el signo con el que se van a marcar los productos y/o servicios y su finalidad. Aquí se debe mantener una coherencia empresarial y jurídica.
2. Decidir cuáles son los mercados en los que una empresa opera o va a operar; es decir, los mercados prioritarios y de principal interés. En ellos, habrá que tomar una serie de decisiones para proteger los derechos de marca.
3. Será crucial comprobar si la marca está disponible en todos los mercados en los que el producto o servicio va a estar presente.
4. Además de otras cuestiones empresariales, como puedan ser objetivos de marketing, de los obstáculos que se detecten en un determinado país partirá un plan de marca homogénea o, por el contrario, un plan de marca heterogénea que se adapte bien a los mercados y a las necesidades empresariales.
5. Estrategia de uso. La marca se ha de registrar de forma coherente con la forma en la que se va a presentar en el mercado, y viceversa. Las incoherencias generan conflictos y atraen problemas, hasta el punto de que una decisión incoherente entre uso y registro puede conllevar la pérdida de un derecho. Hay que tener en cuenta también quién, cómo y cuándo se va a usar la marca.
6. Decidir si la gestión de la marca va a ser directa o indirecta. Si la marca es fuerte y el uso lo pueden hacer también terceros distintos al titular del que se puedan percibir royalties, será necesario establecer una relación con los agentes locales (distribuidores, licenciatarios, cesiones…) y desarrollar un plan contractual sólido.
7. Los olvidos salen caros: Si se protege la marca, pero no se obtiene el registro del dominio, o a la inversa, existe un grave problema. Una buena estrategia internacional no puede descuidar ninguno de estos aspectos en un mundo en el que la presencia fácilmente localizable online es casi obligatoria.  
8. Si la marca es sensible frente a ilícitos, una protección sólo registral puede resultar insuficiente. Por tanto, es importante estructurar un plan fuerte de defensa y protección de la marca que incluya también medidas eficaces en fronteras y aduanas. Una buena estrategia de marca debe ser 360º.
9. En el mundo actual, con fuerte presencia de Internet, RRSS, metaverso, etc., es recomendable contratar un servicio de detección de ilícitos y diseñar un plan para perseguirlos y evitarlos, especialmente en algunos sectores más sensibles a las falsificaciones o usurpaciones de marca.
10. Confirmar que se cumple con toda la regulación del sector. De nada sirve una buena estrategia de marca si se incumplen las normas para poner el producto o servicio en el mercado. La marca farmacéutica es un ejemplo paradigmático de ello.  

Así pues, antes de internacionalizar una marca, es preciso anclar los cimientos para intentar lograr un crecimiento prometedor de uno de los mayores activos de una empresa. Es preciso contar con ideas claras, ser cautos y procurar seguir estos pasos. En todo caso ir acompañados de expertos acreditados en la materia.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

Sudán del Sur, con capital en Yuba, se escindió de Sudán (con capital en Jartum) el 5 de diciembre de 2005. Sin embargo, la independencia oficial no se produjo hasta enero de 2011 cuando Sudán del Sur se convierte en el país más joven del mundo hasta la fecha, y también uno de los más frágiles e inestables tras una interminable guerra civil de casi una década.

En ese lento, pero tan anhelado, despertar del continente africano, continente lleno de oportunidades y riquezas truncadas por infinitas circunstancias, Sudán del Sur es riquísimo en petróleo y podría algún día dejar atrás la cola del desarrollo y convertirse en una tierra de grandes oportunidades para sus nacionales e inversores extranjeros. ¡Ojalá sea así!. Cuánto por levantar y por construir y cuántos desafíos que superar.

En un contexto de esperanza, esperamos sine die la promulgación de una Ley de Marcas ya anunciada en 2015 que se demora casi diez años.

Hace unas semanas conocíamos de nuestros colegas locales de confianza la noticia de una nueva apertura del procedimiento de reserva de marcas en este país del África oriental. Cabe insistir en que la Ley de Marcas no ha sido promulgada y en que ya en el 2017 se produjo una apertura que finalmente quedó en suspenso por múltiples desafíos.

Sin embargo, a día de hoy, para aquellos titulares que demuestren una actuación de buena fe, vuelve a surgir la oportunidad de efectuar una reserva de marcas ante el Ministerio de Justicia y Asuntos Exteriores. El procedimiento resulta relativamente sencillo y no difiere en exceso de lo que se exigiría para la solicitud de marca en otros países. Es preciso acreditar la buena fe demostrando la solidez del titular y la existencia de registros en otros países, lo cual pasa por aportar documentos de diferente naturaleza y costes. La validez de dicho depósito quedará a expensas de la promulgación de la Ley de Marcas cuando eventualmente se produzca si no cambian las circunstancias y los acontecimientos.

Cristina Arroyo, Directora de Marcas en el Extranjero.