La adhesión de China al Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales ya es una realidad. 

Largamente esperada, por fin la adhesión de China al Acuerdo de La Haya para la protección de diseños internacionales tuvo lugar el 5 de febrero de 2022, de modo que el Acta de 1999 entrará en vigor en ese país el 5 de mayo de 2022.

La incorporación de China hace que el sistema de La Haya sea más atractivo para aquellos solicitantes que deseen protección en numerosos países. El número total de estados pertenecientes al sistema es actualmente de 94, incluyendo los principales mercados del mundo.

Por tanto, a partir del 5 de mayo de 2022 también será posible obtener protección por diseño en China mediante una solicitud internacional de dibujo o modelo industrial por el sistema de La Haya. Los solicitantes del país asiático tendrán más sencillo extender sus diseños fuera de su territorio, y, a la vez, los solicitantes de otros países podrán extender sus diseños de manera más fácil al mercado chino, uno de los mayores del mundo en casi todos los sectores.

Esta incorporación no es aplicable a los territorios de Hong Kong y Macao, donde seguirá siendo necesario solicitar localmente protección para los diseños.

La adhesión de China se suma a las principales ventajas que aporta el registro internacional, y que son las siguientes:

• Centralización del procedimiento y de las renovaciones ante la Oficina Internacional de la OMPI.
• Pago de un único conjunto de tasas, que normalmente resulta más económico que presentar varias solicitudes nacionales.
• Facilidad en la gestión de los cambios de nombre o dirección del titular y en los cambios de titularidad.

Autor: Pedro Saturio 

En los últimos años, se ha disparado el número de países que se ha adherido al Sistema de Madrid. Es especialmente relevante el ritmo al que el continente americano está incorporando miembros al Protocolo y con ello surgen nuevas oportunidades para la protección de las marcas de titulares con intereses en la parte oeste de nuestro mundo.

Jamaica ha sido el último país que ha anunciado su incorporación al Protocolo de Madrid cuya entrada en vigor está prevista el 27 de marzo de 2022.

La influencia norteamericana (EEUU y Canadá principalmente) en las relaciones comerciales es especialmente intensa en este país. Y, pese a que Jamaica, a nivel internacional no sea un gran mercado marquista ni se pueda esperar un gran consumo de bienes extranjeros, es sin duda un importante centro turístico internacional en el que la presencia hotelera española es muy relevante. También es un gran productor y exportador de caña de azúcar, especias y frutas, café, tabaco y cannabis (mercado de gran expansión en la industria farmacéutica y terapéutica) y, como no, de música reaggae del que es la cuna, templo y referente universal.

Autora: Cristina Arroyo

Desde el año 2019, la Oficina de Patentes y Marcas estadounidense (USPTO) exige la intervención de un abogado local en la gestión de los expedientes de marca y la aportación de una dirección de correo-e del titular, como requisito para el depósito de marcas ante la Oficina. Asimismo, la Oficina ha venido reservándose el derecho a requerir, aleatoriamente, pruebas adicionales de uso de las marcas registradas.

En esta línea, el siguiente paso se producirá el 27 de diciembre de 2021, cuando despliegue sus efectos la “Trademark Modernization Act (TMA)” promulgada hace un año. Posiblemente, este será uno de los hitos más importantes en los últimos años en la práctica marcaria de los Estados Unidos de América.

El TMA modifica la Ley en dos aspectos principales, introduce nuevos procedimientos que simplifican la cancelación de marcas cuyo uso es inadecuado y modifica algunas cuestiones en procedimientos que ya existían.

En lo que respecta a los procedimientos creados “ex novo”, a lo largo de estas líneas nos centraremos en los dos fundamentales, pues posiblemente alteren el actual escenario de la Oficina al pretender, en palabras de colegas norteamericanos, una “limpieza del registro”: “Ex Parte Expungement and Re Examination Proceedings”.

La finalidad de ambos es el correcto funcionamiento de la Oficina, “hacer hueco y ganar espacio” para el registro de marcas de titulares que usen legítimamente sus marcas, impedir el acceso al registro de marcas que no se usen o cuyo uso sea inadecuado.

Ambos procedimientos constituyen una alternativa más rápida, fácil y barata a la judicial – desorbitadamente onerosa en EE.UU- para cancelar marcas. Y es por ello que, en una jurisdicción con larga trayectoria y cultura de defensa de la Marca, podríamos encontrarnos con nuevas dinámicas en las estrategias de protección de las marcas.

• Por medio del Expungement, cualquiera (incluso la propia Oficina) puede solicitar un pronunciamiento sobre la inexistencia de uso en el comercio de una marca. Este procedimiento persigue una declaración de ausencia total de uso en el comercio respecto de una marca registrada, para todos o parte de los productos y/o servicios reivindicados. La obtención de una resolución negativa en un procedimiento de Expungement supondría que la marca nunca se ha usado para todos o alguno de los productos o servicios.
  Se podrá solicitar tal petición respecto de una marca, entre los 3 años y 10 años desde la fecha del registro. Sin embargo, hasta el 27 de diciembre de 2023, es posible hacerlo respecto de cualquier marca de 3 años o más. Cabría interpretar este plazo excepcional, como una suerte de incentivo para cancelar marcas o bien para fomentar que los titulares ajusten sus registros a su verdadero uso.

• Por su parte, el Re Examination faculta a un tercero (también a la propia Oficina), para solicitar la cancelación de algunos o todos los productos y/o servicios de una marca sobre la base de que dicha marca no estaba en uso en la fecha de presentación de la solicitud o antes de la fecha límite para presentar la declaración de uso cuando corresponda.

No hay que olvidar que el sistema de marcas estadounidense se basa en el principio “First to use” y que, en función de la base reivindicada en la solicitud de marca, se exigirá la acreditación del uso antes o después. Por tanto, el plazo relevante a estos efectos dependerá de la reivindicación sobre el uso que se haya efectuado en cada caso particular.

No cabe duda de que la protección de marcas en EE. UU va a exigir a los titulares un mayor esfuerzo en la selección de sus planes de protección, una visión sumamente realista y veraz del uso que se pretenda llevar a cabo de las mismas,  unos enunciados de productos y servicios muy afinados y una prueba sólida y suficiente.

En consecuencia, a partir del 27 de diciembre de 2021, los titulares ya no sólo deberán pasar la criba de las declaraciones juradas de uso, sino que existirá un riesgo de cancelación de marcas a instancia de terceros o de la propia Oficina.

El TMA también matiza aspectos relativos a procedimientos ya existentes:

Así, en los procedimientos de cancelación de marcas ante el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), se añade como motivo de cancelación que una marca registrada nunca se haya usado en el comercio. Este motivo se puede aducir tras los primeros tres años desde la fecha de registro.

Aunque no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022, en la resolución de acciones oficiales señaladas por la Oficina, resulta especialmente relevante, la flexibilización y acortamiento que incorpora el TMA. Los plazos para contestar a una acción oficial, serán de tres meses en vez de los holgados 6 de los que se dispone aún todavía.

Finalmente, nos parece destacable también resaltar la introducción de un plazo de dos meses para que terceros presenten, las llamadas en EE. UU, “Letter of Protest” (una suerte de Observaciones o solicitud de prueba) en relación con un motivo de denegación para el registro de una marca, en los procedimientos de examen.

Sin duda, se trata de cambios relevantes con los que se busca no desvirtuar el registro de marcas y la buena marcha del mercado americano, y que, en algunos casos, afectarán a las estrategias diseñadas por los titulares para la defensa y protección de las marcas y también a su mantenimiento, en una jurisdicción esencial para las carteras de titulares de todo el mundo.

Autora: Cristina Arroyo

Emiratos Árabes Unidos ha firmado el documento de adhesión al Protocolo de Madrid que entrará en vigor el próximo 28 de diciembre de 2021. Con este país, suman 125 en el Sistema de Madrid y 3 de ellos son miembros del Consejo de Cooperación para los países Árabes del Golfo. Ya pertenecían al sistema, Omán y Bahréin.

Este país del Golfo Pérsico es uno de los países más ricos del mundo y uno de los 5 con renta per cápita más alta. La riqueza se concentra fundamentalmente en los dos emiratos más grandes, Dubái (el más cosmopolita) y Abu Dabi (más conservador y capital del país) y se sustenta fundamentalmente en la explotación de petróleo y gas natural, aunque en los últimos tiempos cobran mucha importancia el turismo, los sectores financiero e inmobiliario y la construcción. Juega un papel clave y estratégico en la diplomacia de Oriente Medio y mundial, y es una de las puertas de entrada principales hacia Asia.

Su estabilidad y riqueza lo hacen atractivo para la inversión extranjera y el comercio internacional, resultando ser especialmente relevante el mercado del lujo.

Uno de los obstáculos que presenta la vía nacional para la protección de marcas en el país emiratí es el alto coste de los servicios jurídicos locales y de las tasas oficiales, sumamente elevados en algunos casos. Aún se desconoce el precio de la tasa para las solicitudes internacionales en Emiratos Árabes Unidos y es casi seguro que el país se haya reservado el cobro de una tasa individual, pero seguramente la incorporación a la vía internacional suponga una ventaja económica para los titulares a la hora de proteger marcas.

Autora: Cristina Arroyo

Los diseños en China (llamados “patentes de diseño” en aquel país) se encuentran amparados por la Ley de Patentes de la República Popular China [en inglés]. Este texto legal entró en vigor en 1985 y ha sido reformado en 1992, 2000 y 2008.

El 1 de junio de 2021 va a entrar en vigor una cuarta reforma con modificaciones importantes referentes a los diseños. En efecto, se hacía necesario actualizar algunos aspectos de la protección del diseño industrial en China para lograr, entre otros propósitos, su armonización con los sistemas de protección del diseño industrial en las principales oficinas del mundo. De este modo, se podrá facilitar la protección de los diseños extranjeros en China y, a la vez, mejorar la protección de los diseños de solicitantes chinos en otros países y Oficinas.

Esta reforma también hay que enmarcarla en los preparativos de China para adherirse al Sistema de La Haya para la protección de diseños internacionales, ya que, tras las adhesiones de la EUIPO, Corea del Sur, EE.UU. y Japón, China es el único de los países del IP5 (que incluye las cinco principales Oficinas de Patentes del mundo) que aún no lo ha suscrito.

Tampoco hay que olvidar la importancia de China a nivel mundial en el número de solicitudes de diseño presentadas. Durante los últimos años la CNIPA ha sido con diferencia la Oficina de Patentes que ha recibido un mayor número de solicitudes de diseño. A modo de ejemplo, tanto en 2018 como en 2019 se superaron las 700.000 solicitudes anuales de diseño en China, lo que supuso más del 50% de todas las solicitudes de diseño a nivel mundial.

Los principales cambios que afectarán a los diseños en China se pueden resumir en los siguientes puntos:

1.- Ampliación de la duración de la vida legal de los diseños a 15 años.

El Artículo 42(1) de la Ley de Patentes amplía su vida legal de 10 a 15 años, siempre desde la fecha de presentación de la solicitud de diseño en China.

Esta ampliación del plazo de protección del diseño en China viene motivada por el Arreglo de La Haya, que requiere que los Estados Contratantes del mismo tengan un periodo de protección mínimo de 15 años para sus diseños nacionales.

2.- Posibilidad de protección por diseño para las partes de un producto.

El Artículo 2(4) de la Ley de Patentes ha sido modificado para incluir en la definición de “diseño” la posibilidad de que este se refiera a “la totalidad o una parte” de un producto.

Esta modificación permite ampliar el alcance de protección de los diseños a los diseños parciales o a los diseños de una parte de un producto.

Con esta nueva disposición, por ejemplo, se podrá proteger con mayor seguridad el diseño de una parte de un producto, sin necesidad de proteger el diseño de todo el producto. Actualmente es necesario representar el producto completo en trazo continuo, pero tras la reforma será posible mostrar en trazos continuos solamente la parte a proteger y en trazos discontinuos aquellas partes del producto para las que no se desea protección.

Se espera además que esta nueva posibilidad de protección para diseños parciales o para una parte de un producto permita incentivar la presentación de nuevas solicitudes de diseño, mejorando de este modo la protección frente a posibles infractores. En efecto, a partir de la reforma solamente será necesaria la copia de la parte protegida (por ejemplo, la suela de un calzado, o el mango de una herramienta), y no de todo el producto para poder entablar actuaciones frente a posibles infracciones.

Esta disposición permitirá alinear la práctica en China con las de los otros países del IP5, ya que en todos ellos es posible actualmente la protección para las partes de un producto.

3.- Posibilidad de reivindicación de prioridad interna para diseños.

El Artículo 29(2) de la Ley de Patentes introduce la posibilidad de reivindicar la prioridad interna de una solicitud anterior de diseño en China, dentro del plazo de 6 meses, con el objeto de permitir una presentación mejorada de una solicitud de diseño posterior.

Con el sistema actual, si un solicitante presenta una solicitud de diseño en China, y el diseño sufre mejoras o modificaciones, es necesario presentar una nueva solicitud de diseño. En el caso de que el diseño mejorado se diferencie en cambios relativamente menores, su solicitud de diseño resultaría vulnerable debido a la existencia de la primera solicitud.

Con la introducción de la posibilidad de reivindicar la prioridad interna de los diseños en China se evitan esos inconvenientes, ya que una vez creado el diseño el solicitante podrá presentar una primera solicitud de diseño para obtener una fecha de presentación más temprana, y luego mejorarlo dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la primera solicitud, reivindicando su prioridad.

En resumen, la reforma del sistema de protección para los diseños industriales en China supone un avance significativo que permitirá incentivar la innovación en el campo del diseño y mejorar su seguridad jurídica. Otros aspectos susceptibles de modificación, como ampliar la posibilidad de solicitudes múltiples de diseño, o la elaboración de un examen sustantivo o una búsqueda de diseños anteriores durante la tramitación, no han sido incluidos. Quizá en una próxima reforma.

Autor: Pedro Saturio

Los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas (o nombres comerciales) son muy habituales y ha habido siempre un importante debate, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sobre la relación y diferencias entre ambas figuras y, concretamente, sobre el alcance que tiene el derecho de exclusiva que confiere un registro de marca (o nombre comercial) frente a una denominación social que pudiera ser coincidente o similar a dichos signos.

Primero hay que precisar las diferencias entre una y otras figuras:

• La denominación social es el nombre que sirve para identificar a las empresas en el tráfico jurídico (normalmente figurará en la documentación de la compañía que se refiera a sus relaciones jurídicas como facturas, contratos, etc.). Se inscribe en el Registro Mercantil y su regulación se encuentra recogida en el Reglamento del Registro Mercantil.
• La marca es el nombre o signo que sirve para identificar los productos y servicios de una empresa en el mercado y distinguirlos de los de otras empresas, y el nombre comercial es el nombre o signo que sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de otras que realicen actividades similares o idénticas en el mercado. Ambas se inscriben en la Oficina Española de Patentes y Marcas y su registro confiere a su titular un derecho de exclusiva para utilizarlas en el tráfico.

¿Qué ocurre cuando una denominación social coincide o se asemeja a una marca o nombre comercial registrado? ¿Constituye dicha denominación social una infracción de estos últimos?

Las normas que resuelven este conflicto son las siguientes de la Ley de Marcas:

• La Disposición adicional 14ª
• El Artículo 34

La Disposición adicional 14ª de la Ley de Marcas establece una prohibición dirigida al Registro Mercantil: los órganos registrales mercantiles denegarán la denominación social solicitada si ésta coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados.

A tenor de dicha norma, es claro, por tanto, que una nueva solicitud de denominación social no puede chocar con una marca o nombre comercial renombrados. Pero ¿qué pasa cuando la marca o el nombre comercial no son renombrados? ¿o cuando esa denominación social ya está registrada en el Registro Mercantil? ¿Puede el titular de la marca o nombre comercial invocar sus derechos de exclusiva para pedir la cancelación de la denominación social o impedir su uso?

En este otro caso, hay que acudir al artículo 34 de la Ley de Marcas, que es el precepto que regula los derechos conferidos por el registro de marca o nombre comercial. Pues bien, según este precepto, para que el titular de la marca o nombre comercial pueda prohibir que un tercero utilice un signo, deben cumplirse varios requisitos cumulativos, de los cuales, a los efectos del tema que nos ocupa, nos interesa destacar los siguientes:

• El uso debe ser en el tráfico económico.
• Y el uso debe ser en relación con productos o

De lo anterior se deduce que:

• El mero registro de una denominación social en el Registro Mercantil no constituye por sí mismo una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que el titular de éstos pueda prohibir. Es necesario que dicha denominación social se utilice en el tráfico económico, esto es, en el mercado.
• El mero uso de la denominación social como tal, esto es, para la finalidad que le es propia, que es la de identificar a la empresa en el tráfico jurídico, no puede constituir una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que faculte a sus titulares a prohibir tal uso. Es necesario que el uso de dicha denominación social se realice en relación con productos o servicios.

Se tratará, a la postre, de un uso impropio de la denominación social, pues, como se ha apuntado antes, no es ese el fin para el que está destinada (fines propios de las marcas y nombres comerciales), que es identificar a la empresa en el tráfico jurídico.

En resumen, el titular de una marca o nombre comercial registrados podrá prohibir que se utilice una denominación social siempre que (además de otros requisitos de infracción -confusión, etc.-) dicha denominación social: (i) se utilice en el tráfico económico, y (ii) en relación con productos o servicios. La facultad de prohibir una utilización infractora de una denominación social la contempla también, expresamente, en el art. 34.3 (d) de la Ley de Marcas.

Por lo demás, la jurisprudencia ha confirmado los anteriores parámetros o requisitos. Es célebre en este asunto la Sentencia del TJUE C-17/06 Céline de 11 de septiembre de 2007 cuya doctrina sigue en vigor y siendo aplicada por nuestros tribunales nacionales.

Anteriormente publicado en Economist & Jurist

Autora: María Cadarso

Hacia el año 2015, se ha estado fraguando un nuevo sistema en el norte de Europa que pretende armonizar y unificar, hasta un cierto punto, el registro de marcas en Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. Se trata del llamado “Eurasian IP System” , en castellano, Sistema Euroasiático de Propiedad Intelectual.

El Sistema de Eurasia se crea fundamentalmente bajo el marco del “Eurasian Economic Union (EAEU)” y se basa en el “Treaty on the Eurasian Economic Union”. Por el momento sólo son miembros los cinco países mencionados, pero es muy posible que otros de la región vayan adhiriéndose con el tiempo.

Para nosotros los españoles y, en general, para el mundo occidental, los mercados orientales de nuestro continente quizá nos puedan parecer algo desconocidos, lejanos, poco relevantes o muy ajenos a nuestras vidas cotidianas muy centrados en la Unión Europea, América. Sin embargo, en el mundo, sobre todo en Asia, estos mercados tienen muchísima importancia. El mercado ruso mira de manera muy principal hacia Asia y este proceso de integración con otros estados de la región para impulsar sus economías lleva muchos años desarrollándose.

La alianza entre estos cinco Estados, pretende la consecución de un espacio económico libre y único en el que los bienes, capitales, servicios y personas circulen libremente dentro de un solo mercado y bajo el marco de una integración aduanera coordinada.

En lo que afecta a nuestra profesión, el nuevo sistema de registro de marcas está a punto de materializarse -estaba previsto para el 2020- como una oportunidad más para el registro y la protección de las marcas, pese a que aún hay muchos flecos por perfilar. Además de los objetivos lógicos de todo mercado común, da la impresión de que este nuevo sistema persigue también agilizar el registro de marcas en estas jurisdicciones.

Estableciendo una comparación con otros sistemas de registro conocidos, se trataría a grandes rasgos de un sistema más similar al Sistema de Madrid que al de la marca en la Unión Europea o al administrado por L’ Organization Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).  No es un sistema unitario por completo, sino un sistema que permite la obtención de un registro de marca para la consecución de un haz de registros nacionales pero que mantiene una cierta unidad y dependencia para algunos trámites y aspectos. Por tanto, desde el momento en el que entre en vigor este nuevo registro, constituirá una fórmula estratégica más para la protección e internacionalización de las marcas.

Se conocen ya algunas características del que será el Sistema de marcas Euroasiático. Compartimos algunas pinceladas:

1. La solicitud será única y se depositará ante cualquiera de las oficinas de propiedad intelectual a elegir entre las de Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia.
2. Una de las oficinas de los Estados integrantes hará las veces de “oficina receptora” y será la encargada de realizar un examen formal de la solicitud.
3. El examen de fondo lo realizará cada oficina de propiedad intelectual en cada país.
4. Como no podía ser de otra forma, el idioma oficial será el ruso.
5. Para que una marca se conceda deberá resultar concedida en todos los países. Es decir, pese a que una vez concedida la marca se convierte en un haz de registros nacionales, deberá concederse por todas las oficinas. De lo contrario, será necesario transformar en registro Euroasiático en registros independientes nacionales.
6. La duración del procedimiento se estima que será de un 1 año aproximadamente.
7. Existirá un procedimiento de oposición con un plazo de 3 meses. La oposición se deberá presentar ante la oficina receptora en la que fue depositada la solicitud.
8. Se prevé que el uso de la marca en uno de los países pueda servir como prueba de uso en los demás.
9. No está claro cuál tendrá que ser la oficina ante la que se deba solicitar la renovación de una marca, pero cabe pensar, que también habrá de depositarse ante la oficina que recibió la solicitud de la marca.
10. Se desconoce si se prevé que la Marca Euroasiática entre a formar parte del Protocolo de Madrid. Por lo que no será posible hacer una designación de esta jurisdicción por la vía de Madrid, al menos en el corto-medio plazo.
11. Por el momento no existen Tribunales ni una administración euroasiática unitaria ni centralizada. Por tanto, las cuestiones administrativas, parece que hay que defenderlas ante la oficina por medio de la cual se ha solicitado la marca y las cuestiones judiciales, se conocerán por el juzgado nacional competente.

Será muy interesante conocer en qué manera conviven en la práctica este nuevo Sistema Euroasiático y el Protocolo de Madrid. La realidad es que el Protocolo de Madrid permite proteger las marcas no sólo en Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia, sino la práctica totalidad del norte de Europa y buena parte de Asia a través de un procedimiento parcialmente centralizado en las fases iniciales y que actualmente permite realizar una gestión más o menos centralizada de las carteras.

Autora: Cristina Arroyo

Previamente publicado en Economist & Jurist

Tras casi 30 años desde que se cerró la oficina de Propiedad Intelectual de Somalia, como consecuencia de la gravísima guerra civil, y gracias a un lentísimo pero imprescindible proceso de reconstrucción de un estado fallido, se ha establecido la Oficina de Propiedad Intelectual de Somalia (SIPO) en Mogadiscio.

Durante los años de inactividad y desprotección en asuntos de propiedad intelectual, expertos africanos desaconsejaban dedicar esfuerzos e inversión económica en la protección de los derechos de marca en este país, pues la inseguridad y escasez de garantías de toda naturaleza han sido totales. En ausencia de opciones legales y efectivas, algunos interesados publicaban avisos precautorios en periódicos en habla inglesa y somalí, una práctica informal de escasa eficacia en un contexto tan sumamente complejo como el somalí.

Pese a la apertura del Registro, aún existen algunas reservas sobre los fundamentos y soportes legales del sistema marcario somalí. ​Sin embargo, los expertos africanos ya se muestran abiertos a ofrecer esta jurisdicción como una más en los procesos de internacionalización en el continente. Se afirma que existen avances positivos, que se empieza a respirar una cierta estabilidad y reconocimiento de la constitución pre federal y que SIPO cuenta con objetivos definidos. ​Todo apunta a que podría haber una nueva ley de propiedad intelectual ​en 2021 (​si bien los plazos ​son inciertos en contextos como el somalí) y que ​podría introducir un sistema de registro de marcas sencillo, moderno, con el inglés como idioma oficial y un procedimiento de oposición.

Independientemente de lo anterior, muchas son aún las dificultades y connotaciones que se presentan en la región que cada interesado habrá de valorar, llegado el momento.

Autora: Cristina Arroyo

El 24 de febrero de 2021, se publicó en OMPI el anuncio de la adhesión de Pakistán (República Islámica de Pakistán) al Protocolo de Madrid.  Este país asiático hace el número 124 del Sistema de Madrid. Se ha incorporado, obviamente, por la vía del Protocolo de Madrid y se prevé que entre en vigor el 24 de Mayo de 2021.

Situado estratégicamente en el continente asiático, entre la India, Tayikistán, Afganistán, China, Irán, el Océano Indico,  el Mar de Arabia y el Golfo de Omán, es un país que históricamente ha tenido una importancia enorme en el comercio mundial y que además cuenta con una de las demografías más altas y diversas del mundo. Pese a su inestabilidad política y económica, ha crecido de manera considerable en los últimos años situándose entre las principales economías de Asia.

La inversión extranjera, al menos hasta la era Covid-19, estaba siendo una pieza clave para el desarrollo económico de Pakistán y es seguro que su adhesión al Sistema de Madrid contribuirá sobremanera a simplificar los trámites para la protección de los derechos de marca de empresas y operadores económicos extranjeros en este país una vez se estabilice el flujo económico mundial.

Autora: Cristina Arroyo

El Tribunal de Justicia ha dictado la sentencia de 11 de noviembre de 2020 (C-809/18 P; MINERAL MAGIC) en la que, por primera vez, ha tenido la oportunidad de establecer los requisitos que deben concurrir para la aplicación del artículo 8.3 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE).

Este precepto -que tiene su antecedente en el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París (CUP)- contempla el caso en el que un agente (persona vinculada comercialmente con el titular de una marca extranjera) solicita a su nombre la marca del titular extranjero sin contar con el consentimiento de éste. En términos coloquiales, es el supuesto que se denomina caso del “agente infiel”.

Los hechos que dan lugar a la sentencia que comentamos, se pueden sintetizar de la siguiente manera. La empresa inglesa JOHN MILLS solicitó la marca de la Unión Europea MINERAL MAGIC para distinguir varios productos de la clase 3. Con anterioridad a la solicitud, existía un contrato de distribución entre JOHN MILLS y la firma norteamericana JEROME ALEXANDER CONSULTING referido a productos comercializados con la denominación MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER. Apercibido de la presentación de la marca MINERAL MAGIC, la firma norteamericana presentó oposición alegando la aplicación del artículo 8.3 RMUE. Entre otras, alegó la existencia del registro de la marca estadounidense MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER también para productos de la clase 3.

La cuestión fundamental que se dilucidó ya ante la EUIPO, era si el artículo 8.3 RMUE se podía aplicar cuando, como en el presente caso, las denominaciones de la marca europea y la marca norteamericana no eran completamente idénticas y, tampoco resultaban idénticos- al menos en su totalidad- los productos distinguidos por ambas.

Al no existir la doble identidad, la División de Oposición de la EUIPO rechazó las pretensiones de la firma norteamericana. Sin embargo, el posterior recurso fue estimado por la Sala Primera de Recursos de la EUIPO por lo que la marca MINERAL MAGIC quedó, en ese momento, denegada. La Sala hizo una interpretación flexible del supuesto contemplado en el artículo 8.3 RMUE declarando que también se podía aplicar cuando las marcas controvertidas fueran semejantes tanto en sus denominaciones  como en relación con los productos distinguidos..

Interpuesto el oportuno recurso por JOHN MILLS, el Tribunal General lo estimó mediante sentencia de 15 de octubre de 2018 (T-7/17). Fundamentalmente, el TG hace una interpretación literal del artículo 8.3 RMUE que habla de “dicha marca”  lo que supone –a juicio del TG- que la marca extranjera y la marca solicitada deben ser las mismas y, en consecuencia, idénticas. Asimismo, y para ratificar su tesis, el TG acude a los trabajos realizados durante la elaboración del Proyecto de Reglamento 40/94 de la Marca Comunitaria. En tales antecedentes constaba un documento donde, explícitamente, se indicaba que no había sido aceptada la propuesta de una delegación para que la disposición en cuestión se aplicara también a supuestos de marcas «similares» para productos «similares». Para el TG, siendo el artículo 8.3 tan claro en su redacción, no había necesidad de acudir a otras fuentes interpretativas como, por ejemplo, el artículo 6 septies CUP. Por eso, entendió que al haber solo una mera semejanza entre las marcas controvertidas no concurrían los presupuestos para aplicar el artículo 8.3 RMUE.

El TJ, al contrario, entiende que para aplicar el artículo 8.3 RMUE resulta imprescindible tener en cuenta el artículo 6 septies CUP, desde el momento en que la Unión Europea forma parte de la Organización Mundial del Comercio y, como tal, está obligada a cumplir con el ADPIC que, a su vez, declara que los artículos 1 a 12 del CUP deben ser respetados.

Pues bien, el TJ aunque reconoce que en la versión francesa (que es la auténtica) del artículo 6 septies CUP se utiliza la expresión «cette marque» a los efectos de designar la marca anterior,  no por ello han de dejarse de estudiar los antecedentes de la norma. En este aspecto, el TJ afirma que de las  Actas de la Conferencia de Lisboa de 1958 -que fue la Conferencia en la que se introdujo tal norma- se indica que una marca solicitada por el agente o el representante del titular de la marca anterior también puede quedar amparada por esa disposición cuando la marca solicitada sea similar a la referida marca anterior.

Es decir, el TJ no da por sentado que el artículo 8.3 RMUE (y su antecedente del 6 septies CUP) solo se aplica en el caso de la doble identidad y ya reconoce que, a priori, también puede ser aplicado en los supuestos de “semejanza”. Y en este aspecto, -y para mí este argumento es muy convincente-  el TJ claramente señala que “si el art. 8.3 RMUE solo se aplicase al supuesto de la identidad entre marcas (incluyendo también la identidad aplicativa) tal interpretación tendría el efecto de poner en tela de juicio la concepción general del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea en la medida en que tendría como consecuencia que el titular de la marca extranjera se vería privado de la posibilidad de oponerse, sobre la base del artículo 8.3, al registro de una marca similar por parte de su agente o representante, mientras que el agente o representante, una vez efectuado tal registro, estaría facultado, en virtud específicamente del artículo 8.1 b), para formular oposición a la posterior solicitud de registro de la marca inicial por parte de ese titular debido a la similitud de esta marca con la marca registrada por el agente o representante de ese mismo titular”.

Sobre la base de estos argumentos el TJ estima el recurso e incluso entra en el fondo del asunto de tal manera que considera que, en el presente caso, concurren los presupuestos aplicativos del artículo 8.3 RMUE y, por tanto, las marcas resultan incompatibles.

En definitiva podemos concluir afirmando que esta sentencia tiene gran trascendencia pues confirma cuáles son los requisitos necesarios para que el titular de una marca extranjera pueda impedir el registro de una marca posterior cuya petición ha realizado su agente o representante. En forma resumida, podemos señalar que tales requisitos -que deben concurrir de forma acumulativa-  son los siguientes.

1. 1. El primer requisito es que, específicamente en los países donde la marca se adquiere en virtud del registro, la persona que pretende hacer valer su derecho sea titular de una marca  en un país que forme parte del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio.

1. 1. El segundo requisito es que entre los titulares de las marcas exista con anterioridad a la solicitud de la marca impugnada una relación comercial. En este aspecto, hay conformidad en que los términos de “agente” o “representante” han de interpretarse de forma amplia; incluyendo, por ejemplo, al distribuidor como es el caso enjuiciado por la presente sentencia.

1. El último de los requisitos, que en definitiva es el que analiza la sentencia comentada, se refiere a que no es imprescindible la doble identidad entre las marcas enfrentadas, sino que también puede aplicarse en los supuestos de que exista semejanza entre los distintivos y similitud en los productos o servicios reivindicados en ambas marcas.

Si concurren tales requisitos resultarán de aplicación los artículos 8.3 RMUE y 6 septies CUP, a no ser que- como dicen los mencionados preceptos- el agente  pueda justificar su actuación o tenga autorización (que entiendo debe ser expresa) del titular de la marca extranjera.

Autor: Jesús Gómez Montero; Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu