La reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma que dónut y Donuts® no son lo mismo pone fin a un litigio iniciado en 2017 y lanza un mensaje contundente al mercado: la inclusión de un término en el diccionario no elimina, por sí sola, la protección jurídica de una marca registrada. Esta resolución, de enorme relevancia para empresarios, directivos y responsables legales, aclara los límites del uso descriptivo y refuerza la protección de las marcas renombradas en España.
La decisión del Alto Tribunal, dictada por la Sala de lo Civil el 28 de octubre de 2025, estima que el uso del término “Donut” por un tercero no fue un uso descriptivo leal y vulneró los derechos marcarios del Grupo Bimbo, titular de la conocida marca Donuts®.
Origen del litigio: ¿uso genérico o infracción de marca?
Atlanta Restauración Temática utilizó el término «Donut» en su página web para describir unas rosquillas comercializadas bajo su propia marca, pese a no ser titular de derechos sobre dicha denominación. A juicio de la demandada, se trataba de un uso meramente descriptivo de un producto de bollería.
Sin embargo, Bakery Donuts (actualmente Bimbo Donuts Iberia) consideró que ese uso suponía un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca Donuts®, una marca de renombre con más de 70 registros en la OEPM que incluyen dicha denominación.
Tras una primera sentencia desestimatoria en primera instancia y su confirmación en apelación, el Tribunal Supremo, en esta reciente sentencia, revisa el asunto en casación y fija doctrina en materia de marcas renombradas.
Dónut vs. Donuts®: lexicalización no es vulgarización
Uno de los argumentos centrales del litigio fue la inclusión del término “dónut” (con tilde) en el Diccionario de la Real Academia Española. El Tribunal Supremo aclara una cuestión clave:
- La RAE reconoce expresamente el origen marcario del término.
- Esa inclusión supone una lexicalización, pero no implica pérdida de carácter distintivo ni vulgarización de la marca.
El Alto Tribunal distingue con precisión entre:
- Lexicalización: incorporación de un término al lenguaje común.
- Pérdida de distintividad: proceso de uso generalizado que convierte una marca en un término genérico, lo que aquí no se ha producido.
Por tanto, Donuts® sigue siendo una marca plenamente protegida, aunque exista el término “dónut” en el lenguaje cotidiano.
Los límites del uso descriptivo según la Ley de Marcas
Artículo 37 LM: el requisito de la lealtad
La sentencia se apoya en el artículo 37 de la Ley de Marcas, que permite el uso descriptivo de signos ajenos solo si se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.
El Tribunal Supremo concluye que, en este caso, no concurría dicha lealtad, especialmente por tratarse de una marca renombrada. Incluso un uso aparentemente descriptivo puede ser ilícito si:
- Genera un vínculo mental con la marca protegida.
- Produce dilución del carácter distintivo.
- Supone pérdida de prestigio.
- Implica parasitismo, es decir, beneficiarse del poder de atracción de la marca sin aportar valor propio.
Detalles relevantes valorados por el Tribunal
El Supremo destaca varios elementos que refuerzan la infracción:
- El uso del término “DONUT” en mayúsculas, coincidiendo con la forma registrada.
- La ausencia de la tilde y la minúscula (“dónut”) recogida por la RAE.
- La existencia de alternativas descriptivas válidas, como “roscos”, “rosquillas” o “berlinas”, que habrían evitado el uso de la marca ajena.
Preguntas frecuentes sobre litigios de marcas renombradas
¿Puedo usar una palabra si aparece en el diccionario?
No necesariamente. Que un término figure en la RAE no autoriza su uso ilimitado en el tráfico económico, especialmente si coincide con una marca registrada y renombrada.
¿El uso descriptivo siempre es lícito?
No. El uso descriptivo debe ser leal y no perjudicar los intereses legítimos del titular de la marca. En marcas de renombre, el nivel de exigencia es mayor.
¿Es necesario que haya confusión para que exista infracción?
No en el caso de marcas renombradas. Basta con que el uso evoque la marca y genere un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su valor.
¿Qué consecuencias puede tener una infracción de este tipo?
El cese inmediato del uso infractor y, en determinados casos, indemnización. En este asunto, el Tribunal no concede daños y perjuicios por tratarse de un uso limitado y ya retirado.
¿Analizó el Tribunal Supremo el concepto de secondary meaning en esta sentencia?
No. El Tribunal Supremo no entró a analizar el concepto de secondary meaning ni fundamenta su decisión en la adquisición de distintividad sobrevenida. El análisis jurídico se centró exclusivamente en los límites del uso descriptivo previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas y en la exigencia de que dicho uso sea leal, especialmente cuando se trata de una marca renombrada.
Un precedente clave para la estrategia empresarial
Esta sentencia sienta un precedente relevante en propiedad industrial, al dejar claro que:
- La presencia de una marca en el lenguaje cotidiano no debilita automáticamente su protección.
- Las empresas deben extremar la cautela al utilizar términos coincidentes con marcas renombradas, incluso con fines descriptivos.
- La estrategia de branding y comunicación comercial debe analizarse siempre desde una perspectiva jurídica preventiva.
En Elzaburu contamos con una amplia experiencia en litigios de propiedad industrial e intelectual y en el asesoramiento estratégico para la protección de activos intangibles. Nuestro equipo acompaña a las empresas en la prevención de riesgos legales y en la defensa de sus derechos de marca, patentes, diseños industriales y derechos de autor, con un enfoque riguroso y orientado a la seguridad jurídica.
María Cadarso, Asociada Senior especializada en Litigios.
